INVENCIONES CON CARÁCTER, TÉCNICAMENTE.
En el mundo infinito de la creatividad, no todo son invenciones. Según las leyes, tanto las Españolas como las Europeas, sólo las invenciones son patentables, siempre –claro está- que cumplan los requisitos establecidos. En concreto, la ley 11/1986 de 20 de Marzo, más conocida como Ley de Patentes (LP), en su artículo primero, contempla únicamente la protección de invenciones industriales. También el Convenio Europeo de Patentes (EPC, siglas del Inglés) de una manera menos evidente, mediante el requisito de aplicación industrial, restringe la protección al ámbito de la industria. Esto tiene sentido, pues una patente no es otra cosa que un monopolio comercial de tiempo limitado, lo que no puede interesar más que a entidades productoras de productos comerciales, es decir: a la industria.
No obstante, existen productos en el mercado que aunque sean nuevos y su concepción haya requerido ingentes dosis de creatividad, no son, sin embargo, invenciones, y por lo tanto no pueden acogerse al privilegio del monopolio otorgado por una patente. Es el caso, por ejemplo, de la mayoría de los programas de ordenador.
Sabemos que para ser patentable, el objeto de la solicitud de patente ha de ser (1) una invención, que sea (2) nueva, tenga (3) actividad inventiva y (4) aplicación industrial. Lo que no sabemos es qué características han de confluir en una creación determinada, o en un producto, para que se considere una invención.
Si utilizamos el lenguaje para acotar el ámbito de aplicación de nuestras leyes y normas, entonces debemos -por razones de coherencia- admitir los límites intrínsecos a los términos que elegimos para acotar dicho ámbito. El Diccionario de la RAE nos indica que, en una primera acepción, inventar es hallar o descubrir algo nuevo o no conocido. Sin embargo, el artículo 4.4 LP dice claramente que “los descubrimientos no son invenciones”. En una tercera acepción, que no existe en el diccionario de la RAE, el diccionario del Inglés Merriam-Webster, dice que inventar es producir algo útil por primera vez mediante el uso de la imaginación o del pensamiento ingenioso y de la experimentación. No obstante, el artículo 52 EPC, en su versión inglesa, enumera una serie creaciones que se ajustan bien a esta definición y que, sin embargo, no constituyen invenciones patentables. De hecho, tanto el EPC como la LP evitan definir positivamente el término invención.
Según las Directrices para el Examen de Patentes (DEP) de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) así como las Guidelines for Examination (GL) de la Oficina Europea de Patentes (EPO, siglas del Inglés). Para que el resultado de nuestra creatividad constituya lo que llamamos “invención” ha de cumplir al menos un requisito positivo: tener carácter técnico (DEP-2006, pág 120 y GL, C-IV, 2.1). Con anterioridad, la cámara técnica de recursos de la EPO (TBA, del Inglés), en su decisión T 258/03, estableció que el término “invención”, en la definición de invenciones patentables que se da en el Artículo 52 EPC, ha de ser entendida como “materia que tiene carácter técnico”.
Este carácter no se ajustaría la acepción quinta de la definición del término ”técnico” según la RAE, “conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte”, ya que las creaciones estéticas, por mucha técnica que requieran, no son patentables a pesar de ser productos de mercado nuevos e ingeniosos. Tampoco las teorías científicas, a pesar de ser recurso imprescindible para cualquier ciencia. Según la decisión T1173/97 de la TBA, la corriente eléctrica generada por el funcionamiento de un programa de ordenador, no le confiere a este carácter técnico. Cuando se le preguntó a la alta cámara de recursos de la EPO (G03/08) si un elemento reivindicado ha de causar un efecto físico en el mundo real para que confiera carácter técnico a la reivindicación, esta cámara declaró que la pregunta era inadmisible, eludiendo la respuesta.
Así pues, si bien todos intuimos qué puede ser esto del carácter técnico, nadie se atreve a dar una definición de ello. En cualquier caso, queda al buen juicio del examinador de patentes decidir si una invención tiene carácter técnico o no. Ya sabemos que las opiniones, son solamente eso, opiniones. Ante esto, ¿Qué certeza, qué referencia, qué orientación podemos dar al inventor solicitante de una patente de que su innovación es patentable?
Os reto a que os aventuréis a dar una definición de carácter técnico, al fin y al cabo solo son opiniones. Esta es la mía:
El carácter técnico en una invención significa que los elementos esenciales de ésta confieren al usuario la capacidad de controlar alguna ley o elemento físico natural, de manera que como resultado de la utilización de la invención, ocurre algo que, sin la invención, sería imposible en el entorno descrito para su utilización.
Así, un clavo, confiere carácter técnico porque controla la ley de la gravedad. Una enzima, sus diferentes concentraciones, etc., confieren carácter técnico porque modulan la termodinámica de la reacción química. Un programa de ordenador que, dentro de la propia máquina, simula circunstancias del mundo real, no tendría carácter técnico. Sin embargo, si este programa fuera capaz de generar órdenes que controlen dichas circunstancias en el mundo real, entonces, quizás, el examinador le otorgue carácter técnico. Habrá que arriesgarse….
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PATENTAR UN ANTICUERPO
La inversión requerida para desarrollar un nuevo anticuerpo hace recomendable solicitar protección sobre la molécula. Sin embargo, es cada vez más difícil obtener una patente sobre un nuevo anticuerpo. Existen algunas fórmulas que pueden funcionar, pero otras, bastante comunes, ya no consiguen satisfacer los requisitos de patentabilidad.
Los anticuerpos tienen una clara aplicación industrial en ensayos científicos, pruebas diagnósticas y estrategias terapéuticas, siendo en éstas últimas donde los nuevos desarrollos están despertando altas expectativas tanto para la salud como para la industria farmacéutica y biotecnológica.
Anteriormente a los años 70, se inyectaba un antígeno en un animal y este producía los anticuerpos en un proceso esencialmente biológico sobre el que no teníamos ningún control técnico. Con este procedimiento, se obtenía un suero que contenía anticuerpos policlonales (producidos por distintas células B) con distintas afinidades y dirigidos hacia distintas regiones (epítopos) del antígeno. Hacia 1975, Milstein y Köhler desarrollaron los hibridomas, que permiten disponer de cantidades ilimitadas de anticuerpos monoclonales (producidos por un único clon de células B) todos con la misma afinidad y dirigidos hacia el mismo epítopo. A mediados de los 80, apuntando ya hacia terapias basadas en la utilización de anticuerpos, y gracias a las técnicas de biología molecular, se desarrollaron los anticuerpos quiméricos (35% murinos, 65% humanos) y, a medida que la técnica iba avanzando, se desarrollaron los anticuerpos humanizados (95% humanos), librerías de anticuerpos y anticuerpos totalmente humanos producidos por células de ratón. Ahora, los esfuerzos de la comunidad científica se centran en los anticuerpos biespecíficos, triespecíficos y en modular la respuesta efectora que producen (1).
Sin entrar en los apasionantes detalles de la historia de la inmunología, se puede afirmar que hemos aprendido a manipular el proceso biológico por el cual se producen los anticuerpos de manera que podemos afinar su especificidad (capacidad de distinguir un antígeno de otro muy similar) o su afinidad (fuerza de unión reversible al antígeno) así como su efecto biológico (qué tipo de respuesta provocan). La voluntad de encontrar nuevas terapias para enfermedades como el cáncer o la artritis ha fomentado estos importantes avances en biología y medicina, pero la financiación que los ha hecho posibles, no ha venido mayormente de la generosidad de los presupuestos estatales para investigación científica, si no de la inversión realizada por la industria farmacéutica quien, naturalmente, desea recoger los frutos en forma de beneficios multimillonarios, para lo cual se sirve del monopolio otorgado por las patentes. Curiosamente, los estándares para la patentabilidad de los anticuerpos han avanzado, al igual que la técnica y ya no es sencillo conseguir una patente sobre un nuevo anticuerpo. A menudo es difícil probar la novedad o la actividad inventiva de una solicitud de patente sobre un anticuerpo. Además, como los anticuerpos tienen muchas aplicaciones, originan reivindicaciones con un ámbito de protección muy amplio. El solicitante debe aportar datos que convenzan de que existe base técnica para toda la amplitud de protección solicitada. También es cada vez más difícil satisfacer los requisitos de claridad y suficiencia en la descripción.
La forma más tradicional de reivindicar un anticuerpo, es definirlo en base a su especificidad hacia un antígeno: “Anticuerpo específico contra la ferritina”. En la mayoría de los casos, esta formula ya no satisface los requisitos de patentabilidad. Si el antígeno (ferritina en este caso) ya es conocido, y si existen en el campo de la técnica otros anticuerpos contra este antígeno, el anticuerpo ya no se considera nuevo. Además, la Oficina considerará que obtener otros anticuerpos es un procedimiento rutinario que no implica actividad inventiva. No obstante, según la decisión T735/00, si existe evidencia de que un anticuerpo preparado mediante métodos rutinarios, presenta propiedades sorprendentes, entonces se le reconoce actividad inventiva. Estas propiedades sorprendentes, podrían ser, por ejemplo una elevada afinidad por el antígeno, o especificidad contra un nuevo epítopo (residuos del antígeno a los que se une el anticuerpo). En estos casos, habría que incluir en la reivindicación, las limitaciones de dichas propiedades: “Anticuerpo específico contra el epítopo de la ferritina que comprende los residuos Glu103-Val121”. Habrá que demostrar que otros anticuerpos anti-ferritina no se unen a este anticuerpo o que lo hacen con una afinidad mucho menor. Para satisfacer el requisito de suficiencia en la descripción, la memoria debe explicar cómo conseguir repetidamente anticuerpos con estas características. Alternativamente se puede definir también el anticuerpo en base a la secuencia del epítopo (péptidos a los que se une el anticuerpo), sin nombrar (o sin saber) a qué proteína pertenece dicha secuencia. Naturalmente la secuencia del epítopo ha de ser nueva ya que si no, obtener un anticuerpo contra ella, se considera rutina de laboratorio.
Otra fórmula para reivindicar anticuerpos es definirlos en base al hibridoma que los produce. “Anticuerpo monoclonal obtenido del hibridoma X “. Para satisfacer el requisito de suficiencia en la descripción, dicho hibridoma habrá de depositarse en los términos acordados en el tratado de Budapest en un banco que sea una Autoridad de Deposito Internacional reconocida. 
El banco y el número del depósito han de especificarse en la reivindicación. En los países firmantes deL EPC, cualquier persona que lo desee, podrá obtener una muestra solicitándola a la oficina de patentes a partir de la publicación de la solicitud (R.33 EPC). En EEUU, la muestra será gratuita para quien la solicite a partir de la concesión de la patente (37 C.F.R. § 1.808 (a)(2)). Además, la descripción deberá permitir a un experto en la materia reproducir la invención en la totalidad del rango solicitado sin que ello suponga la generación de nuevo conocimiento (T 435/91).
Un anticuerpo puede definirse también en base a estructura: “Anticuerpo que comprende un dominio variable de SEC ID Nº: 1 en su cadena pesada y un dominio variable de SEC ID Nº: 2 en su cadena ligera”. No obstante, la oficina no aceptaría una reivindicación que reivindique solamente una de las cadenas, ya que una sola cadena no se une con la misma afinidad y por lo tanto no tiene el mismo efecto técnico de todo el anticuerpo. Si el anticuerpo se define en función de sus CDRs, la Oficina tampoco aceptaría una reivindicación que reivindique menos de los seis CDRs que presenta un anticuerpo ya que estos péptidos no suelen ser nuevos de manera aislada.
Cuando no conocemos la secuencia de un anticuerpo ni tenemos un hibridoma que lo produzca, pero conocemos el antígeno y su actividad biológica, podemos definir el anticuerpo de manera funcional: “Anticuerpo que se caracteriza por ser capaz de neutralizar al menos un 60% de la actividad biológica de la ferritina”. Naturalmente, la descripción ha de explicar cómo obtener repetidamente anticuerpos con esta propiedad sin que ello suponga la generación de nuevo conocimiento.
Si no podemos aplicar ninguna de las fórmulas anteriores para definir un anticuerpo, solamente nos queda la posibilidad de describirlo en base a su procedimiento de producción:”Anticuerpo policlonal obtenido mediante la inmunización de un conejo con ferritina aislada.”
Cada una de las estrategias anteriormente descritas entraña su propia dificultad a la hora de superar el examen de patentabilidad. Es un hecho muy comentado recientemente en los foros de patentes biotecnológicas que, aparentemente, cada vez es más difícil obtener una patente sobre un anticuerpo debido a que, según el punto de vista de la EPO, y en términos muy generales, si el antígeno es conocido, el anticuerpo es casi siempre evidente. Este contratiempo nos anima a sopesar la necesidad de patentar un anticuerpo en función de su esperado éxito comercial y teniendo en cuenta que, al contrario que la publicación, la concesión no está garantizada.
1. 16th International Conference on Human Antibodies and Hybridomas. Nov. 2011
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EL FILÁNTROPO Y LA PATENTE.
Las patentes pueden ayudarle a mantener una ventaja competitiva en los mercados, pero también pueden informar a la competencia de sus avances más innovadores, por eso es fundamental discernir cuándo es el momento adecuado para presentar una solicitud de patente, y qué actividades propias pueden invalidar su patente, realizar una vigilancia tecnológica periódica y conocer la fortaleza de sus activos. Analizamos un caso real.
Hoy abrí, apática, una de esas cartas que me manda mi universidad estadounidense normalmente para solicitar donaciones. Sin embargo esta vez la carta anunciaba la creación de un nuevo instituto dedicado a la medicina familiar gracias a la generosa donación del recientemente fallecido Al Weatherhead y su esposa, Celia.
El nombre de Weatherhead me trae gratos recuerdos de mis años de estudiante de doctorado. Entre otros, la primera vez que oí hablar de patentes y transferencia de tecnología, fue bajo el techo del fastuoso edificio diseñado por Frank O. Gehry de la escuela de negocios Weatherhead. A partir de entonces se creó el Centro para las leyes, la tecnología y las artes que siguió impartiendo estas materias a los estudiantes y que tiene hoy un estupendo programa para que los estudiantes aprendan a desarrollar el potencial comercial de los descubrimientos científicos.
Pero, volviendo a Weatherhead el filántropo, uno se pregunta: ¿Cómo consiguió hacer tanto dinero en su vida? Weatherchem Corp., fabrica y vende tapitas de plástico para tarros de especias. ¿Utiliza las patentes a mantener su ventaja competitiva en el mercado? Una rápida búsqueda en esp@cenet resulta en más de 50 solicitudes de patente en todo el mundo. Pero me centraré en su producto estrella, el dispensador con dos pestañas. ¿Quién no lo conoce?
Este cierre y sus subsiguientes perfeccionamientos están descritos en varias patentes, weatherchem también utilizó la protección conferida por el diseño industrial para las mejoras que no tenían carácter técnico, si no que eran meramente ornamentales. En un principio, las invenciones que describen dichas patentes podrían parecer poca cosa, pero si uno se fija en la ubicuidad, en todas las cocinas del mundo, de los tarros de especias cilíndricos y los cierres que los sellan, la importancia y el valor de estas patentes se hace evidente.
En Estados Unidos, en los años 80, las especias se vendían en contenedores de aluminio rectangulares, que tenían una tapa de plástico con dos pestañas, una para dosificar la especie directamente desde el tarro, y otra para introducir una cuchara. El problema de estos contenedores es que no permiten ver el interior del tarro y que es muy difícil introducir en ellos un sello que garantice el primer uso del material.
Con el fin de mejorar el contenedor, Durkee, uno de los mayores distribuidores de especias mundiales, solicitó a Weaderchem que desarrollara una tapa que se ajustara a sus necesidades. En 1985 Durkee realizó el primer pedido de 500 tapas a Weatherchem.
Las tapas de Weatherchem introdujeron tres avances técnicos importantes: 1) un orificio suficientemente amplio como para introducir una cuchara y que no se deformara al montar las tapas a alta temperatura, 2) permitían introducir un sello de garantía que tapara el orificio del tarro previamente a su primer uso y 3) las pestañas del cierre presentaban unos enganches que aseguran el cierre mientras que se puede utilizar un solo dedo para su apertura. Sin embargo, Weatherchem no solicitó una patente inmediatamente ya que pensaban que estas tapas no eran patentables. Cuando Durkee les notificó su intención de patentar las tapas, Weaterchem rápidamente (17 Nov. 1986) solicitó protección mediante patente y diseño industrial.
La solicitud, mas tarde patente concedida, superó un primer ataque de Durkee reclamando la titularidad del invento. Este “ataque” se conoce como “interference proceedings” y consiste en proveer evidencias ante la USPTO (United States Patent and Trademark Office) para que determine cual de las dos partes inventó primero la invención en disputa (el sistema americano es el único que basa su prioridad en quien primero haya inventado y no en quien primero haya solicitado protección). Uno se pregunta si el cliente seguiría haciendo pedidos después de esta disputa. Aquí también se aprecia el valor de esta tecnología ya que, una patente no vale nada sin clientes. Evidentemente, la magnitud del mercado debía aconsejar arriesgar el cliente por conseguir el monopolio. En 1988, Weatherchem vendía 1 millón de dólares al año solo con estas tapas; en 1995, alrededor de 16 millones de dólares.
Años mas tarde, otro de los principales distribuidores de especias en el mundo, decidió pasarse a los tarros transparentes y, rechazando la oferta de Weathechem para sus tapas, solicitó a la competencia ( JL Clark Inc.), que desarrollara unas tapas que fueran competitivas con las ya existentes, previo acuerdo de indemnización si hubiera infracción de las patentes de Weatherchem u otras. 
En 1996, Weatherchem demandó a JL Clark Inc. por infracción de dos de sus patentes. Naturalmente JL Clark Inc. se defendió argumentando que, no solo sus productos no infringían las patentes en cuestión, si no que además estas eran invalidas por dos razones: la invención carecía de actividad inventiva y había sido puesta a disposición del público más de un año antes a la presentación de la solicitud de dicha patente.
Hay que saber que las leyes de patentes de los Estados Unidos también se diferencian de las de otros países (incluidos España y todos los países firmantes del EPC) en el periodo de gracia de un año, que se concede a un inventor para que su invención no se considere anticipada (falta de novedad). Un inventor estadounidense puede exhibir su invento en ferias y comercializarlo y después solicitar protección, -siempre que lo haga dentro de un plazo máximo de un año-; Si un inventor español o europeo hiciera esto, arruinaría su propia solicitud. Su solicitud sería papel mojado ya que se consideraría de dominio público y tendría falta de novedad. Si llegara a ser concedida, sería fácilmente anulada por la competencia en base a dichas exhibiciones. Sin embargo, en EEUU el inventor dispone de un año para tantear el mercado antes de la solicitud, pero solo de un año.
El juez del caso, encontró que las tapas de JL Clark si infringían las patentes de Weatherchem. No obstante, el juez encontró que ambas patentes eran inválidas, la primera por haber incurrido en comercialización más de un año antes de la solicitud, y la segunda por falta de actividad inventiva a la vista de una tercera tapa de otra compañía. ¡Vaya chasco para Weatherchem!, no solo no obtuvo daños y perjuicios por la infracción de sus patentes, si no que se quedó sin ellas.
De esta historia se desprenden algunas enseñanzas importantes para las empresas innovadoras:
1.- Vale más solicitar una patente y luego abandonarla que solicitarla demasiado tarde arriesgando la novedad.
2.- Busque siempre asesoramiento profesional.
3.- Firme siempre acuerdos de confidencialidad y no cabree a su cliente. Durkee podría haber declarado que sus compras a Weatherchem se correspondían con una tentativa experimental y/o caian dentro de los acuerdos de confidencialidad cliente-proveedor. Sin embargo, durante el juicio, Durkee declaró en contra de Weatherhead, afirmando que habían sido ventas en el sentido clásico.
4.- Realice vigilancias de tecnología. La segunda patente invalidada por falta de actividad inventiva prodría seguramente haberse salvado de haber conocido la existencia de la tercera tapa.
5.- Conozca la fortaleza de sus activos antes de embarcarse en una demanda puesto que siempre corre el riesgo de perderlos.
Requiescat in pace Al Weatherhead.
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LAS REIVINDICACIONES, CLARAS.
La extensión de la protección conferida por una patente se determina únicamente por el contenido de las reivindicaciones, que han de ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción (Artículos 26 y 60 LP y 69 EPC). Además, una vez presentada una solicitud de patente, solo se permitirán aquellas correcciones que resaltan de forma evidente, de manera que no haya duda alguna de que el solicitante solo podría haber querido decir aquello que expresa el texto corregido (Art. 33 RLP y Art. 123 (1) EPC; R. 139 IR-EPC).
Esto explica por qué hay que poner tanto cuidado en la redacción y por qué es recomendable buscar ayuda profesional si uno quiere llevar su solicitud a buen término. Una buena redacción no depende de nuestras habilidades literarias ni técnicas, si no que depende de un conocimiento específico que surge de la intersección del conocimiento técnico con el conocimiento de las leyes y reglas de las patentes y que se adquiere con la experiencia, de ahí que el entrenamiento de los expertos en patentes sea tan largo.
Todas las alternativas de la invención deben estar contempladas en las reivindicaciones. Normalmente, el inventor describe con mucho detalle una o dos realizaciones de la invención, pero debido a su alto grado de conocimiento técnico, a menudo obvian algunas variaciones que para ellos son evidentes. Ni siquiera las mencionan pues piensan que cabe en la cabeza de cualquiera, pero ignoran que si no está en las reivindicaciones, no está protegida. 
Por eso el redactor de la patente ha de preguntar y revisar las alternativas de cada una de las características, verificar que realmente son necesarias y todas las alternativas están contempladas para así llegar al quid de la invención.
Un redactor mediocre construirá reivindicaciones con falta de claridad. Ante la Oficina Europea de Patentes (EPO, en inglés), la claridad en las reivindicaciones es un requisito para la concesión de la patente. La falta de claridad repercutirá en el alcance de protección de su patente.
Una reivindicación no es clara, según las reglas de las patentes, si presenta expresiones tales como preferiblemente, preferentemente, opcionalmente, particularmente etc. Ya que estas expresiones introducen ambigüedades. Todo lo que aparezca tras este término en una reivindicación, no estará protegido por la patente. Un buen redactor pondría esas características en una reivindicación secundaria o dependiente.
Si por ejemplo, su reivindicación describe:
“Compuesto que comprende un péptido antioxidante, preferentemente un péptido que comprenda la secuencia aminoacídica SEQ ID Nº 1“
El péptido definido por la SEQ ID Nº1 quedará sin protección. Solo se contemplará a la hora de analizar la infracción, novedad, o actividad inventiva, un “ Compuesto que comprende un péptido antioxidante”. Con lo que, si ya hubiese otro descrito, nuestra invención quedaría 1) desprotegida y 2) publicada para que cualquiera pudiera utilizarla.
La falta de claridad en las reivindicaciones está regulada por el artículo 26 LP y el Art. 84 EPC y puede surgir por muchos motivos: inconsistencias entre la descripción y la reivindicación, términos relativos, parámetros que no se miden con métodos convencionales etc.
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¿NECESITAMOS PATENTARLO?
Si uno es inteligente en lo que patenta y en cómo y cuándo lo patenta, estará realizando una inversión clave para su negocio, pero si equivoca la estrategia, una patente podría convertirse en un gasto inviable.
Es un hecho que el valor de una patente va más allá del simple derecho de hacerla valer o de emitir posibles licencias ya que poseerla conlleva un codiciado valor de mercado: ser una empresa innovadora. Además, una patente imprime legitimidad y seriedad a los productos de su empresa, promoviendo la confianza del consumidor.
A la hora de decidir si necesita patentar una nueva línea de productos, debe primeramente considerar la naturaleza de aquello que se está valorando, ya que las leyes de patentes contemplan algunas excepciones especificadas en los Art. 4.4, 4.6 y 5 LP.
Entre otras cosas, es importante desarrollar un prototipo previamente a la solicitud de patente. De esta manera habrá ajustado los elementos para garantizar su funcionalidad ya que los cambios en una solicitud tras su presentación están muy limitados por las leyes de patentes. Un cambio pequeño podría invalidar la solicitud además de ser un punto débil dónde se afanará la competencia si es que quieren anular su patente.
Una vez convenido que la innovación en cuestión es patentable y el prototipo funcional, es prudente contrastar su novedad. Seguramente usted ya sabe que la novedad es un requisito para poder patentar algo. A menudo nos emocionamos pensando que lo que tenemos es único, pero una sencilla búsqueda profesional da al traste con toda nuestra excitación. Con un poco de suerte al menos parte de ello es nuevo, con lo que podremos ajustar nuestra solicitud de patente a aquello que no es ya propiedad de otros. Una negligencia en este sentido no solo debilita la fortaleza de nuestro activo, si no que, en el peor de los casos, podría llevarle tener que acabar pagando daños y perjuicios a terceros quienes, para colmo, han anulado su patente.
Tener información sobre el grado de novedad de nuestro activo es importante no solo a la hora de valorar su patentabilidad, si no que también es un conocimiento fundamental para conducir exitosamente las negociaciones con socios, inversores o licenciatarios. Cuanto mayor sea el grado de novedad de un activo, mayor será su valor independientemente de si está patentado o no. Por eso, en mi opinión, una búsqueda de novedad es siempre prioritaria a otras consideraciones.
En segundo lugar, es crítico para su negocio realizar un estudio de mercado para su nuevo producto. ¿Hay un interés real en su producto?, ¿Cuál es el tamaño del mercado?, ¿Cuánto cuesta fabricarlo? ¿Quiénes son los clientes? ¿Quién conforma la competencia, qué productos similares ofrece la competencia? y, sobre todo, ¿Qué productos está desarrollando la competencia? Además, ¿Tiene usted libertad para lanzarlos o necesita solicitar alguna licencia? Para esto último, puede usted realizar un estudio de infracción que le informará de si, para comercializar su producto, debe usted previamente solicitar licencias a terceros. Siempre que tenga abierta una línea de productos debería informarse sobre las tendencias de mercado, los nuevos desarrollos de la competencia y las oportunidades tecnológicas que se ofrece. En este sentido, la vigilancia tecnológica es una herramienta de incalculable valor.
Una vez concretado que no hay barreras para su éxito comercial, llega la hora de plantearse seriamente la necesidad de patentar su nuevo producto. En primer lugar habrá que identificar claramente cuales son las características de su producto que le confieren una ventaja competitiva en el mercado. ¿Son estas características patentables? Si lo son, ¿se pueden copiar fácilmente? ¿Cuánto tiempo puede llevarle sacar su producto al mercado? ¿Está la competencia investigando para obtener la misma ventaja competitiva en sus productos?
Si las características que confieren ventaja competitiva a su producto no son patentables, existen alternativas de protección tales como los derechos de autor, las marcas, las variedades vegetales, el diseño industrial o el secreto industrial. La amplitud de protección con estas alternativas podría ser menor pero aun así, suficientemente efectiva.
Evidentemente, si estamos hablando, por ejemplo, de un casco para motoristas, bastaría con comprar uno y desmontarlo en sus partes para poder copiarlo. El casco habría que patentarlo ya que se puede copiar fácilmente. Sin embargo, si hablamos de una espuma con gran poder de absorción de impacto que se encuentra en el interior de dicho casco, no bastaría con nuestros 5 sentidos para obtener la información que nos permita reproducirla. Quizás el elemento esencial de la espuma sea un componente o quizás la espuma adquiera esta característica esencial mediante un procedimiento particular. En cualquier caso, si decidimos patentar la espuma, probablemente el casco que la contiene quedaría también protegido, cosa que no ocurriría si nos guardamos la espuma como secreto industrial.
Si las ventajas de nuestro producto solucionan problemas a los que el conjunto de la industria está buscando soluciones o alternativas, mejor será solicitar una patente ya que otro podría llegar a la misma solución, patentarla y pedirle daños y perjuicios por comercializar un producto que, aunque usted descubrió primero, no tiene manera de demostrarlo. Esto es especialmente así si piensa que le llevará bastante tiempo y esfuerzo financiero llevar el producto al mercado.
Una de las consideraciones que más habitualmente se pasa por alto es determinar si una patente será financieramente posible en último término. Previamente a la solicitud, sería sensato realizar una valoración de los costes de tramitación y mantenimiento teniendo en cuenta los riesgos de fracaso en las negociaciones de transferencia, desarrollo y comercialización de la tecnología.
Imaginemos, por ejemplo, que un inventor particular ha solicitado una patente sobre una espuma de alta absorción de impacto que reivindica también el casco para motoristas que la contiene. Con la ayuda de un técnico experto en patentes ha redactado y presentado un documento ante la OEPM. El inventor está tan excitado con su invención que ha decidido comenzar su propia aventura empresarial. El inventor cuenta con su patrimonio personal y las posibles subvenciones estatales, ahora debe buscar socios capitalistas y/o licenciatarios. Su patente se publicará en 18 meses, pero el inventor tiene dos años y medio para encontrar una fuente de financiación sólida que le permita, no llevar la espuma o el casco al mercado, si no costear los gastos de tramitación de las patentes internacionales puesto que si no, su patrimonio personal puede verse seriamente perjudicado.
Hablemos de números: la redacción y presentación de la solicitud nacional de patente le costó unos 3000 €. En un año exactamente deberá presentar una solicitud internacional PCT que le puede costar unos 4000 €, a los 15 meses deberá solicitar el Informe sobre el Estado de la Técnica (IET), unos 700 €.
. Entre unas cosas y otras se pueden invertir en esta primera fase unos 8000 €. Por fin, a los 30 meses, su solicitud de patente entra en lo que se llama Fase Nacional, es decir, que se solicita una patente en cada uno de los países elegidos en la PCT. Pongamos que el Inventor decide patentar en Europa, Estados Unidos, Canadá, China y Japón. En estos países es obligatorio actuar a través de un agente, con lo cual los costes se disparan. Mientras que, por ejemplo en EEUU, las tasas de presentación y búsqueda de la oficina estadounidense serían de unos 1800 €, dependiendo de los honorarios del agente americano, podría ascender a 5000 €, sin contar los extras por contestar acciones oficiales etc., En Europa, las tasas oficiales solamente, ascienden a casi 3000 €, en China a casi 400 €, Japón unos 1,800 € y en Canadá unos 1500 €. Además, con suerte, habrá que pagar las tasas de concesión y otros trámites (unos 1000 €/ región). Teniendo en cuenta que, habiendo elegido Europa, habrá que costear también las validaciones en cada uno de los miembros del Convenio Europeo de Patentes elegido (unos 300€). Haríamos bien eligiendo los 38 miembros, pero pongamos que solamente elegimos 10: España y Portugal, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Reino Unido, Holanda, Noruega y Turquía. El inventor tendría un coste de unos 25000 € en tasas oficiales, susceptibles de ser subvencionadas al 90% por la OEPM, pero además ha de considerar los gastos del agente de cada país que significarían al menos otros 25000 €, y los gastos de mantenimiento, no sujetos a ninguna subvención. En Francia, por ejemplo, las tasas de mantenimiento de la patente desde su validación hasta el año 20º ascienden a 5500 €. Sin considerar los honorarios del agente, unos 3400 €. A grosso modo, la cantidad total no sujeta a subvención podría ascender, en el ejemplo propuesto, a unos 120,000 € para los 20 años de vida de la patente, si es que se llega a conceder en todos los países solicitados. Esta cantidad puede variar dependiendo del número de países elegidos, el número de reivindicaciones, el número de páginas de la solicitud y el número de objeciones que el examinador arguya.
Además habrá que tener en cuenta la dificultad para detectar cuando otros están infringiendo su patente. Si usted no puede costearse un servicio de vigilancia tecnológica que pueda detectarlo, quizás no le interese patentar. En caso de un tercero infrinja su patente, tendrá que pagar abogados, peritos y expertos en patentes para las preparaciones al juicio. Esto puede llegar a ser muy costoso, con lo que uno debe sopesar la patente contra el coste de esta eventualidad.
No obstante, una inversión de 120,000 € para un monopolio internacional de 20 años, es muy razonable si las asociaciones son fructíferas y el producto tiene una buena salida en el mercado. Lamentablemente, las negociaciones van lentas y, en la mayoría de los casos, se acaba abandonando la solicitud de patente y regalando la tecnología a cualquiera que la quiera aprovechar. Generalmente aquellos a quienes se les ha ofrecido previamente.
Una estrategia que nos puede ayuda a minimizar este riesgo, es retrasar la solicitud de patente hasta que estemos listos para lanzar nuestro producto al mercado. A veces es preferible iniciar los primeros pasos de desarrollo de la tecnología y patentar más adelante. Esto entraña otros riesgos, mencionados arriba, pero además debe usted ser extremadamente cauteloso con las presentaciones en ferias y congresos, las publicaciones científicas y los folletos publicitarios ya que podría usted arruinar la novedad de su invento que, como ya sabe, es requisito imprescindible para patentarlo.
Si su estrategia de negocio es licenciar su tecnología en vez de comercializarla usted mismo, necesitará una patente. Una forma alternativa de proteger su innovación es mediante la utilización de acuerdos de confidencialidad, pero si no se respetan, generalmente son casos difíciles de ganar ante un juez. Una solicitud de patente, en cambio, le coloca en una posición de fuerza que sirve de medida disuasoria a la hora de romper la confidencialidad. Siempre, aunque haya solicitado una patente debe usted negociar bajo acuerdos de confidencialidad apropiadamente redactados.
En suma, el empresario innovador debe conocer perfectamente el mercado para poder decidir si invertir o no en una patente. Antes de nada, una patente tiene un valor comercial: por un lado, le confiere un monopolio con lo que usted puede impedir que otros fabriquen, vendan, importen o usen su invento en cualquiera de los países elegidos, y por otro lado, le permite otorgar licencias a terceros para que realicen dichas actividades en los países elegidos, lo cual repercutirá en suculentos ingresos para usted.
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LA PATENTE EUROPEA
La semana pasada se tomaron dos decisiones importantes en el avance de la “Patente Europea” y últimamente se han publicado en diversos medios noticias sobre la oposición del Estado Español a una “Patente Europea” que no se traduciría a nuestro idioma. Por otro lado, muchos habréis oído hablar, o incluso algunos podríais haber solicitado, una “Patente Europea” tramitada en un organismo internacional llamado “The European Patent Office (EPO) ”.
Naturalmente, se ha creado una confusión debido a la terminología ya que la primera, debería llamarse Patente Unitaria o Patente de la Unión Europea y dejar el nombre de Patente Europea a la segunda, por razones históricas.
La Patente Unitaria es un proyecto de la Unión Europea (UE) que se está debatiendo en las instituciones de la UE. Todavía no existe y le queda mucho camino por recorrer. Por el contrario, la Patente Europea es un hecho desde el tratado de Munich de 1973 (también conocido como European Patent Convention, EPC) para todos los países firmantes, algunos de los cuales no son miembros de la UE; es más, la EPO no es una institución de la UE.
La Patente Europea se origina gracias al EPC, un tratado internacional según el cual los países firmantes acuerdan la concesión de una patente en sus respectivas jurisprudencias mediante una única solicitud y un único examen llevados a cabo en la EPO, que solo funciona con tres idiomas oficiales: Inglés Alemán y Francés. Una vez la EPO concede la patente, ésta será validada y traducida al idioma nativo del país firmante del tratado, por ejemplo el Español.
Hay que tener presente que una patente es un derecho de exclusividad o monopolio de carácter territorial y de duración limitada, que un estado concede a cambio de hacer público un avance tecnológico no evidente y útil para la industria.
En esta definición hay dos características especialmente importantes para el tema que nos ocupa:
- El intercambio de monopolio por conocimiento entre el estado y el solicitante.
- El carácter territorial de la patente.
La Patente Europea cumple ambas características al validarse en el territorio del país firmante y, de manera muy importante, al requerirse una traducción al idioma nativo del país firmante. De esta manera todos sus ciudadanos tendrán acceso al avance tecnológico que propone la invención. Esto es un requisito fundamental para poder obtener el monopolio ya que promueve el avance tecnológico y el desarrollo industrial. Si las patentes validadas no se tradujeran, tanto el avance tecnológico como el ámbito de protección de la patente quedarían oscurecidos para muchos ciudadanos que se podrían verse perjudicados en sus actividades industriales.
Una patente tiene carácter territorial, lo que significa que el territorio donde se aplica el monopolio viene definido por el estado que lo concede. En dicho estado existe un cuerpo legal propio de aplicación en materia de patentes. En España, en concreto, la ley 11/1986 de 20 de Marzo, también conocida como LP. La Oficina Española de Patentes y Marcas, dependiente del Ministerio de Industria, es la encargada de los trámites de solicitud y concesión o de validación de las patentes. Una vez concedidas o validadas, los litigios y querellas se presentan ante los juzgados de primera instancia de las provincias españolas. Estos tienen la capacidad de retirar los derechos de monopolio concedidos previamente, decidir si dichos derechos han sido violados o no por un tercero, determinar las cuantías de los daños y perjuicios económicos ocasionados por el infractor, etc.
El problema económico que ocasiona la Patente Europea para la industria basada en la innovación, es debido a los elevados costes de validación, traducción y litigio en los tribunales de cada uno de los países firmantes del EPC.
Para favorecer la industria basada en la innovación, se viene proponiendo desde hace algunos años la creación de una patente única para todos los países de la UE: La Patente Unitaria.
La Patente Unitaria tendría también carácter territorial, ya que desde el tratado de Lisboa, firmado en 2007 por todos los estados miembros, la UE asume personalidad jurídica única como sujeto de Derecho internacional. Por tanto, si la UE firma el EPC, una patente concedida por la EPO tendría validez inmediata en todos los estados miembros sin necesidad de más validaciones. También bastaría con demandar a un infractor en el Tribunal General de la UE (tribunal de 1ª instancia) cuyo fallo sería de aplicación en todos los países constituyentes de la UE, ahorrando así unos considerables costes.
El único problema con la Patente Unitaria es que se propone que, al igual que la Patente Europea, se tramite en 3 idiomas nada más: el Inglés, el Alemán y el Francés. Pero, al contrario que las validaciones, no se traduzca al idioma nativo de cada país, y que los litigios sean también en alguno de estos 3 idiomas “oficiales”.
Aceptando que la Patente Unitaria es una buena idea, en principio, conlleva sin embargo una discriminación inadmisible para estados como España e Italia, donde los empresarios innovadores no necesariamente manejan alguno de estos tres idiomas con la fluidez y profundidad que se requiere para poder esclarecer tanto el avance tecnológico como el ámbito de protección de la patente, por lo que podrían caer en infracciones involuntarias. La impresión es que este modelo de Patente Unitaria desfavorecería a los innovadores Españoles que acabarían teniendo gastos extraordinarios si su país no defiende acertadamente sus derechos fundamentales.
