RESTRICCIONES A LOS INVENTORES PARA PROTEGER SUS INVENCIONES EN EL EXTRANJERO.

Un inventor debe solicitar la protección para su invención en el país en el que reside. Esta obligación se incluye en la ley de patentes de la mayoría de los países del mundo y su objetivo es salvaguardar la seguridad nacional de aquellos países en donde se desarrollan las invenciones.

Una norma que puede ser fácil de llevar a la práctica en el caso de un único inventor, deja de serlo cuando el número de inventores aumenta y, sobre todo, cuando son de distinta nacionalidad. Además, si el centro de investigación está en un país diferente de la empresa a la que pertenece la invención, las posibles interferencias son cada vez mayores. Así, combinando inventores y solicitantes de distintas nacionalidades y/o países de residencia se podría llegar a una situación casi caótica a la hora de decidir en qué país se presenta la primera solicitud de patente.

Pero la dificultad no acaba aquí. En la actualidad no existe homogeneidad alguna en las invenciones sometidas a esta obligación. Algunos países sólo imponen restricciones sobre invenciones con importancia nuclear o militar, mientras que en otros, sin embargo, la restricción afecta a cualquier invención. El procedimiento tampoco es común, mientras que en unos países es obligatorio presentar el primer depósito, en otros, es suficiente con solicitar un permiso para presentar en el extranjero la solicitud de patente de la invención.

 

Japón, Méjico, República de China, Indonesia  y Australia son algunos de los países que no obligan a sus inventores a presentar el primer depósito en su país. En el polo opuesto están, entre otros, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, China, Corea del Sur, India, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur. Las sanciones por no presentar el primer depósito en el país de residencia pueden ir desde una multa, a varios años de cárcel, pasando por la imposibilidad de solicitar protección para la invención en dicho país. Una vez presentada una solicitud de patente en una oficina nacional, se procede a examinar la invención allí recogida al objeto de discriminar si su objeto afecta a los intereses para la defensa nacional. La duración de este trámite depende del país y puede variar entre las seis semanas del Reino Unido y los seis meses de Estados Unidos. Hasta que no finaliza este trámite, el inventor no puede proteger su invención en el extranjero. Sin embargo, en algunos países es posible pedir una licencia para poder presentar la solicitud de patente en otro país antes de que acabe este periodo (por ejemplo, Reino Unido, Italia, España).

 

¿QUÉ OCURRE EN ESPAÑA?

En virtud del artículo 122, del Título XII, que hace referencia a las patentes secretas, de la Ley de Patentes, se desprende la obligación de presentar inicialmente en nuestro país las invenciones realizadas por residentes en España y que han tenido lugar en este país. Cuando el inventor resida habitualmente en España, se presume, salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español, por lo que, de acuerdo con el citado artículo debería presentar la solicitud de patente en España.

Además, el solicitante no podrá solicitar la patente en el extranjero hasta dos meses después de la fecha de la solicitud y, en caso de que quiera hacerlo antes, deberá solicitar la correspondiente autorización.

La OEPM no puede vigilar que se incumpla esta obligación, pero el solicitante debe tener en cuenta que de hacerlo estaría actuando contra la legislación. Por todo ello, antes de proceder a presentar una solicitud de patente en cualquier país es conveniente consultar con un agente de la propiedad industrial del país de los inventores.

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Comentarios

Encuentro muy interesante esta entrada del blog, ya que se trata de un problema desconocido pero muy real. ¿Se debe realizar la primera presentación de la patente en España o no?. De acuerdo a la Ley no se debería, el problema es que no se persigue activamente y no hay penalización, salvo en un caso muy importante; si la invención se refiere a un campo que podría ser de interés para la defensa, de no realizarse el primer depósito en España se estaría incumpliendo el artículo 277 del código penal:

“Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses, el que intencionadamente haya divulgado la invención objeto de una solicitud de patente secreta, en contravención con lo dispuesto en la legislación de patentes, siempre que ello sea en perjuicio de la defensa nacional.”

Y a diferencia de los demás casos aquí sí que se establece la pena a aplicar……..

Me gustaría hacer una precisión a este interesante artículo sobre la actuación de la OEPM. Debido a la continúa reducción en los plazos de tramitación que ha venido llevando a cabo la OEPM durante los últimos años, se consideró excesivo el plazo de dos meses de secreto y en la práctica una vez superado el primer examen para conceder la fecha de presentación y la admisión a trámite (que se realiza antes de 10 días desde la fecha de solicitud) si se considera que la invención no es de interés para la defensa, ya se pueden presentar solicitudes de patente sobre esa invención en el extranjero. El solicitante es informado de dicha circunstancia en la carta de admisión a trámite.

Sobre lo que dice “Anónimo”, efectivamente el artículo 277 del Código Penal impone ese castigo al que intencionadamente haya divulgado la invención objeto de una solicitud de patente secreta.

De hecho, en el caso de solicitudes internacionales (PCT), la regulación en España (Real Decreto 1123/1995) obliga a que, por razones de seguridad nacional, “las solicitudes internacionales formuladas por personas físicas o jurídicas que tengan su domicilio o su sede en España, y que no reivindiquen la prioridad de un depósito anterior en España, deberán ser depositadas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas”.

El problema es que solo si la PCT se presenta ante la OEPM puede ser declarada secreta en el sentido del Código Penal.

En otras palabras, si una PCT no se presenta ante la OEPM (por ejemplo, en la EPO o en la Oficina Internacional de OMPI) no parece que haya consecuencias ni penales (que sería quizás matar moscas a cañonazos) ni administrativas (porque no hay un régimen sancionador en nuestra normativa para el incumplimiento de esta obligación).

Desconocía totalmente este tema de las patentes secretas. ¿Cuántas patentes secretas hay actualmente? Siempre he sospechado que la burocracia impide el avance tecnológico. Me imagino que entre esas patentes declaradas secretas habrá invenciones destinadas a reducir la dependencia del petróleo….. O se deniegan las patentes o se declaran secretas……

Según parece se está preparando una nueva Ley de Patentes. Sería el momento de solucionar esta imprecisión en la actual legislación. Si existe la obligación de realizar el primer depósito en España, habrá que vigilar el cumplimiento. si por otro lado, se trata de un precepto anticuado y que ha perdido interés, debería eliminarse de la nueva ley.

Algunas posibles ideas sobre penalización a los solicitantes que no cumplen con lo establecido en la Ley de Patentes podrían venir de Portugal:

http://sgcr.wordpress.com/2014/02/14/patent-first-filing-rule-interpreted-by-lisbon-court-of-commerce/

En Portugal, si el primer depósito de una invención realizada en el país no se produce en el INPI, posteriormente no se admite la validación de la patente europea.

Señores de la OEPM, aprendan de nuestros hermanos ibéricos.

[...] a un examen en relación a su posible interés para la defensa. A este tema ya se dedicó una entrada en el blog. En aquella ocasión en alguno de los comentarios se señalaba la ausencia de sanción [...]

[...] hoy la solicitud prioritaria en la OEPM y mañana en Munich la europea o la PCT. Por motivos de seguridad nacional, las solicitudes son declaradas secretas por un plazo mínimo de 2 meses, el solicitante tiene que [...]

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