La protección internacional de patentes, marcas y diseños

En anteriores entradas del blog se han expuesto los pasos para proceder a la solicitud de marcas y diseños industriales ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A (OEPM), organismo competente en España para la concesión de los títulos de patentes, modelos de utilidad, signos distintivos y diseños. Estos títulos tienen una validez que se circunscribe al territorio nacional. Pero, ¿qué sucede cuando una empresa quiere extenderse a otros países? ¿Cómo puede proteger sus innovaciones en el extranjero?

La internacionalización de una empresa conlleva importantes beneficios tales como el aumento del nivel potencial del mercado de la compañía o la compensación de las posibles debilidades del mercado doméstico. Asimismo, es una forma de generar empleo, así como una oportunidad para mejorar sus modelos productivos y la calidad de sus productos y servicios.

A la hora de acometer el proceso de internacionalización, lo deseable es incluir en su plan de negocio una estrategia de protección de sus activos intangibles realizando, previamente, la evaluación de aspectos tales como los posibles mercados potenciales y futuros, los recursos de los que se dispone o cuál es la posición estratégica de los competidores, entre otros.

Existen diferentes estrategias de protección en el extranjero de marcas, diseños y patentes. Es posible hacer solicitudes de estas modalidades en cada uno de los países en los que se quiere llevar a cabo la extensión reivindicando la prioridad de un depósito nacional previo. Si bien, para facilitar esta tarea y evitar el registro país por país hay una serie de tratados internacionales a los que España está adherida y que facilitan en gran medida la tramitación internacional de las diferentes modalidades de propiedad industrial.

Así, en materia de marcas, las vías de protección en el extranjero son las siguientes:

  • Mediante una solicitud internacional: para solicitar un registro internacional debe existir primero una solicitud o un registro nacional, en cualquiera de los países (actualmente 124) que hayan suscrito el Arreglo o el Protocolo de Madrid que son los tratados Internacionales que regulan esta opción. A partir de esa solicitud o registro base, puede solicitarse un registro internacional ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), indicando a qué países se quiere extender la protección. Es por eso que la marca internacional tiene efectos en los países designados, siempre y cuando las oficinas de estos países acepten registrar ese signo según sus propias leyes.

    Desde el pasado 15 de marzo, los titulares de marcas españolas que deseen protegerla en otros países pueden utilizar el servicio electrónico de presentación de solicitudes del Sistema de Madrid a través de la sede electrónica de nuestra web.

De manera muy similar, en materia de diseños, están disponibles las siguientes opciones:

  • Mediante un diseño internacional: por este procedimiento, regulado por el Arreglo de La Haya (Acta de Ginebra), se puede obtener protección en 91 países depositando una única solicitud, a través de la OMPI, teniendo el registro los mismos efectos que si la solicitud hubiese sido presentada en cada uno de los países designados. Cada país puede conceder o denegar la protección.
  • Mediante un diseño comunitario: esta vía establece la posibilidad de obtener mediante una única solicitud en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), protección en todos los Estados miembros de la UE.

En materia de invenciones, las posibilidades que se ofrecen para la internacionalización son varias:

  • La vía PCT (Tratado de Cooperación en Materia de Patentes): con este sistema administrado por la OMPI, mediante una única solicitud internacional de patente y sin necesidad de cursar por separado varias solicitudes nacionales o regionales, puede protegerse una invención en varios países. No obstante, la concesión de patentes es competencia de cada una de las Oficinas nacionales o regionales de patentes (ARIPO, EAPO, EPO, OAPI) designadas. Esta solicitud internacional PCT produce los mismos efectos que si se presentara una solicitud en cada uno de los países designados. Se trata de un sistema que unifica la tramitación previa a la concesión y permite retrasar la decisión de entrar en fase nacional hasta 30 meses desde la fecha de presentación internacional o de prioridad, en su caso, y mantener en secreto la invención un mínimo de 18 meses, lo que puede resultar útil para determinar su viabilidad y evitar al interesado gastos innecesarios.

  • La vía Europea: la patente europea surge a raíz del Convenio sobre Patente Europea (CPE), que crea un sistema centralizado de concesión de patentes, abierto a todos los países europeos. La Oficina Europea de Patentes (OEP), es la encargada de la tramitación y concesión del título de patente europea, el cual produce en cada uno de los países para los que se otorga los mismos efectos que una patente nacional. La solicitud de patente europea se puede presentar ante la OEP, ante la OEPM o bien, a través de la vía Euro-PCT. Cuando el solicitante tenga su residencia o domicilio en España, la solicitud tiene que presentarse obligatoriamente ante la OEPM. El idioma de la solicitud puede ser el español, en cuyo caso se aplica un descuento de un 20% sobre la tasa de presentación (en cualquiera de las modalidades on-line o en papel) y otro 20% a la tasa de examen (Regla 6.3 del Convenio de Patente Europea). Esta solicitud deberá ser traducida a uno de los idiomas oficiales (inglés, francés, alemán) en el plazo de dos meses.

Para cuestiones relacionadas con la tramitación de signos distintivo, diseños y patentes en el Reino Unido, se recomienda tener en cuenta la información recogida en nuestra página web.

Con el fin de facilitar la tramitación internacional de las patentes, la OEPM ha firmado una serie de acuerdos con las oficinas de PI de otros países resultando lo que se conoce como Patent Prosecution Highway  o PPH. Con ello, se proporciona a los solicitantes de la OEPM una tramitación acelerada en otra oficina que haya firmado el acuerdo. El requisito para poder utilizar este sistema es que el Informe sobre el Estado de la Técnica sea positivo (favorable a la concesión), es decir, que las reivindicaciones de la solicitud se hayan considerado patentables.  Se dispone además del correo electrónico PPH@oepm.es donde se podrán hacer las consultas necesarias para recibir información y asistencia sobre el procedimiento a seguir para beneficiarse de sus ventajas.
Del mismo modo, un solicitante de una oficina de Propiedad Industrial con la que España hubiera firmado un acuerdo PPH, podrá pedir en la OEPM la tramitación acelerada de una solicitud que hubiera obtenido un informe de patentabilidad positivo en su oficina de origen.
Hay que mencionar que el sistema PPH no está sujeto a ninguna tasa adicional y proporciona amplias ventajas tanto al solicitante como a las diferentes oficinas, logrando así, un mejor servicio a los solicitantes de patentes.

Para facilitar el acceso a los sistemas de protección internacional, la OEPM apoya financieramente la obtención de patentes en el exterior a través de un Programa de ayudas que se convoca anualmente. En el caso que la extensión de la patente nacional se realice utilizando a la OEPM como Administración de Búsqueda Internacional de PCT, el solicitante puede beneficiarse también de un importante número de reembolsos y descuentos.

Además, la OEPM da asistencia y apoyo en este proceso de internacionalización mediante los servicios de información sobre los diferentes procedimientos internacionales además de actuar como oficina receptora de solicitudes internacionales de marcas y patentes y ser Autoridad de Búsqueda y Examen Preliminar de solicitudes de patentes en español y en inglés del sistema PCT.

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