‘Propiedad Industrial’

SOLICITUDES DE PATENTE EUROPEAS QUE NO REIVINDICAN UNA PRIORIDAD ESPAÑOLA: UNA DECISIÓN ARRIESGADA

Como bien saben la mayoría de los lectores, ya que normalmente son ustedes profesionales del mundo de la Propiedad Industrial, España, como el resto de los estados miembros del Convenio de la Patente Europea, supone un caso particular en el mundo de las patentes ya que contamos con dos tipos de patentes en nuestro territorio; las concedidas por la OEPM (Oficina Española  de Patentes y Marcas) aplicando el procedimiento regulado en La Ley 24/2015 y su Reglamento de ejecución y las otorgadas por la Oficina Europea de patentes aplicando el procedimiento de concesión definido en el Convenio de la Patente Europea y sus reglas. En este último caso, para que una patente concedida por la Oficina Europea tenga efectos en España es preciso presentar ante la OEPM una traducción al castellano de toda la memoria y pagar una tasa de validación.

También conocen los lectores el llamado “derecho de prioridad”, al que el blog ha dedicado algunas entradas en el pasado, creado por el Convenio de la Unión de París en 1883 para solucionar el problema que planteaba para la novedad de solicitudes de patentes posteriores, la exhibición de la invención en las exposiciones internacionales de la época.

Tradicionalmente, en los años que han transcurrido desde 1986 cuando el Convenio de la Patente Europea comenzó a aplicarse en España juntamente con el procedimiento nacional de concesión, lo habitual era que aquellos solicitantes españoles que optaban por presentar una solicitud de patente ante la Oficina Europea de Patentes (OEP) lo hicieran reivindicando la prioridad de un depósito inicial ante la OEPM de una solicitud nacional. Hay que tener en cuenta que en aquellos años la Ley 11/1986 garantizaba la obtención de una patente, siempre que se cumplieran algunos requisitos formales y técnicos, incluso si la patente iba acompañada de un informe negativo en relación con la novedad y la actividad inventiva de la invención. De ese modo, en el caso en que la patente fuera denegada por la Oficina Europea o concedida de manera muy limitada, se podía obtener cierta protección en el territorio español. Normalmente, la protección obtenida en España era más amplia que la concedida por la Oficina Europea de Patentes. Sin embargo, en los últimos años parecería que está aumentando el número de depósitos directos ante la OEP sin reivindicar prioridad española.

Estos datos que se muestran a continuación, obtenidos de la herramienta OEPMESTAD de la OEPM ofrecen la evolución en el porcentaje de solicitudes de patente europeas de origen español publicadas y que reivindican la prioridad de un depósito previo español, distinguiendo entre solicitudes de modelos de utilidad y solicitudes de patentes.

Se considera que una solicitud de patente es de origen español si España es el país de residencia del primer solicitante.

Según se observa en los cuadros anteriores, se ha pasado de un 76% de las solicitudes europeas de origen español publicadas que reivindicaban la prioridad de un depósito anterior en España en el año 2000 a un 45,8% en el 2017.

El descenso ha sido especialmente significativo en las prioridades de modelos de utilidad españoles, donde se ha pasado de un 27,2% en el año 2000 a un 3,6% en el 2017.

En el caso de las prioridades de patentes el descenso no ha sido tan acusado; de un 49% en el año 2000 a un 42,2% en el 2017.

La siguiente tabla muestra el porcentaje de las solicitudes de patente europeas procedentes de los distintos Estados Miembros presentadas en 2017 de forma directa, es decir, sin reivindicar la prioridad de un depósito anterior incluida una solicitud internacional tipo PCT. En España el porcentaje es del 46,8%, uno de los más altos entre los Estados Miembros del Convenio de la Patente Europea, sólo por detrás de Turquía (48,8%), Liechtenstein (49,5%) y Rumanía (63,5%).

Aunque aún no se posee información, existe la impresión de que este descenso en las solicitudes de patentes europeas de origen español que reivindican prioridad se habría acentuado en 2018 tras la entrada en vigor de la Ley 24/2015 el 01 de abril de 2017, que ha supuesto la implantación en España de un procedimiento de examen sustantivo obligatorio.

Este descenso está coincidiendo con un aumento en el número de solicitudes de patentes europeas de origen español, como se observa en el siguiente cuadro:

Fuente: Estadísticas de la Oficina Europea de Patentes

No es infrecuente escuchar en encuentros sobre patentes a agentes de la propiedad industrial españoles y a agentes europeos de patentes españoles manifestar que ellos recomiendan a sus clientes presentar una solicitud de patente europea directa sin reivindicar prioridad española alguna.

Por supuesto, es una estrategia legítima, que suele funcionar perfectamente si el Informe de Búsqueda proporcionado por la Oficina Europea, normalmente a los 6 meses desde la fecha de presentación de la solicitud de patente europea directa, es positivo. Sin embargo, si el resultado del procedimiento de concesión ante la Oficina Europea no es positivo para el solicitante, éste podría encontrarse sin protección alguna, cuando de reivindicar la prioridad de un depósito español anterior, ya sea de una solicitud de modelo de utilidad cuando ello sea posible (hay que tener en cuenta que la Ley 24/2015 ha aumentado el número de invenciones protegibles mediante modelo) o de una solicitud de patente podría haber obtenido alguna protección.

Otro factor que puede haber desincentivado el depósito de solicitudes nacionales cuya prioridad reivindicarían solicitudes europeas posteriores es la relajación de los requisitos de traducción para efectuar el análisis de si la invención es de interés para la defensa; mientras que el RD 2424/1986 relativo a la aplicación del Convenio sobre la concesión de patentes europea exigía en su artículo 3 la presentación de una traducción al castellano de toda la memoria ante la OEPM de la solicitud de patente europea, desde la entrada en vigor de la Ley 24/2015 y en aplicación del artículo 93.1 del Reglamento de ejecución solo se requiere la traducción del resumen y el título.

Para empresas españolas grandes y medianas, el pago de la tasa  de depósito (100,38 € u 85,32 € en formato electrónico) y de la tasa de búsqueda (684,65 € o 581,95€ en formato electrónico), requisito exigido para que la solicitud de patente española sea admitida a trámite, y mucho menos el pago de la tasa de depósito en el caso de los modelos de utilidad no debería ser impedimento para jugar esas dos cartas. En cuanto a emprendedores y universidades públicas, hay que tener en cuenta que se pueden beneficiar de un descuento del 50% en esas tasas iniciales. También hay que tomar en consideración que desde que en noviembre de 2013 el Tratado de Derecho de Patentes entró en vigor en España, es posible que el primer depósito en España, la prioridad, esté redactada en inglés o cualquier otro idioma. Asimismo, actualmente se están entregando los informes de búsqueda por parte de la OEPM antes de los 10 meses de media desde la fecha de presentación y mucho antes en numerosos casos y los tiempos de concesión son menores ante la OEPM que en la OEP; en 2018 de unos 2 años de media para patentes y de unos 3 meses de media si no hay oposición para modelos, mientras que en la Oficina Europea el plazo medio de concesión fue de media algo más de cuatro años en 2017.

Anteriormente se indicaba que un informe de búsqueda positivo emitido por la OEP a los 6 meses desde la fecha de presentación es un muy buen augurio para la obtención de una patente europea y probablemente de una patente triádica, pero no debemos olvidar que la OEPM participa con la OEP en un programa conocido como UIP (Utilization Implementation Project) mediante el cual la OEPM facilita a la OEP los informes de búsqueda y las opiniones escritas de las solicitudes de patentes nacionales cuya prioridad reivindican solicitudes de patentes europeas. Puesto que antes del año desde el primer depósito la OEPM ya ha emitido el Informe de Búsqueda con la correspondiente Opinión Escrita, en muchas ocasiones antes de los 6 meses especialmente en el llamado CAP, un informe positivo en la OEPM puede contribuir a la obtención de un informe favorable en la EPO. Como ejemplo de esta situación se puede citar la solicitud de patente europea de número de publicación EP3378295A1 que reivindica la prioridad española P2017300358. Comparen los informes de búsqueda.

Otra estrategia de primer depósito no tan arriesgada como la solicitud de una patente europea directa y que no implica reivindicar la prioridad de una solicitud nacional española, aunque sí una traducción al español de toda la memoria es la presentación de una solicitud PCT donde se designe a la OEP como Administración de Búsqueda. Si antes de los 30 meses desde la fecha de prioridad se prevé un desenlace negativo ante la OEP se puede entrar en fase nacional en España mediante solicitud de patente o de modelo de utilidad nacional.

Conclusión

La tendencia creciente a presentar solicitudes de patente europeas directas es una práctica de riesgo que algunos solicitantes españoles deberían reconsiderar.

Leopoldo Belda Soriano

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EL PRIMER OSCAR DEL CINE ESPAÑOL LO GANÓ UNA INVENCIÓN PATENTADA

Comenzamos un nuevo año y eso significa que nos acercamos a la cita anual más importante para el cine de Hollywood, la entrega de los Oscar. Aunque no es la primera vez que en este blog hacemos referencia al mundo del cine, muy justificadamente el lector puede preguntarse qué diantres tiene que ver el mundo de las patentes con los Óscar de Hollywood. Como verá unas líneas más abajo, no es nada descabellado.

El inventor protagonista de esta entrada lleva la invención en la sangre, y es que se llama Juan José de la Cierva y Hoces, nació en Madrid en 1929, es ingeniero de telecomunicaciones y sobrino de Juan de la Cierva y Codorníu, uno de los inventores españoles más populares de todos los tiempos.

Lo de que iba para inventor se vio muy temprano, puesto que ya en 1953, con 24 años presentó su primera solicitud de patente, de número de publicación ES0211825 y que tenía por objeto una cámara que permitía determinar, sin lugar a dudas, el orden de llegada en una meta. En una de sus entrevistas relata cómo el primer día que estaba probando su invento en el hipódromo de la Zarzuela, tuvo lugar un triple empate en la llegada y la cámara de cine que se empleaba en esas ocasiones no era capaz de determinar qué caballo había ganado. Sin embargo, su invento proporcionó sin ningún problema el orden de llegada de los tres primeros caballos.

Figura de la patente española ES0211825

En la época de la autarquía trabajó en los inicios de la televisión en España, fabricando incluso algunos aparatos receptores de TV y participando en la primera emisión de TV. Los desarrolladores de la primera televisión española tenían instrucciones de hacerla totalmente incompatible con otras televisiones del mundo, a semejanza de lo que antes había ocurrido con las vías ferroviarias.

Posteriormente emigró a la Cuba de Batista donde tras diseñar antenas de TV se embarcó en el proyecto de diseño y construcción de un helicóptero cubano, el C-58, pero todo se interrumpió tras el triunfo de la Revolución Cubana, aunque Fidel Castro y el Che Guevara mostraron interés en el proyecto. Juan de la Cierva no tenía intención de compartir sus negocios con el régimen castrista y por ello huyó por ferry a los EE.UU donde comenzó a trabajar en una empresa que construía autogiros y helicópteros. Posteriormente fundó la compañía de aeronáutica Dynasciences. Fue durante esta etapa, en los años 60 cuando inventó la creación que le permitió ganar el Óscar de Hollywood a la mejor contribución técnica de 1969, el Dynalens. Se trata de un estabilizador óptico para evitar los efectos no deseados de movimiento, vibraciones y desenfoque de las cámaras. La invención se le ocurrió cuando trataba de filmar a sus hijos practicando esquí acuático. Vendió el invento a la CBS por 1 millón de US$ y se empleó por primera vez en la película “Tora, Tora”. La US3212420 parece ser la primera patente que protegió al Dynalens:

Patentes posteriores, como la US3489486, y la US3910693 protegieron perfeccionamientos del Dynalens.

Figuras de US3489486                                                                                         Figura de US3910693

La obtención del Oscar fue ampliamente celebrada en España y no era para menos, al tratarse del primero obtenido por un español. Prueba de ello es el recibimiento con el que se encontró Juan de la Cierva a su llegada al aeropuerto de Barajas y esta entrevista en el diario ABC, publicada en abril de 1970, donde se subraya que se trata de una familia por cuyas venas corre la invención, aunque no es el nieto del inventor del autogiro sino el sobrino.

Entrevista publicada en el ABC de Sevilla el 28/04/1070. Dice por error que es el nieto del inventor del autogiro, cuando en realidad es el sobrino

A lo largo de esta entrevista realizada por el diario “El País”, Juan de la Cierva se refiere a su colaboración con el ejército estadounidense, que dio lugar a muchas patentes que aún hoy permanecen sin publicarse por haberse clasificado. Afirma figurar como inventor en alrededor de 40 patentes.

Juan de la Cierva recibiendo el Óscar a la mejor contribución técnica al cine en 1969

Entre los años 1975 y 1979 se mantuvo al frente de la empresa “electroóptica Juan de la Cierva”, que llegó a tener 193 empleados y un gran nivel tecnológico para la época. Participó en el desarrollo del cañón antimisiles Meroka, todavía operativo en algunos buques de la armada española y en el montaje del sistema de seguridad de los Palacios de la Moncloa y de la Zarzuela. La empresa consiguió importantes ingresos gracias a la patente ES0470596 sobre un sistema informático de tratamiento de apuestas deportivas, donde figura como inventor y solicitante su hijo Juan de la Cierva Francés.  Sin embargo, la empresa terminó en un fracaso económico y con Juan de la Cierva fuera de España.

En los últimos años Juan de la Cierva no ha cesado en su actividad “inventora”, pudiendo destacarse el “heligiro” una nave que permite la transición del helicóptero al autogiro y de este al avión, permitiendo velocidades de 600 Km/h el doble de las alcanzadas por los helicópteros y autogiros tradicionales más rápidos. La invención se encuentra protegida mediante las patentes españolas ES2275370B1 y ES2277476B1. También obtuvo una patente europea validada en España con el número ES2332921T3.

Figuras de la patente europea validad en España ES2332921T3

A sus casi 90 años sigue trabajando sobre posibles invenciones. Hace unos años estaba inmerso en el proyecto de un super tren. Juan de la Cierva no se considera un inventor sino un matemático que sabe transformar los problemas físicos en matemáticas.

Conclusión

La vida de Juan de la Cierva y Hoces puede considerase el epítome de la figura del inventor, que como afirma en una de las últimas entrevistas, siempre que se ha encontrado con un problema ha tratado de desarrollar una solución al mismo.

Leopoldo Belda

 

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EL CIANOACRILATO: LA INVENCIÓN DE LOS SUPER ADHESIVOS

En esta entrada me voy a ocupar de una invención que ha pasado a ocupar un lugar destacado dentro de las cajas o cajones de herramientas de casi todos los hogares, de un adhesivo muy potente que permite pegar…. arreglar casi todo, aunque su excesiva potencia también cause problemas en su manejo. Se trata de los adhesivos de la familia de los Cianoacrilatos.

Se puede decir que su invención se produjo en dos ocasiones, y por el mismo inventor: el estadounidense Harry Coover, que figura como inventor en alrededor de 460 familias de patentes. En 1942 trabajaba tratando de encontrar un plástico que permitiera instalar mirillas en los fusiles de los soldados aliados. Durante ese proceso de investigación dio con la familia de los cianoacrilatos, pero los desechó debido a su potente efecto adhesivo. Ya en esos años se presentaron solicitudes de patentes sobre estos compuestos, como, por ejemplo, US2467927 y US2293969.

Sin embargo, 9 años después, en 1951, se encontraba investigando dentro de la compañía “Eastman Kodak” sobre polímeros resistentes al calor que se pudieran emplear en las cabinas de los aviones a reacción. De nuevo manejó los cianoacrilatos pero en esta ocasión no dejó pasar el valor comercial de un adhesivo tan potente y rápido y “Eastman Kodak” lo protegió mediante la patente estadounidense US2768109, presentada en 1954 como continuación de una anterior solicitada en 1952 y que tiene como título “composiciones adhesivas de cianoacrilato catalizadas mediante alcohol”.

Figuras de la patente US2768109

 En 1958 se comercializó el primero de estos adhesivos con el nombre de “Eastman 910”. En los 60 el producto se licenció a la empresa Loctite, que lo comercializó bajo el nombre “Loctite Quick Set 404”. La compañía Henkel comercializó este tipo de adhesivos con la marca “super glue” que fue la que más se popularizó. De hecho, se encuentra entre lista de las marcas que se suelen emplear como genéricos en los Estados Unidos.

Marca M0885025 sobre “Loctite super glue-3” cuyo titular es Henkel.

El cianoacrilato es una resina acrílica que se polimeriza rápidamente en la presencia de agua formando unas cadenas largas y muy fuertes que son las que unen las superficies que quedan adheridas.

Polimerización del metil cianoacrilato (Fuente: Wikipedia)

Los adhesivos basados en la utilización de cianoacrilato tienen múltiples usos, algunos de ellos realmente curiosos; por ejemplo, la policía científica lo utiliza para obtener huellas dactilares que se han dejado en la escena de un crimen y que son muy difíciles de obtener por otros medios.

También se pueden encontrar documentos de patente sobre la utilización del cianoacrilato para fijar pestañas postizas y extensiones capilares (US20120247497), para estimular el crecimiento del cabello (US5767152), para alargar el cabello ( US5082010) o para fijar uñas artificiales (US4615348).

Uno de sus usos más espectacular es en el área de la cirugía, como adhesivos tisulares. Se empleó por primera vez en la Guerra de Vietnam, en 1966, para cerrar grandes heridas y evitar la muerte por pérdida de sangre. Actualmente, la FDA ha autorizado un cianoacrilato para el cierre de heridas, de nombre comercial Dermabond, en sustitución de los tradicionales “puntos de sutura”. Se emplea en diversos tipos de cirugías, tanto como el principal agente en la unión o anastomosis como elemento de refuerzo.

De cualquier modo, es preciso tener precaución en su utilización, dada la facilidad con que se adhiere a la piel debido a su humedad. Todo el que lo ha utilizado en alguna ocasión sabe lo fácil que es que se adhiera a los dedos e incluso que se adhieran varios dedos. Se suele recomendar la utilización de acetona para su eliminación de la piel. Asimismo, genera vapores que son tóxicos, al afectar a la mucosa del aparato respiratorio. Por lo que se refiere a su utilización para fijar objetos a la piel humana, la literatura ofrece una divertida anécdota, en concreto en el cuento “Matilda” del escritor británico Roald Dahl, donde Matilda, la niña protagonista decide gastar una broma a su padre aplicando “super glue” a su sombrero. A continuación, el padre tiene que sufrir múltiples penalidades hasta que consigue desprenderse del mismo: “…..Matilda, holding the hat in one hand and a thin tube of Superglue in the other, proceeded to squeeze a line of glue very neatly all round the inside rim of the hat….”

Ilustraciones de Matilda (Roald Dahl) (1988), capítulo “The hat and the superglue” , ilustraciones por Quentin Blake.

Escena de la película Matilda, correspondiente al incidente del sombrero y el superglue.

Indudablemente este producto presenta suficientes características técnicas para constituir un éxito comercial y forma parte de la lista de productos indispensable en todo hogar, pero a ello también ayudó una intensa campaña publicitaria que ha durado décadas. En este enlace pueden contemplar un anuncio de los años 80.

Anuncio de “super glue-3” de los años 80

Imágenes de campaña publicitaria de Loctite super-glue 3 en Australia (Agencia DDB – Director Matt Eastwood)

Conclusión

La aparición de los adhesivos de la familia de los cianoacrilatos abrió una etapa en el mundo del bricolaje y de las reparaciones en el hogar, pero también ha dado lugar a aplicaciones en el mundo de la salud, algo que no era tan previsible en un adhesivo.

 

 

Leopoldo Belda Soriano

 

 

 

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EL ARTÍCULO 27.3.a DEL ADPIC Y LA PATENTABILIDAD DE LAS NUEVAS TERAPIAS BASADAS EN LA MODIFICACIÓN GENÉTICA DE CÉLULAS

El pasado 6 de diciembre de 2018 y como un “side event” o actividad paralela a la sesión 29 del Comité Permanente de Derecho de Patentes que esa semana se celebraba en la sede de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) en Ginebra, tuvo lugar el debate titulado “ Las implicaciones del artículo 27.3 (a) de los ADPIC sobre la patentabilidad de terapias basadas en células y genes”. El convocante fue la ONG KEI (Knowledge Ecology International), el moderador Thiru Balasubramaniam (representante de KEI en Ginebra) y los intervinientes fueron James Love (Director de KEI), Jayashree Watal, consejera en la división de propiedad intelectual de la OMC y Els Torreele, Directora ejecutiva de la “campaña de acceso” de “Médecins Sans Frontières”.

El Artículo 27.3 (a) de los ADPIC (Acuerdos sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) establece que:

“Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad: a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.”

En su presentación, James Love expuso cómo se recoge esta flexibilidad en la legislación de algunos estados:

  • Costa Rica, Egipto, Ecuador y Guatemala:

 

En la Ley 11/1986 estas invenciones eran excluidas de la patentabilidad por no implicar aplicación industrial.

La razón que se encuentra detrás de la existencia de esta flexibilidad en los derechos otorgados por la patente estriba en que los médicos deben ser libres para administrar las últimas técnicas médicas sin miedo a infringir patentes. Sin embargo, algunos expertos esgrimen que difícilmente se podrán aplicar esas últimas técnicas médicas si los medicamentos o aparatos a utilizar sí se encuentran protegidos mediante patente.

Una vez establecida la flexibilidad permitida por los ADPIC y que según se ve la mayoría de los Estados aplican en mayor o menor medida, la cuestión es si estas nuevas y prometedoras terapias de aplicación al cuerpo humano con el fin de tratar e incluso curar enfermedades ahora incurables, se podrían excluir de la patentabilidad al considerarse “procedimientos terapéuticos”.

Para ello es conveniente centrarse en una de ellas, la conocida como CAR-T, la cual se explica en los siguientes gráficos, los cuales formaban parte de la presentación ofrecida por James Love. CAR está compuesto por las letras iniciales de “Chimeric Antigen Receptor” o receptor quimérico de antígeno y consiste en extraer del cuerpo del paciente linfocitos T, unas de las células que se encargar de eliminar elementos extraños al cuerpo. Se los manipula genéticamente, introduciendo la codificación de las sustancias que se desea que combatan. Se les dota así de un receptor de los antígenos o sustancias que poseen las células tumorales y que disparan la respuesta inmunitaria. Una vez reintroducidos en el cuerpo humano, estos linfocitos T modificados atacan las células tumorales destruyéndolas. Se emplean en el tratamiento de cánceres hematológicos, tales como la leucemia y el linfoma y tienen buenas tasas de éxito, aunque también presentan efectos secundarios muy serios como el síndrome de liberación de citoquinas.

La modificación genética de los linfocitos T para que tengan un receptor del antígeno que se desea atacar, se realiza mediante algunas de las herramientas de edición genética disponibles, tales como CRISPR, que ha sido objeto de una encarnizada guerra de patentes a lo largo de los últimos años.

Como ocurre con tantos otros nuevos medicamentos y tratamientos médicos, su precio es exorbitado y queda fuera del alcance de la mayoría de la población. Uno de los tratamientos, de nombre axicabtagene cilouce,l tiene un precio en los EE. UU. de 373.000 US$ y el conocido como Tisagenlecleucel T-suspension un precio de 475.000 US$. Los expertos están valorando cuidadosamente la relación coste/beneficio en estos tratamientos. Asimismo, estos elevados precios han hecho que inicialmente el Sistema de Salud Público británico, el NHS, los rechazara, aunque actualmente los está administrando a niños y jóvenes. El Sistema Español de Sanidad Pública pretende proporcionar estos tratamientos.

El elevado coste de estas nuevas terapias es el que ha llevado a plantearse si pudiesen incluirse en la excepción a la patentabilidad contemplada en el Art. 27.3.a de los ADPIC.

Veamos que dicen al respecto las directrices de examen de la Oficina Europea de Patentes. Dentro de esas directrices de examen, el apartado denominado “limitaciones de la excepción del Art. 53 (c)” indica que:

“Treatment of body tissues or fluids after they have been removed from the human or animal body, or diagnostic methods applied thereon, are not excluded from patentability as long as these tissues or fluids are not returned to the same body. Thus the treatment of blood for storage in a blood bank or diagnostic testing of blood samples is not excluded, whereas a treatment of blood by dialysis with the blood being returned to the same body would be excluded.” / (el tratamiento de tejidos o fluidos corporales una vez que se han extraído del cuerpo humano o animal, o los métodos de diagnóstico aplicados sobre ellos no están excluidos de la patentabilidad, siempre que estos tejidos o fluidos no se devuelvan al mismo cuerpo. Así, el tratamiento de la sangre para su almacenamiento en un banco de sangre o el análisis para el diagnóstico de muestras de sangre no está excluido mientras que el tratamiento de la sangre mediante diálisis retornando la sangre al mismo cuerpo estaría excluido.)

En Europa no es posible proteger mediante patente el procedimiento consistente en extraer las células y reintroducirlas en el cuerpo humano. Sin embargo, si estaría permitida la protección mediante patente de la modificación genética de los linfocitos T.

Además, el artículo 53 (b), que excluye de la patentabilidad los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de plantas o de animales, tema muy polémico, al que se han dedicado ya algunas entradas del blog, de manera explícita permite la patentabilidad de los procedimientos microbiológicos y sus productos.

Son numerosas las patentes que se han concedido sobre esta tecnología tanto en los EE. UU. como en Europa, más de 170 en los EE. UU. Si nos centramos en la patente EP3004337B1, concedida en agosto de 2017 por la Oficina Europea de Patentes, se observa que la reivindicación independiente no hace ninguna referencia a la extracción o reintroducción de las células en el cuerpo humano, sino únicamente a la modificación genética de las mismas y se subraya que el método se realiza in vitro:

Conclusión

Como afirmó Jayashree Watal (Consejera de la OMC en Propiedad Intelectual) durante el debate que tuvo lugar el pasado 4 de diciembre, de acuerdo a las prácticas y la legislación actualmente vigentes, la patentabilidad del procedimiento de modificación de los linfocitos T para introducirles un receptor de un determinado antígeno está fuera de toda duda y no puede acogerse a la excepción al derecho de patentes contemplada en el Art.27.a.3 de los ADPIC. James Love (Director de KEI), y la directora de la “campaña de acceso” de MSF Els Torreele, se referían al aspecto ético de la cuestión, pero ese es otro tema que debería abordarse a un nivel muy superior mediante la modificación de la legislación internacional en materia de patentes.

 

 

Leopoldo Belda Soriano

 

 

 

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Principales novedades tras la entrada en vigor la transposición de la Directiva de Marcas a través del Real Decreto-Ley 23/2018 de Modificación de la ley 17/2001 de Marcas

La entrada en vigor el pasado lunes del Real Decreto-Ley para la transposición de la Directiva de Marcas nos lleva a sacar de nuevo esta entrada al blog, actualizada con los cambios que finalmente se introdujeron en el ordenamiento jurídico español.

 Con motivo de la publicación de la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, se creó la necesidad de adaptar nuestro  ordenamiento jurídico a  lo dispuesto en dicha norma, cuyo objeto es superar la aproximación alcanzada en su día por la Directiva 2008/95/CE, y  ampliarla a otros aspectos no sólo de Derecho material de marcas sino también en relación con determinadas disposiciones de carácter procedimental.

 En su momento la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas incorporó gran parte de las normas que ahora impone la nueva Directiva, en concreto en los ámbitos de la marca como objeto de derecho de propiedad, marcas colectivas o ciertas normas procedimentales. No obstante, esta Directiva también introduce nuevas disposiciones y en algunos campos normativos aporta soluciones distintas a las que en su día adoptó nuestra legislación, por lo que se ha hecho necesaria su modificación.

Entre las principales novedades del título I del Real Decreto-ley 23/2018 que ha transpuesto la Directiva y ha introducido modificaciones en la Ley 17/2001 de Marcas, encontramos en primer lugar un cambio en la manera de delimitar el bien inmaterial solicitado a efectos registrales. Hasta ahora la Ley de Marcas exigía que el signo distintivo solicitado fuese susceptible de representación gráfica si bien según el texto que entra en vigor hoy, basta con que el signo sea susceptible de representación en el Registro de Marcas, sin especificar el medio empleado. Se trata de una cuestión de especial importancia por la propia naturaleza inmaterial del bien objeto de protección y por los efectos erga omnes que derivan de su inscripción registral. No obstante, se requiere que esta representación permita no sólo a las autoridades, sino también al público en general determinar el objeto de la protección que se otorgue al titular. Para ello la representación tendrá que ser, siguiendo lo establecido por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la EU, clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Esta modificación va a permitir a los solicitantes emplear en la representación del signo la tecnología disponible en cada momento y que sea la más adecuada a los efectos mencionados. Se plantean de este modo importantes desafíos en lo que respecta a nuevos tipos de marcas, como pueden ser las marcas multimedia, movimiento o marcas de hologramas, por poner algún ejemplo.

Ejemplos de Marcas de holograma. Fuente: EUIPO

 En lo que a las prohibiciones de registro se refiere, estas no sufren modificaciones sustanciales.

 En relación con las prohibiciones absolutas se lleva a cabo una sistematización de prohibiciones en materia de denominaciones de origen, términos tradicionales de vinos y especialidades tradicionales garantizadas, al remitirse directamente a la normativa, tanto de la UE como  nacional, que trata sobre las mismas con el objeto de evitar posibles errores de interpretación. Además, se añade una nueva prohibición que impide el registro de los signos que consistan o reproduzcan en sus elementos esenciales la denominación de una variedad vegetal anterior.

 En cuanto  a las prohibiciones relativas de registro, la principal novedad reside en que desaparece la distinción existente hasta el momento entre marca notoria y renombrada, previéndose una sola categoría, la del renombre en España, si se trata de una marca española, o del renombre en la Unión Europea, si se tratase de una marca de la Unión. Al igual que en el texto anterior de la Ley 17/2001, no se exige que exista riesgo de confusión entre las marcas en pugna para que se genere la incompatibilidad registral, resultando indiferente que los productos o servicios de la marca solicitada sean o no similares con respecto de los que protege la marca renombrada anterior, siempre que exista identidad o semejanza entre los signos y se pretenda obtener una ventaja desleal de carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o cuando el uso del nuevo signo pueda ser perjudicial para dicho carácter distintivo o renombre. Además se establece también como prohibición relativa el acceso al registro de aquellos signos que resulten incompatibles con denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas. Esta medida pretende garantizar que este motivo de denegación  sea objetable en determinados Estados miembros vía oposición independientemente de que el mismo haya de ser también examinado de oficio.

Ejemplo de solicitud de marca mixta según la normativa actual

 En relación con el procedimiento, la principal novedad la encontramos en la oposición, regulándose detalladamente la legitimación para formularla según que la misma se base en prohibiciones absolutas o relativas, recogiéndose expresamente la legitimación de los licenciatarios. Además se regula la prueba de uso que consiste en la facultad del solicitante de registro contra el que se dirige una oposición de exigir al oponente que acredite el uso de los registros anteriores en base a los cuales se formula la oposición. En el caso de que no hubiera habido uso de la marca, se deberá  acreditar  la existencia de causas justificativas de la falta de uso. No obstante, la prueba de uso no entra en vigor en el día de hoy sino que lo hará cuando entre en vigor su desarrollo reglamentario.

 En cuanto al procedimiento de renovación de registro se  establece que, para los casos de renovación total de la marca, el pago de la tasa de renovación pueda considerarse que constituye una solicitud de renovación. De este modo la  Administración podrá adoptar medidas que agilicen los trámites.

 Otra de las principales novedades radica en la competencia directa que se otorga a la Oficina Española de Patentes y Marcas para declarar la nulidad y  caducidad de los signos distintivos, sin perjuicio de que se reconoce la posibilidad de plantear una acción de nulidad en vía judicial por medio de una demanda reconvencional en el seno de una acción por violación de marca. Además se regula detalladamente la legitimación para instar estas acciones y se establecen las directrices de su procedimiento administrativo, que tendrán su desarrollo posterior por vía reglamentaria. Se regula también la posibilidad de exigir prueba de uso de la marca a instancia del titular de la marca posterior, así como las consecuencias jurídicas de su falta. Con respecto a los efectos de la declaración de caducidad también existe una novedad pues se retrotraen a la fecha de la solicitud administrativa de caducidad o a la fecha  de la demanda reconvencional, según proceda, sin perjuicio  de que en la resolución o sentencia que la declare se fije una fecha anterior.

 Estas son las principales novedades del título I del Real Decreto-ley que entró en vigor el  14 de enero de 2019. No obstante, la prueba de uso en el procedimiento de registro, como se ha dicho anteriormente, entrará en vigor cuando se apruebe el desarrollo reglamentario de esta norma y la competencia directa de la Oficina Española de Patentes y Marcas para el conocimiento de las solicitudes de nulidad y caducidad de signos distintivos verá demorada su entrada en vigor hasta el 14 de enero de 2023.

 La OEPM ha publicado varias noticias para facilitar al usuario la adaptación a este nuevo escenario, incluyendo una Nota informativa y  una Resolución que indica las definiciones de los tipos de marcas, así como los tipos de formatos en que se pueden solicitar.

 

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