Introducción

Tradicionalmente la innovación se ha asociado a la figura del inventor aislado, ajeno al mundo, que en su laboratorio desarrollaba una idea. Sin embargo, la innovación en la actualidad se produce en centros de investigación en los que la figura del inventor aislado pierde importancia y, por el contrario, cobra relevancia la del equipo de investigación.

Así las cosas, se plantea como problema de primera magnitud el determinar de qué medios jurídicos dispone la empresa para proteger la innovación y qué es más conveniente a la hora de tutelar el esfuerzo inventivo. Para responder a esta cuestión es necesario abordar el sistema de patentes del Ordenamiento Jurídico español.

Ha de notarse del mismo modo que el comercio internacional cada vez está más ligado a la existencia de derechos de propiedad intelectual en sentido amplio, incluyendo en dicho concepto las patentes. Ciertamente, no deja de ser revelador que en la Ronda Uruguay de negociación del GATT, que desembocó en el Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio, se incluyera un capítulo de negociación relativo a los derechos de propiedad intelectual, recogido como Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo ADPIC). Como es sabido, en este capítulo se concedió una importancia trascendental a la protección de la patente y se impuso a los Estados que se quisieran beneficiar de las ventajas arancelarias del GATT la obligación de proteger de modo efectivo en sus legislaciones los derechos de patente.

Desde una perspectiva más concreta, una primera decisión que se ha de tomar en el seno de la empresa es la opción entre el secreto o la divulgación asociada a la patente. En general, las empresas optan por patentar aquellas invenciones que no se pueden mantener en secreto (invenciones de la mecánica, invenciones cuya configuración externa permite a un experto en la materia reproducir la invención, etc.). También la opción a favor de la patente de depende de los costes de la copia por parte de terceros (si es fácil copiar, interesará patentar), de la posibilidad de amortización de la invención (la patente será más importante si es necesario amortizar la inversión innovadora), de la vida tecnológica media de las invenciones en un determinado sector de la técnica (cuanto más corto sea el ciclo de innovación, menos interesante será obtener la patente).

En las líneas que siguen se tratará de ofrecer una panorámica muy simple de las vías que para la protección de las invenciones ofrece el Ordenamiento español, tratando en cada una sus ventajas e inconvenientes y centrándonos, sobre todo, en la protección que otorga la patente.

La protección por patente y por modelo de utilidad

La patente constituye un título que otorga el poder público al inventor por el cual se concede a éste último el derecho de explotar en exclusiva la invención durante un período de veinte años dentro de un determinado territorio. Como contrapartida a esta exclusiva de uso, la invención es divulgada y hecha accesible al público mediante su inscripción en el Registro de Patentes.

La empresa que logra un resultado inventivo deberá ponderar en primer lugar los lugares a los que tiene previsto expandirse. Parelelamente solicitará protección para todos los Estados en los que esté interesado en obtener el derecho de explotación en exclusiva (monopolio) de la invención que ha desarrollado. Sintetizando, a la empresa innovadora se le abren las siguientes posibilidades:

Esbozadas las vías de protección, toca referirse a los requisitos de patentabilidad. Este es uno de los puntos centrales de la protección. En efecto, la ratio del sistema de patentes se basa en la siguiente premisa: el Poder público concede el monopolio en el que consiste la patente como facultad exclusiva de comercialización a cambio de la divulgación que de su invención efectúa el solicitante. Sin embargo, para que este monopolio o derecho de exclusiva esté justificado es menester que la invención que se divulga sea un bien valioso. El bien es valioso cuando cumple los requisitos de patentabilidad, resolviendo de un modo novedoso un problema técnico.

Los requisitos de patentabilidad están armonizados a nivel comunitario y, en general, en los países industrializados y menos desarrollados (también por influencia del Acuerdo ADPIC, antes citado). Son tres: la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. De entre estos requisitos conviene reparar especialmente en el de la novedad. La novedad que se exige para conceder una patente debe ser mundial. Es nuevo lo que no ha sido hecho accesible al público en ningún Estado. Por ello, la publicación de la solicitud de la patente supone la destrucción de la novedad -e imposibilidad de patente- si no se solicita la patente dentro del año de prioridad respecto del Estado al que concierne.

El sistema español de concesión de patentes se basaba en un registro tipo buzón, en el que se concedían todas las patentes solicitadas. La situación cambió con la introducción en España del Informe sobre el Estado de la Técnica por la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986. Muy recientemente, el Real Decreto Ley de 30 de julio de 1998 (Real Decreto Ley 8/1998) ha establecido la posibilidad de que, a petición del solicitante de la invención, se efectúe un examen previo de la concurrencia de los requisitos de patentabilidad en la invención. Este examen es realizado por la Oficina Europea de Patentes y por otras Oficinas de países innovadores.

El titular de una patente tiene la obligación de satisfacer de modo adecuado el mercado nacional como contrapartida de la exclusiva concedida. En este punto se ha producido por la Ley 66/1997 una importante reforma del Ordenamiento español. Anteriormente se exigía la prueba de la explotación en España. En la actualidad es suficiente con que el objeto de la patente se comercialice en el territorio español, siempre que haya sido fabricado en algún Estado que sea Miembro de la Organización Mundial del Comercio.

El modelo de utilidad es una forma de protección de la innovación de particular predicamento en la praxis española que se configura como un título de protección para invenciones menores, por eso, a diferencia de la patente, sólo exige novedad nacional y sólo otorga protección por diez años. En general, bajo el modelo de utilidad se protegen invenciones de forma que suponen una mejora funcional del producto sobre el que recaen. La Ley de Patentes de 1986 supone el espaldarazo a esta figura, a la que pretende potenciar ante la consideración de que los modelos de utilidad son solicitados preferentemente por españoles, mientras que las patentes son solicitadas por una mayoría abrumadora de empresas extranjeras. La práctica conoce alguna manifestación abusiva de la protección de los modelos de utilidad, por utilizarse la vía de protección del modelo de utilidad para importar en el Ordenamiento español invenciones ya divulgadas en otros Ordenamientos (v. por ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo del 31 de mayo de 1994 sobre una esponja de níquel divulgada en el extranjero).

En general, el uso que hacen las empresas españolas del sistema de patentes es bastante limitado, como se puede apreciar en el siguiente cuadro 1.

Evolución de las solicitudes de patentes según su origen

Fuente: Martinez González, A. (1998)

La protección mediante secreto industrial o know how

Hemos destacado en la Introducción de este artículo cómo toda empresa innovadora ha de optar entre divulgar la invención -solicitando la patente- o mantenerla en secreto. La decisión va a depender en gran medida de los factores antes enunciados (rentabilidad de la invención, ciclo de vida del producto, posibilidad de descubrimiento por los competidores, etc.). La ventaja principal de la opción por el secreto es que no existe plazo límite de tutela y que el ahorro de costes es mayor. La desventaja es que otro innovador puede adelantarse y patentar la invención.

Si el empresario opta por mantener en secreto la invención, dicha decisión no significa la total desprotección de su situación jurídica. En primer lugar, el empresario puede transmitir a terceros el conocimiento secreto que posee mediante la licencia de know how. Esta licencia le obliga a dejar de explotar los conocimientos transmitidos a la expiración de la misma y en tanto no hayan devenido conocimientos de dominio público. La normativa de la competencia desleal protege al empresario frente a divulgaciones efectuadas por empleados suyos o por otras personas que divulguen los secretos mantenidos en el seno de la empresa. Es también posible reivindicar la patente solicitada en fraude de sus derechos por alguien al que el empresario hubiera transmitido su know how.

Desde la perspectiva del Derecho de patentes, el empresario que opta por mantener en secreto una invención debe tener en cuenta que esa invención puede ser patentada por otro que llegue a la misma con posterioridad al primer inventor. Sin embargo, en el Ordenamiento español esta situación está contemplada. Quien ha explotado una invención o ha hecho preparativos serios y efectivos para explotarla con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente, puede seguir explotando la invención una vez que de ésta se obtenga la patente por un tercero. Es el llamado derecho de preúso que se consagra en el art. 54 Ley de Patentes.

Otros títulos de protección

La patente, el modelo de utilidad y el secreto industrial suponen las modalidades principales de protección de la innovación en el sistema español de propiedad industrial. Con todo, existen otras figuras que operan de modo complementario en la tutela jurídica de la innovación y que son: la marca, el modelo industrial, el Derecho de autor y el Derecho de la competencia desleal.

La marca es un signo distintivo por el cual el empresario distingue los productos o servicios que elabora de los productos o servicios de otros. Una buena política de marcas es necesaria para afianzar la inversión realizada en la innovación, dado que la patente y el modelo de utilidad tienen una duración limitada en el tiempo (veinte y diez años respectivamente). Si durante el tiempo de exclusiva el titular de la patente ha logrado imprimir su marca en la mente o en los hábitos de los consumidores será más difícil que a la expiración de la patente otros competidores puedan arrebatar al otro titular de la patente la posición de fuerza en el mercado. De este modo, por ejemplo la empresa Xerox ha mantenido una posición relevante en el mercado de fotocopiadoras; Black&Decker en el mercado de herramientas, los laboratorios farmacéuticos en relación con los productos pioneros respecto de los genéricos, etc.

Los modelos y dibujos industriales (diseño industrial) son innovaciones de carácter estético. La protección que otorgan en el Ordenamiento español es de diez años y, en general, no está adecuada a las creaciones de temporada ni a las creaciones que supondrían una multiplicidad de registros (no todos los dibujos se explotan, sino un número limitado). La aprobación de una Directiva comunitaria sobre diseño industrial, respecto de la cual se ha aprobado en 1998 la Posición Común del Consejo, supondrá un cambio decisivo para la regulación en España.

El Derecho de autor es el instrumento que protege en el Ordenamiento español las obras literarias y artísticas. Su ámbito de protección en la innovación es limitado. Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 1996 incorrectamente estima que se puede proteger por Derecho de autor un folleto de instrucciones sobre un modelo de utilidad de una mampara de baño que había caído en el dominio público.

El Derecho de la competencia desleal sirve para atacar las conductas desleales de los competidores. Por esta vía de protección se puede evitar el soborno de empleados, la violación de secretos industriales y los actos de confusión. Sin embargo, hay que partir del principio de la licitud de copia de todos las creaciones ajenas que no ostenten un derecho de exclusiva. Así, si alguien divulga su invención sin patentarla, no podrá reprochar la copia de sus productos, ya que, como hemos visto, el principio base del Ordenamiento español es la libre imitación de las prestaciones ajenas.

Bibliografía

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Enterría, González Campos y Muñoz Machado, Civitas, Madrid.

Lobato, M. (1994). El nuevo marco legal de las patentes químicas y farmacéuticas. Civitas, Madrid.

Martínez González, A. (1998). "I+D y patentes: su importancia económica en un mercado globalizado", Revista del Instituto de Estudios Económicos, Madrid.

Otero Lastres; Lema Devesa; Casado Cerviño; Gómez Montero. (1987). Comentarios a la Ley de Patentes. Praxis Mercantil, Barcelona.