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Pregunta
Estamos valorando si proceder a la patente de un aparato en los principales países de Europa y en EEUU. Creemos que la mejor vía parece la PCT a través de la OEPM y desearía información sobre las siguientes dudas concretas:
- Qué vía está siendo lo más habitual en un caso como el nuestro: Patente europea + patente EEUU o patente PCT + fase nacional en Europa y en EEUU.
- Qué recomendaría un abogado de patentes a la pregunta.
- Cuál de las 2 opciones resulta más onerosa.
- En qué se diferencia la solicitud PCT de la Euro-PCT.
- Para una solicitud PCT, si vamos a través de la OEPM trabajaremos en español pero en la fase nacional habrá que pasar al inglés para EEUU y para al Oficina Europea, por lo que: ¿No sería mejor acudir desde el principio a la OMPI en inglés?
- Desde que a entrado en vigor la inclusión de una "1ª opinión" con el informe de búsqueda internacional, ¿Deja de ser tan útil solicitar el "examen preliminar"? ¿Qué se recomienda a este respecto (teniendo en cuenta el ahorro)?
- Aunque se usase la OEPM para la solicitud PCT, ¿Sería posible y recomendable presentar toda la documentación en Español e Inglés desde e principio? ¿Lo permite la OEPM?
- En la declaración VIII del petitorio PCT, en el ejemplo adjunto en la OMPI se hace una "declaración del derecho de la empresa …" en VIII.ii, en la que se excluye a EEUU, entiendo que en EEUU deban presentarse los inventores como solicitantes, pero supongo que habrá algún modo de "declarar" su renuncia a los derechos o la cesión de los mismos, que sirva para EEUU, ¿Qué declaración debe hacerse para documentar este respecto? ¿Se hace ahora o en a fase nacional con EEUU?
- Al proceder a la fase nacional en EEUU parece que hace falta utilizar un agente en dicho país, ¿Es esto imprescindible? ¿Hay agentes españoles con "acreditación" para EEUU o con sede en dicho país que nos facilite la fase nacional?
- Supongo que la fase nacional (regional) para la patente europea será sencilla, pero creo que hará falta traducir al Inglés, Francés o Alemán. ¿Puede de algún modo conseguirse la patente europea sin traducir los documentos a dichos idiomas?
- ¿Que coste aproximado podemos estimar que llevaría la fase nacional en EEUU?
Muchas gracias de antemano.
Respuesta
A continuación pasamos a facilitarles la respuesta a sus consultas:
- La vía habitual de protección suele ser siempre el PCT, por las facilidades de demora de plazos que ofrece así como por la posibilidad de contar con un Informe del Estado de la Técnica (IET ó IBI) que avanza datos sobre la posible patentabilidad de la invención. No obstante, si no se necesita ganar tiempo, y se conoce el estado de la técnica, teniendo claro que desean registrar en EE.UU. y Europa, lo propio sería evitar el PCT e iniciar directamente la protección en esos territorios por vía de Patente Europea y Patente en EEUU.
- y 3. La recomendación del abogado de patentes va en función de los intereses del solicitante. La vía del PCT previo puede ser algo más costosa pero al mismo tiempo puede evitar gastos innecesarios, ya que si en el IET (IBI) desvela que la invención no tiene novedad, se recomienda no continuar, ahorrando con ello el gasto de las fases nacionales.
- El PCT no es una vía de registro de patentes, sino solo una vía que unifica el proceso de registro en la fase previa. El PCT se agota con la entrada de la patente en las fases nacionales, siendo luego las oficinas nacionales o regionales (Ej. Ofic. Europea de Patentes EPO) las que deciden sobre la concesión.
El Euro-PCT es una Patente Europea que procede de una PCT. La ventaja que presenta es que si el PCT se hizo ante la Oficina Española de Patentes, el Informe de Búsqueda que ésta emite tiene validez frente a la EPO, la cual no requiere que se vuelva a hacer ni a abonar ese trámite.
La EPO sí que examina la patente Euro-PCT que recibe y decide sobre su concesión o denegación.
- Se puede acudir directamente a la PCT en Inglés, para lo cual recomendamos que se designe como Oficina encargada de la Búsqueda la EPO, para que su informe luego sea válido ante ella misma. No obstante, puesto que la finalidad del PCT es también evitar costes (Ej. de traducción) si el informe revela que la invención no es nueva, es por lo que se suele acudir primero a la OEPM.
- El problema de la opinión preliminar del PCT es que no admite réplica y por lo tanto tiene un carácter limitado. Nuestro consejo en este sentido sería acudir al examen preliminar (IPE) solo si la opinión previa del PCT fue negativa y hay dudas. En el caso de que se tenga certeza sobre el error o el acierto en la opinión, la realización del IPE puede resultar innecesaria tal y como sugieren en su pregunta.
- El trámite del PCT ante la OEPM debe hacerse en español que es el lenguaje de trabajo, ello sin perjuicio de que el examinador español sea capaz de analizar documentos encontrados en el IBI que están en Inglés.
- Dada la especialidad de EEUU en este punto, la declaración de cesión del derecho de patente de los inventores hacia la empresa se hace al iniciar la fase nacional allí, puesto que la USPTO lo requiere en todo caso.
- Es necesario contar con un domicilio local estadounidense. No conocemos ningún agente español que tenga esa doble condición y en todo caso no lo recomendaríamos ya que es muy habitual que la solicitud tenga al menos uno o dos rechazos provisionales antes de su concesión que requieren de personal experto que conozca el sistema y las reglas locales que son muy distintas, tanto en el fondo como en la forma a las europeas.
- Suponiendo que la patente europea se sigue en inglés, la traducción al francés y alemán es solo precisa una vez aceptada la patente, y solo deben traducirse las reivindicaciones. Posteriormente, cuando se publica la patente concedida (B1) se dispone de un plazo de tres meses para traducir la patente al idioma de cada país en que se desea convalidar. La traducción es por lo tanto insalvable.
- El coste de la solicitud de patente en EE.UU. a través de abogados locales puede oscilar entre los 3.000 € y los 6.000 €, no obstante, cada rechazo provisional puede suponer en su contestación de 2.000 € a 4.000 €, dependiendo de las horas de trabajo empleadas. A la concesión deben abonarse también las tasas de registro (aprox. 1.000 a 2.000 €)
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