Pregunta

He solicitado varios proyectos de investigación junto con una compañía farmacéutica. En principio sólo estaban interesados en la posible explotación de los resultados, pero creo que se están intentando aprovechar del proyecto y presentarlo en otras convocatorias con su nombre. ¿Debería patentar la idea y posible explotación del medicamento aunque no tengamos aún resultados? ¿Cuanto costaría?

Respuesta

Todo depende de las cláusulas del convenio de cooperación firmado entre Ud. y la empresa, y en su defecto de lo que digan las normas de proyecto de investigación conjuntamente solicitado, que a veces (casos de subvenciones, etc) establecen ya las normas que regirán la propiedad de los resultados totales y parciales.

Si por ejemplo existe un contrato en el que la empresa consta como propietaria de los resultados, Ud. no podría solicitar la patente ni explotar los resultados.

Si no existiese tal contrato y tampoco se pacto nada, entonces los resultados son materia y propiedad común de los inventores, salvo que éstos trabajen por cuenta ajena al 100%, es decir en un proyecto de I+D por encargo totalmente pagado por la empresa. En este ultimo caso, Ud. tampoco tendría derecho alguno a patentar los resultados.

No le aconsejamos adelantarse en la solicitud de la patente si aún no tienen los resultados finales ya que una solicitud de resultados parciales podría privar de novedad o actividad inventiva a la patente de los resultados finales, ya que entre los requisitos exigidos para la concesión de la patente se encuentra la novedad mundial, es decir que no puede haberse divulgado antes de la fecha de la solicitud el resultado por que Uds. mismos podrían causar la perdida de la patente.

Nuestro consejo, si existe un incumplimiento contractual (sea pacto escrito o verbal) es que curse una reclamación a la empresa y constate si se están vulnerando sus derechos sobre la invención.

Pregunta

Estimados Sres.:

He solicitado a la OEPM el registro de varias patentes a través de una Universidad. Posteriormente estamos intentando crear una empresa de base tecnológica (CEBT), y queremos solicitar a la Universidad que nos licencie el uso de esas patentes presentadas por nosotros para poder crear nuestra empresa, que se dedicará entre otras cosas a la explotación comercial de esas patentes.

Mi pregunta es: ¿podemos realizar una solicitud preferente a la Universidad sobre esas patentes?

¿Como se resuelven esas solicitudes si somos nosotros los propios inventores?

Agradeciendo su información.

Respuesta

Aunque no lo menciona, estimamos que Ud. se está refiriendo a invenciones laborales, es decir, que las patentes protegen trabajos hechos en la relación laboral o funcionarial que les une a los inventores con la Universidad.

Este dato es importante porque la regulación de las invenciones laborales y universitarias es específica. Si no existiese tan relación se debe atender a lo pactado en contrato.

Si existe esa relación, la titularidad o la preferencia para ser titular de las patentes es de la Universidad, aunque los inventores tienen derecho a participar en los beneficios que se generen en su explotación económica en las medidas y formas que marquen los Estatutos del centro.

Puesto que la Universidad a menudo no está interesada o no puede hacer la explotación de la patente por sus propios medios, pacta con los inventores ceder dicha explotación por completo a estos (o a una sociedad creada por ellos) a cambio de un royalty o de un pago, o a cambio de nada a veces.

La forma jurídica como se implementa esta cesión de la explotación es a través de un acuerdo de licencia. Los inventores no tienen en principio ninguna preferencia legal para acceder a esa licencia, que es discrecionalidad del titular de la patente en otorgarla a quien quiera y como quiera. El inventor laboral solo tiene derecho a ser citado como inventor y si es universitario a recibir una participación de lo que se ingrese por la explotación, si así lo dicen sus Estatutos. La resolución de esas solicitudes de patentes por la OEPM no se diferencia en nada al resto de las solicitudes comunes.

La licencia pues debe ser pactada libremente con la Universidad, y podrá ser exclusiva o no, solo para España o para otros países donde se extienda la patente (si es exclusiva es habitual pactar que el licenciatario pagará los gastos de extensión registral).