EL DERECHO DE PRIORIDAD EN LAS PATENTES: EL COMIENZO DE TODO (Primera Parte)

El llamado derecho de prioridad se estableció en el Convenio de la Unión de Paris de 1883, el primer tratado internacional en materia de propiedad industrial, es por ello que cuando se habla del derecho de prioridad se habla del nacimiento del derecho de patentes moderno y de los procedimientos de concesión de patentes actuales. Hay que resaltar que España fue uno de los 11 primeros estados en firmarlo y ratificarlo. El derecho de prioridad se estableció en dicho tratado para tratar de solucionar el problema que se estaba viviendo con la proliferación de exposiciones universales que se experimentó en aquellos años (Londres 1851, Viena 1873, Barcelona 1888, París 1889, Chicago 1893….). En aquellos tiempos, el inventor protegía la invención en su país de origen y posteriormente la divulgaba en alguna exposición, que era el método más popular para dar a conocer la invención. Esta divulgación destruía la novedad de posteriores solicitudes de patente sobre la invención presentadas en otros estados. Para tratar de subsanar este problema, el Convenio de la Unión de París define el derecho de prioridad en su artículo 4:

A.

1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.

3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

B.  En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.

Es decir, quién realizó el primer depósito de una solicitud de patente, disfrutará de un período de 12 meses a partir de esa fecha durante los cuales podrá presentar otras solicitudes de patente sobre la misma invención en otros países, de modo que, en esos depósitos posteriores, la fecha relevante a efectos de evaluar la novedad y actividad inventiva del objeto de la invención es la del primer depósito, la llamada fecha de prioridad.

Así, a primera vista, pareciera que el derecho de prioridad fuera de muy fácil aplicación, pero en realidad hay numerosos matices, que vamos a ir viendo:

Respecto al acto que da nacimiento al derecho, dentro de la definición del Convenio de la Unión de París, se habla de “depósito regular”. Por depósito regular se entiende aquel que cumple con los requisitos mínimos para obtener una fecha de presentación, independientemente de cuál sea su suerte posterior.

Desde que el Tratado del Derecho de Patentes o PLT (Patent Law Treaty) entró en vigor en España el 06 de noviembre de 2013, es posible obtener una fecha de presentación, aportando una descripción (en cualquier idioma), una indicación de que se desea una patente, unos datos de contacto de solicitante o una referencia a otra solicitud anterior en lugar de los requisitos anteriores.

Una vez obtenida la fecha de presentación, sería posible abandonar la solicitud, dejando de pagar la tasa de presentación y tendríamos un depósito regular cuya prioridad se podría reivindicar en depósitos posteriores. Una vez que entre en vigor la nueva Ley de Patentes (el 1 de abril de 2017), la Ley 24/2015, será preciso pagar la tasa del Informe sobre el Estado de la Técnica y la de solicitud inicialmente. Si no se hiciera, la solicitud se tendrá por desistida (Art. 33, 3) aunque podría haberse obtenido una fecha de presentación, o depósito regular a efectos de reivindicar el derecho de prioridad.

Todos los profesionales del mundo de las patentes habrán oído hablar alguna vez del concepto de “prioridad de exposición”. En la mayoría de los casos, se trata de una confusión con una de las llamadas “divulgaciones inocuas”, de las que ya se habló en una entrada anterior. Pero realmente, el Convenio de París, en su artículo 11, permite que aquellos estados que así lo deseen, establezcan que la divulgación de la invención dé inicio al período de 12 meses durante el cual se puede reivindicar el derecho de prioridad. Mediante una búsqueda rápida en la recopilación de leyes de patentes nacionales de la OMPI se puede descubrir que ello existe en Bosnia- Herzegovina. La decisión T0382/07 de las Cámaras de recursos de la Oficina Europea de Patentes (EPO) se refiere a un caso en el que se pretendía hace valer ante la EPO el derecho de prioridad de exhibición otorgado por la República de Macedonia. Quizás merece la pena señalar, que en los Estados Unidos y debido al peculiar sistema de “período de gracia” de que disponen y del que ya se habló en otra entrada anterior, se considera que, en la práctica, la divulgación por el solicitante de su invención hace que comience un período de 12 meses hasta que se presente la solicitud de patente y durante el cual no debe preocuparse del estado de la técnica ni del surgimiento de derechos de terceros. Es por ello que, en la práctica, en los EE.UU. el derecho de prioridad se puede extender hasta los 24 meses desde la primera divulgación. Debido a esta regulación, algunos expertos afirman que en lugar de ser del tipo “first to file”, el cual introdujo la “America Invents Act”, el sistema de Patentes norteamericano sería del tipo “first to publish”. 

Respecto al tipo de depósito que da lugar al nacimiento del derecho, el Convenio de París establece claramente que es posible reivindicar el derecho de un modelo de utilidad en una solicitud de patente y viceversa, también indica que en el caso en que al presentar una solicitud de modelo de utilidad se reivindique la prioridad de un diseño, el plazo a aplicar será el de los diseños, es decir, 6 meses.

Las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes tienen una decisión, la J0015/80 en la que se descarta la posibilidad de reivindicar el derecho de prioridad de un diseño al presentar una solicitud de patente europea, por tratarse de dos figuras distintas (en un caso se protegen creaciones estéticas y en otro invenciones de carácter técnico)

¿Puede un segundo depósito dar lugar al nacimiento del derecho de prioridad? Si una vez presentada una solicitud de patente sobre una invención, se presenta una segunda solicitud sobre la misma invención, sin reivindicar la prioridad del primer depósito, y siempre que la primera solicitud haya sido denegada, retirada o considerada retirada sin haber sido publicada, entonces la segunda solicitud puede dar lugar al nacimiento del derecho de prioridad.

En relación con este asunto resulta interesante la decisión T0400/90 de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes. La solicitud, que reivindicaba una prioridad anterior, se refería a un medidor de flujo eléctrico que comprendía una determinada característica A. Dichas características se encontraban exactamente del mismo modo en el documento prioritario. Sin embargo, existía una solicitud anterior presentada por el mismo solicitante, aunque la característica A sólo se mencionaba cuando se describía el estado de la técnica anterior. Por otro lado, la característica A era conocida en el estado de la técnica y se empleaba con frecuencia. En este caso la decisión afirma que la invención objeto de esta solicitud anterior era distinta y que la prioridad era válida, pues se trataba del primer depósito regular.

La prioridad interna. La ley de patentes 11/1986 no permite la reivindicación de una prioridad interna, de una solicitud presentada anteriormente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), puesto que el artículo 28.1 de la Ley 11/1986 establece que:

Quien hubiere presentado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de certificado de utilidad o de certificado de inventor en alguno de los países de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial o sus causahabientes gozarán, para la presentación de una solicitud de patente en España para la misma invención, del derecho de prioridad establecido en el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Es decir, sólo se puede reivindicar en España la prioridad de un primer depósito efectuado en el extranjero.

Sin embargo, la entrada en vigor de la Ley 24/2015 cambiará la situación, pues el artículo 30 indica:

“…..gozarán, para la presentación de una solicitud de patente en España sobre la misma invención, de un derecho de prioridad de doce meses a partir de la fecha de presentación de dicha primera solicitud nacional o extranjera………”

Es decir, es posible presentar una solicitud nacional que reivindique la prioridad de una solicitud nacional anterior (modelo de utilidad o patente). Esta nueva figura, reemplaza en cierto modo a la figura de las adiciones, que ahora permite la protección de mejoras de una invención, a lo largo de toda la vida de una patente (título X de la Ley 11/1986), de manera que el objeto de la solicitud de adición debe tener novedad respecto a la solicitud principal pero no actividad inventiva. Esto es contradictorio con un procedimiento de concesión con examen obligatorio de patentabilidad, como el establecido en la ley 24/2015 y por ello se ha suprimido. Pero, ahora y durante un período de un año, será posible presentar una solicitud que tenga por objeto el perfeccionamiento del objeto de una solicitud presentada anteriormente, beneficiándose parcialmente de la fecha del primer depósito a efectos del establecimiento del estado de la técnica pertinente.

Para que la reivindicación de un derecho de prioridad sea admitida, es preciso cumplir con una serie de requisitos formales: El pago de una tasa (actualmente el importe en España es de 19,85€), la indicación del número, país y fecha del primer depósito cuya prioridad se reivindica y en determinadas circunstancias el certificado y traducción del primer depósito. Hasta la entrada en vigor del PLT, era preciso presentar en el plazo de 4 meses desde la fecha de presentación tanto un certificado de la primera solicitud como una traducción al castellano de la misma. Sin embargo, actualmente ya sólo es preciso si durante la búsqueda aparecieran documentos publicados entre la fecha de prioridad y de presentación o presentados en ese período y publicados posteriormente (según el artículo 6.3 de la Ley 11/1986 o de la 24/2015), pues en ese caso de la validez o no de la prioridad reivindicada dependerá el que esos documentos pasen o no a formar parte del estado de la técnica o que puedan ser tenidos en cuenta para evaluar la novedad de la invención. Como se puede observar, por tanto, la entrada en vigor del PLT ha reducido significativamente la carga administrativa para los solicitantes que reivindican la prioridad de un depósito anterior,

Otro elemento del derecho de prioridad es quién lo puede reivindicar. El artículo 4 establece que será quien hubiere depositado regularmente una solicitud o su causahabiente. Para que la prioridad reivindicada sea válida, es preciso que coincidan el titular de la primera solicitud y el de la segunda solicitud que reivindica la prioridad de la primera. Si ha habido una transferencia del derecho, en España es preciso presentar un certificado escrito de la misma ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y fechado antes del depósito de la segunda solicitud que reivindica la prioridad.

Por lo que se refiere a la patente europea, según se puede ver en la decisión T1008/96 de las cámaras de recursos, la Oficina Europea se atiene a lo que señale la legislación nacional. Hay países europeos, como Italia y Alemania, donde no es preciso aportar un documento escrito que pruebe la transferencia del derecho.

Respecto a la nacionalidad de los solicitantes que pueden beneficiarse del derecho de prioridad, la creación de la OMC (Organización Mundial del Comercio) extendió la posibilidad de reivindicar el derecho de prioridad además de a los nacionales de estados miembros de la Unión de París, a los nacionales de estados miembros de la Organización Mundial del Comercio. Con ello se solucionó el problema que se les planteaba a ciertos países como Taiwán que no son miembros de las Naciones Unidas, pero sí de la OMC.

Respecto a la Oficina Europea de Patentes, la Organización Europea de Patentes no es parte contratante del Convenio de la Unión de París y por ello regula el derecho de prioridad en sus artículos 87-89. El Convenio de la Patente Europea es un acuerdo especial según el Art. 19 del Convenio de la Unión de París y cumple con dicho Convenio.