LOS DERECHOS DE USO PREVIO Y LAS PATENTES
Todas las Leyes de patentes definen los derechos que confiere el título de patente. Tanto en la Ley de Patentes 11/1986 como en la Ley 24/2015, que entrará en vigor el próximo 1 de abril, dichos derechos vienen definidos en el título VI como “ius prohibendi”. También todas las legislaciones en la materia definen una serie de excepciones y limitaciones al derecho de patentes y entre ellas se encuentra el denominado “derecho de uso previo” o de “preuso”.
En la Ley 11/1986, dicho derecho viene definido en el artículo 54.1:
Artículo 54.
1. El titular de una patente no tiene derecho a impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en el país lo que resulte constituir el objeto de la misma, o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto, prosigan o inicien su explotación en la misma forma en que la venían realizando hasta entonces o para la que habían hecho los preparativos y en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa. Este derecho de explotación sólo es transmisible juntamente con las empresas.
En la Ley 24/2015 se define en el artículo 63:
Artículo 63.
1. El titular de una patente no tiene derecho a impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en España lo que resulte constituir el objeto de la misma, o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto, prosigan o inicien su explotación en la misma forma en que la venían realizando hasta entonces o para la que habían hecho los preparativos y en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa. Los derechos de explotación solo son transmisibles juntamente con las empresas que los vengan ejerciendo.
Según se observa, la definición es prácticamente la misma. Sólo se introduce una aclaración en relación con la transmisión juntamente con las empresas; “transmisibles juntamente con las empresas que los vengan ejerciendo”
Aunque se habla de “derechos de uso previo”, en realidad se trata de una limitación de los derechos otorgados por la Ley al titular de la patente.
El Convenio de la Unión de París (1883) hace referencia a estos “derechos de uso previo” en el artículo 4B, remitiendo a lo que establezca la legislación de cada estado:
“Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.”
La finalidad del llamado “derecho de preuso” es conciliar los intereses del titular de la patente y de un usuario anterior en buena fe. Se permite al usuario anterior seguir utilizando o explotando la invención, aunque en condiciones más restrictivas que el titular de la patente. Habitualmente, estos derechos se intentan hacer valer cuando el supuesto titular de dichos derechos de preuso es demandado por presunta infracción de una patente.
En la definición del “derecho de preuso” en la Ley española hay una serie de elementos que conviene analizar:
– La explotación.
– Preparativos serios y efectivos.
– La misma invención.
– La fecha hasta la que pueden surgir.
– Alcance territorial.
– Buena fe.
– Las necesidades razonables de su empresa.
– La transmisión.
La explotación
Los actos de explotación son aquellos comprendidos en el artículo 50 (Ley de Patentes 11/1986) o el artículo 59 (Ley de Patentes 24/2015), el “ius prohibendi”. Ello se indica en la sentencia 397/2012 (Sección 28 – Audiencia Provincial de Madrid. 21/12/2012):
“Por explotación del objeto de la patente debemos entender aquello para lo que está facultado el titular y que otro venía realizando antes, en el caso del preuso, lo que se corresponde con los actos descritos en el artículo 50 LP (fabricación, ofrecimiento, introducción en el comercio o utilización del producto objeto de la patente) o los preparativos para realizar esos actos, que debe ponerse en relación con el concepto de explotación contemplado en los artículos 83 y 94 LP (proceso de fabricación en instalaciones industriales y comercialización del objeto de la invención, o preparativos para ello).”
Los preparativos “serios y efectivos”
El artículo 54 establece como requisito que el objeto de patente se debería haber venido explotando o que se hubieran hecho preparativos serios y efectivos. Este último aspecto es “interpretable”, ¿Cuándo se considera que un preparativo ha sido serio y efectivo?
La interpretación que se hace en la jurisprudencia disponible en España es bastante estricta. A continuación, se recogen algunas decisiones:
Sentencia 397/2012 (Sección 28 – Audiencia Provincial de Madrid. 21/12/2012). En este caso, los supuestos preparativos serios y efectivos consistían en la solicitud de un modelo de utilidad 6 días antes de que la patente fuera concedida. El Tribunal consideró que ello no puede considerarse como prueba de la existencia de preparativos serios y efectivos para la explotación de la invención protegida por la patente.
Sentencia 375/2006 (Sección 15 – Audiencia Provincial de Barcelona. 20/07/2006). Se afirma que los preparativos sólo se pueden considerar “serios y efectivos” si se demuestra que era posible llevar a cabo la explotación de la invención en un plazo muy corto de tiempo. En este caso, ni la intención de explotar la invención ni las actividades de investigación o de experimentación se consideraban preparativos “serios y efectivos”.
Sentencia 1016/2007 (Tribunal Supremo. 08/10/2007). En este caso sí que se admitía sin ningún tipo de duda que se estaba explotando la invención objeto de la patente, puesto que se había comercializado.
Sentencia 172/2008 (Sección 9 – Audiencia Provincial de Valencia). Se afirma que no existía tal derecho de preuso, pues el demandado no se encontraba en condiciones de explotar el objeto de la invención.
Sentencia 726/2013 (Sección 9 – Audiencia Provincial de Valencia). En esta ocasión, el Tribunal sí que consideró que se habían hecho preparativos serios y efectivos porque se había procedido a la importación del objeto de la patente y se había preparado todo el material publicitario.
La misma invención
Lo que se ha venido explotando o para cuya explotación se han realizado preparativos serios y eficaces antes de la fecha de prioridad debe coincidir con lo reivindicado en la patente.
La fecha
Estos derechos pueden surgir en España hasta la fecha de presentación o de prioridad si ésta se reivindica.
Alcance territorial
De acuerdo al carácter territorial del derecho de patentes, la explotación o los preparativos serios y efectivos deben de haberse realizado en España.
La “buena fe”
El artículo 433 del Código Civil define al poseedor de “buena fe”:
Artículo 433
Se reputa poseedor de buena fe al que ignora que en su título o modo de adquirir exista vicio que lo invalide.
Se reputa poseedor de mala fe al que se halla en el caso contrario.
El beneficiario debe ser, por tanto, un tercero que obtuvo la misma invención que el titular de la patente con anterioridad y que la mantuvo en secreto. No existiría “buena fe” si se hubiera apropiado indebidamente de la invención o hubiera tenido conocimiento de la misma de manera desleal. Correspondería al titular de la patente el demostrar que se actuó de “mala fe”, de acuerdo al artículo 434 del Código Civil:
Artículo 434
La buena fe se presume siempre, y al que afirma la mala fe de un poseedor corresponde la prueba.
La sentencia 158/2006 de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona se refiere a un caso en el que no se aprecia “buena fe”:
“Pero consideramos muy dudoso que la parte demandada actuara con buena fe en el preuso que alega. La demandada mantuvo relaciones comerciales amistosas durante cierto tiempo con la actora, ocupándose precisamente de la comercialización de sus productos, que aparecen en sus catálogos propios”.
En la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa
Esta parte del artículo dedicado a los derechos de uso previo también está sujeta a interpretación. No está claro qué se entiende por “necesidades razonables de la empresa”. ¿Debería ello englobar incrementos en la producción para satisfacer aumentos en la demanda?
La transmisión
De la lectura de los artículos 54.1 (LP 11/1986) y 63 (LP 24/2015), queda claro que no es posible la transmisión independiente de estos “derechos”, sino que siempre deben ir ligados a la empresa que los venía utilizando.
¿Hacia una armonización internacional?
Como ya se ha comentado en anteriores entradas del blog, desde 2011 se viene realizando un trabajo, primero en el llamado “proceso de Tegernsee” y posteriormente en el subgrupo de armonización del grupo B+, destinado a tratar de armonizar internacionalmente diversos aspectos del derecho sustantivo de patentes.
Uno de esos temas es precisamente el de los derechos de uso previo. Se han detectado una serie de puntos en los que hay acuerdo y otros en los que no hay consenso y habría que tratar de alcanzar algún tipo de armonización. Se trata de un asunto muy relacionado con el llamado “período de gracia”.
Requisitos para el surgimiento del derecho
Hay consenso en que este derecho no debería surgir de la mera posesión o conocimiento de la invención.
Al respecto, Francia constituye una excepción a la norma general. En el artículo L613-7 del Código de Propiedad Intelectual se establece como requisito para el surgimiento del derecho de uso previo, la posesión de la invención.
« Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet. »
Sin embargo, hay interpretaciones diversas de este artículo en los tribunales franceses. Mientras que en ciertos casos se considera que basta con la posesión, otros requieren pruebas de explotación o de actividades preparatorias.
Alcance territorial del derecho
También en este aspecto hay consenso respecto a que estos derechos deberían limitarse al territorio en el que se desarrollaron las actividades que dieron lugar al nacimiento del derecho.
Actos que dan lugar al nacimiento de los derechos de uso previo
Hay acuerdo en que los derechos de explotación que confiere una patente (el “ius prohibendi”) dan lugar al nacimiento del derecho de uso previo.
Sin embargo, los EE.UU. no están de acuerdo en que los preparativos serios y efectivos den lugar al nacimiento del derecho.
Fecha hasta la cual pueden nacer esos derechos de uso previo
La mayoría de los estados coinciden en que estos derechos pueden surgir hasta la fecha de presentación o de prioridad si ésta se ha reivindicado.
Los EE.UU. defienden lo establecido en su legislación: Si se divulga la invención antes de la presentación de la solicitud de patente, estos derechos o motivos para la defensa contra la demanda por infracción como se definen en los EE.UU sólo pueden surgir hasta 12 meses con anterioridad a la divulgación de la solicitud.
Este aspecto es muy importante en relación con el llamado “período de gracia”. En Europa se podría adoptar un período de gracia del llamado de “safety net” o de “red de seguridad”. Ello significa que la divulgación de la invención antes de presentar la solicitud de patente debe llevar asociada ciertos riesgos, incentivando a que la presentación de la solicitud se realice lo antes posible. Y uno de esos riesgos es la posibilidad de que surjan derechos de uso previo a consecuencia de la divulgación previa de la invención.
El requisito de “buena fe”
La mayoría de los estados están de acuerdo en la necesidad de que se exija la existencia de “buena fe”. Japón no lo hace.
Derivación de la información del solicitante de la patente
En este aspecto hay más división, mientras en Europa se admite que la obtención de información derivada del solicitante en buena fe podría dar lugar al nacimiento de los derechos de uso previo, ello se rechaza en los EE.UU y en Japón y Corea. Esto está también relacionado con el período de gracia; uno del tipo “safety net” debería permitir que los derechos de uso previo se pudieran derivar de información dada en buena fe por el solicitante.
Excepciones en los tipos de personas que pueden beneficiarse de los derechos de uso previo
En general, hay acuerdo en que no debe haber excepciones. Sin embargo, en los EE.UU esta defensa contra la demanda por infracción no puede ser esgrimida frente a patentes cuyo titular sea una universidad o una organización de transferencia de tecnología.
Otro aspecto que se está discutiendo, aunque muy preliminarmente es el de en qué medida se admiten cambios en las realizaciones de la invención, en las formas de la explotación y en el volumen.
Conclusión
Se trata de una limitación al derecho de patente escasamente conocida en España, pero que surge en ocasiones en casos judiciales en los que se examina una supuesta infracción de patente. Se observa también una falta de armonización internacional en la materia, sobre todo debido a las particularidades existentes en los Estados Unidos.