{"id":2284,"date":"2015-09-17T10:00:29","date_gmt":"2015-09-17T09:00:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/?p=2284"},"modified":"2015-09-16T14:06:18","modified_gmt":"2015-09-16T13:06:18","slug":"el-periodo-de-gracia-en-los-procedimientos-de-concesion-de-patentes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/2015\/el-periodo-de-gracia-en-los-procedimientos-de-concesion-de-patentes\/","title":{"rendered":"El per\u00edodo de gracia en los procedimientos de concesi\u00f3n de patentes"},"content":{"rendered":"

En este blog<\/a> ya se dedic\u00f3 una entrada al estado de la t\u00e9cnica y su citaci\u00f3n en el informe de la t\u00e9cnica<\/a>. Como se explicaba entonces, el estado de la t\u00e9cnica juega un papel fundamental en la evaluaci\u00f3n de dos de los requisitos de patentabilidad; el de novedad y el de actividad inventiva. Su definici\u00f3n es muy similar en todas las legislaciones. As\u00ed en la Ley de patentes 11\/1986<\/a>, el art\u00edculo 6.2 establece:<\/p>\n

\u201cEl estado de la t\u00e9cnica est\u00e1 constituido por todo lo que antes de la fecha de presentaci\u00f3n de la solicitud de patente se ha hecho accesible al p\u00fablico en Espa\u00f1a o en el extranjero por una descripci\u00f3n escrita u oral, por una utilizaci\u00f3n o por cualquier otro medio.\u201d<\/p>\n

Pero hay unas excepciones a esta definici\u00f3n del estado de la t\u00e9cnica. Por lo que se refiere a Espa\u00f1a y al derecho europeo en general, para evaluar la novedad tambi\u00e9n se consideran incluido en el estado de la t\u00e9cnica lo indicado en el art\u00edculo 6.3<\/a> dedicado a los documentos que se denominan \u201dinterferencias\u201d, aquellos documentos espa\u00f1oles que a pesar de publicarse en o despu\u00e9s de la fecha de presentaci\u00f3n de la solicitud de patente, se incluyen en el estado de la t\u00e9cnica con el fin de evitar la doble patentabilidad.<\/p>\n

Tambi\u00e9n otra excepci\u00f3n la constituye el art\u00edculo 7 de la Ley de patentes 11\/1986 dedicado a las denominadas \u201cdivulgaciones inocuas\u201d<\/a> o \u201cplazo de gracia\u201d, seg\u00fan el cual\u00a0 no se toma en consideraci\u00f3n para determinar el estado de la t\u00e9cnica, una divulgaci\u00f3n acaecida en los 6 meses anteriores a la fecha de presentaci\u00f3n (no de la fecha de prioridad) que haya sido consecuencia directa o indirecta:<\/p>\n

a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.<\/p>\n

b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieran exhibido la invenci\u00f3n en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.<\/p>\n

c) De los ensayos efectuados por el solicitante o por sus causantes, siempre que no impliquen una explotaci\u00f3n o un ofrecimiento comercial del invento.<\/p>\n

En otras legislaciones en materia de patentes, como la estadounidense, la japonesa y las de la mayor\u00eda de los pa\u00edses iberoamericanos se cuenta con un \u201cper\u00edodo de gracia\u201d que excluye del estado de la t\u00e9cnica y con diversas matizaciones, las divulgaciones de la invenci\u00f3n realizadas por el propio inventor durante un per\u00edodo previo a la fecha de presentaci\u00f3n o de prioridad. A continuaci\u00f3n se examina este asunto con algo m\u00e1s de detalle.<\/p>\n

En Estados Unidos, el per\u00edodo de gracia con el que cuentan excluye del Estado de la T\u00e9cnica todas las divulgaciones de la invenci\u00f3n que hayan tenido lugar durante los 12 meses anteriores a la fecha de presentaci\u00f3n o de prioridad si \u00e9sta se reivindica. Se excluyen tanto las divulgaciones realizadas por el mismo inventor como por terceros que hayan derivado la invenci\u00f3n del inventor o hayan llegado a ella de manera independiente. No es preciso presentar declaraci\u00f3n alguna sobre dicha divulgaci\u00f3n. Algunos expertos afirman que aunque se dice que en Estados Unidos con la AIA (America Invents Act<\/a> – 2011) se implant\u00f3 el \u201cFirst to file\u201d, en realidad se deber\u00eda denominar \u201cFirst To publish\u201d. Adem\u00e1s los derechos de uso previo s\u00f3lo pueden surgir hasta 12 meses antes de la fecha de la publicaci\u00f3n previa a la fecha de presentaci\u00f3n o de prioridad.<\/p>\n

En Jap\u00f3n, cuya legislaci\u00f3n se modific\u00f3 en 2012 precisamente para entre otras cosas ampliar el n\u00famero de divulgaciones amparada por el periodo de gracia, se excluyen del estado de la t\u00e9cnica las divulgaciones realizadas por el inventor o por terceros que hayan derivado su invenci\u00f3n de dicha divulgaci\u00f3n en el plazo de 6 meses desde la fecha de presentaci\u00f3n. Es preciso presentar una declaraci\u00f3n y los derechos de uso previo pueden surgir hasta la fecha de presentaci\u00f3n o de prioridad si \u00e9sta se reivindica.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Gr\u00e1fico comparativo de los diferentes per\u00edodos de gracia elaborado por la Oficina Japonesa de Patentes (JPO)<\/a><\/p>\n

En China el per\u00edodo de gracia es muy similar al existente en Europa, aunque incluye tambi\u00e9n las divulgaciones realizadas por el propio inventor en algunos encuentros de tipo acad\u00e9mico.<\/p>\n

Analizando los per\u00edodos de gracia\u00a0 existentes en las grandes econom\u00edas del mundo, no es dif\u00edcil comprender las distorsiones que ello provoca. El hecho de que una divulgaci\u00f3n realizada por el propio inventor antes de la fecha de presentaci\u00f3n en Jap\u00f3n o en Estados Unidos, siempre que no se encuentre entre los limitados casos contemplados en Europa, suponga que ello se incluye en el estado de la t\u00e9cnica considerado por las Oficinas de Patentes de Europa y de China, hace que los empresarios japoneses y estadounidenses deban abstenerse de hacer uso de ese per\u00edodo de gracia si tienen alguna intenci\u00f3n de extender la protecci\u00f3n al extranjero, para evitar lo que le ocurri\u00f3 a Apple con su patente EP2059868B1<\/a> que fue anulada por los tribunales en Alemania<\/a> al haber sido divulgada la invenci\u00f3n con anterioridad al primer dep\u00f3sito.\u00a0 Tras esta explicaci\u00f3n, es f\u00e1cilmente comprensible que haya una gran presi\u00f3n por parte de los Estados Unidos y de Jap\u00f3n para que un per\u00edodo de gracia similar al suyo se adopte en Europa y en China. Los Estados Unidos consideran que tras su adopci\u00f3n del \u201cfirst to file\u201d, aunque en realidad m\u00e1s parece un \u201cfirst to publish\u201d, la pelota est\u00e1 en el tejado de Europa para adoptar un per\u00edodo de gracia m\u00e1s amplio que el actualmente existente en el derecho europeo.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Es por ello que este asunto fue objeto de estudio en el denominado \u201cProceso de Tegernsee\u201d<\/a> y sigue siendo discutido en el seno del subgrupo de armonizaci\u00f3n del grupo B+<\/a> (Grupo de Oficinas de Patentes de Pa\u00edses desarrollados), subgrupo en el que participa la OEPM<\/a> junto a las Oficinas de EE.UU, Jap\u00f3n, Corea, Canad\u00e1, Hungr\u00eda, Reino Unido, Alemania, Dinamarca y la Oficina Europea de Patentes. En relaci\u00f3n con el trabajo de este subgrupo, se han publicado unos principios y objetivos<\/a> a alcanzar en relaci\u00f3n con este y otros puntos, as\u00ed como los aspectos en los que hay acuerdo y desacuerdo. Aunque no hay acuerdo a\u00fan respecto a la ampliaci\u00f3n de los casos incluidos en el per\u00edodo de gracia en Europa, s\u00ed hay consenso respecto a que:<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Deber\u00e1 ser simple.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Deber\u00eda ser \u201ctransparente\u201d, aunque la imposici\u00f3n de una declaraci\u00f3n supondr\u00eda una carga adicional para el solicitante.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La duraci\u00f3n del per\u00edodo deber\u00e1 estar armonizada y ser calculada desde la fecha de prioridad.<\/p>\n

Dadas las caracter\u00edsticas de la econom\u00eda espa\u00f1ola, con un porcentaje muy elevado de peque\u00f1as empresas y un gran porcentaje de solicitudes presentadas por PYME\u2019s, inventores particulares y universidades, un per\u00edodo de gracia ser\u00eda deseable en Espa\u00f1a. Muchas PYME\u2019s y la mayor parte de los inventores particulares desconocen el sistema de patentes y tienden a publicar sus inventos lo antes posible (ver n\u00ba48 de la revista MARCHAMOS \u2013 p\u00e1gina 18<\/a>). Lo mismo ocurre en el sector de la investigaci\u00f3n, aunque quiz\u00e1s no tanto por desconocimiento sino por la gran importancia que se da a la publicaci\u00f3n cient\u00edfica por encima de la patente. Un per\u00edodo de gracia impedir\u00eda la p\u00e9rdida de un gran n\u00famero de patentes en Espa\u00f1a, aunque deber\u00eda ser del tipo \u201csafety-net\u201d o de \u201cred de seguridad\u201d, similar al existente en Jap\u00f3n, de modo que su utilizaci\u00f3n llevara asociados riesgos (por ejemplo el surgimiento de derechos de uso previo) y no se utilizara de manera sistem\u00e1tica. En la comparecencia de expertos ante la Comisi\u00f3n de Industria del Congreso<\/a> (p\u00e1gina 49) en relaci\u00f3n con la tramitaci\u00f3n del proyecto de Ley de Patentes<\/a> que tuvo lugar el pasado 03 de marzo, Felipe Romera, presidente de la asociaci\u00f3n de parques cient\u00edficos y tecnol\u00f3gicos de Espa\u00f1a, se\u00f1al\u00f3 que la adopci\u00f3n en Espa\u00f1a de un per\u00edodo de gracia similar al existente en los EE.UU ser\u00eda positivo para la investigaci\u00f3n universitaria y p\u00fablica en general de nuestro pa\u00eds.<\/p>\n

Es un tema sobre el que se han elaborado numerosos estudios en los \u00faltimos tiempos. Entre ellos se puede destacar el denominado \u201cESAB statement on the possible introduction of a grace period in Europe\u201d<\/a> elaborado por el \u201cEconomic and Scientific Advisory Board\u201d<\/a> de la Oficina Europea de Patentes. En dicho estudio se afirma que si Europa llegara a considerar la introducci\u00f3n de un per\u00edodo de gracia m\u00e1s amplio que el actual, ser\u00eda vital que se dieran dos condiciones:<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Que \u00e9ste fuera del tipo \u201csafety-net\u201d<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Que deber\u00eda estar armonizado internacionalmente.<\/p>\n

Que un per\u00edodo de gracia del tipo \u201csafety-net\u201d ser\u00eda aquel que reuniera las siguientes caracter\u00edsticas:<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Duraci\u00f3n de seis meses desde la fecha de prioridad.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Declaraci\u00f3n obligatoria.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Derechos de uso previo que pudieran surgir hasta la fecha de presentaci\u00f3n.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Que las divulgaciones de la invenci\u00f3n realizadas independientemente del inventor se consideren incluidas en el estado de la t\u00e9cnica.<\/p>\n

Seg\u00fan el mismo estudio, las ventajas para Europa derivadas de la adopci\u00f3n de un per\u00edodo de gracia ser\u00edan:<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Reducci\u00f3n del riesgo de romper la novedad por accidente.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Divulgaci\u00f3n m\u00e1s temprana de los resultados de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Posibilidad de seleccionar aquellos resultados de la investigaci\u00f3n que se van a patentar.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Armonizaci\u00f3n internacional.<\/p>\n

Pero asimismo, las desventajas ser\u00edan:<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Aumento en la incertidumbre legal.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Complicaci\u00f3n del sistema de patentes.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Aumento del riesgo de infracci\u00f3n no intencional.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Aumento en los costes para obtener opiniones sobre riesgo de infracci\u00f3n y en los costes judiciales.<\/p>\n

De cualquier modo, parece que la decisi\u00f3n no ser\u00e1 inminente. En los pr\u00f3ximos a\u00f1os el \u201cper\u00edodo de gracia\u201d estar\u00e1 sobre el tapete en el mundo de las patentes y los Estados Unidos \u00a0y Jap\u00f3n esperan que Europa d\u00e9 alg\u00fan paso al respecto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En este blog ya se dedic\u00f3 una entrada al estado de la t\u00e9cnica y su citaci\u00f3n en el informe de la t\u00e9cnica. Como se explicaba entonces, el estado de la t\u00e9cnica juega un papel fundamental en la evaluaci\u00f3n de dos de los requisitos de patentabilidad; el de novedad y el de actividad inventiva. Su definici\u00f3n es muy similar en todas las legislaciones. As\u00ed en la Ley de patentes 11\/1986, el art\u00edculo 6.2 establece: \u201cEl estado de la t\u00e9cnica est\u00e1 constituido por todo lo que antes de la fecha de presentaci\u00f3n de la solicitud de patente se ha hecho accesible al\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":183,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mi_skip_tracking":false,"ngg_post_thumbnail":0},"categories":[27391],"tags":[],"blocksy_meta":{"styles_descriptor":{"styles":{"desktop":"","tablet":"","mobile":""},"google_fonts":[],"version":4}},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2284"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/users\/183"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2284"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2284\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2291,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2284\/revisions\/2291"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2284"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2284"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2284"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}