{"id":2797,"date":"2016-03-30T08:30:11","date_gmt":"2016-03-30T07:30:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/?p=2797"},"modified":"2016-03-21T15:02:24","modified_gmt":"2016-03-21T14:02:24","slug":"jornada-sobre-la-nueva-ley-de-patentes-242015-su-aplicacion-judicial-parte-ii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/2016\/jornada-sobre-la-nueva-ley-de-patentes-242015-su-aplicacion-judicial-parte-ii\/","title":{"rendered":"JORNADA SOBRE LA NUEVA LEY DE PATENTES 24\/2015. SU APLICACI\u00d3N JUDICIAL-Parte II"},"content":{"rendered":"

El pasado mes de diciembre se celebr\u00f3 en la OEPM<\/a> una jornada en la que magistrados especializados en Patentes disertaron sobre la nueva Ley de Patentes 24\/2015<\/a>. En esta entrada ofrecemos la segunda parte del resumen que sobre la misma iniciamos la semana pasada. La jornada completa se encuentra en youtube<\/a>, en el canal de la OEPM.<\/a><\/p>\n

Y en concreto, esta segunda parte la iniciamos con el resumen de la intervenci\u00f3n de Francisco de Borja Villena Cort\u00e9s<\/strong>, magistrado de la Secci\u00f3n 28\u00aa de la Audiencia Provincial de Madrid. <\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

INDEMNIZACI\u00d3N DE DA\u00d1OS Y PERJUICIOS: CRITERIOS PARA SU DETERMINACI\u00d3N<\/span><\/strong><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Anunci\u00f3 que se iba a centrar en los temas problem\u00e1ticos que se plantean en relaci\u00f3n con la indemnizaci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios en el \u00e1mbito de la Propiedad Industrial, tanto en la Ley 11\/1986 como en el cambio a la Ley 24\/2015. No hay grandes diferencias entre ambas leyes, sino \u00fanicamente algunos matices que pueden solucionar algunos problemas que se presentan actualmente y en algunos casos pueden agravarlos o generar nuevos problemas.<\/p>\n

Hay dos aproximaciones a la indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os y perjuicios: la forma estructural de la tipicidad de la acci\u00f3n y la doble funci\u00f3n de la misma que es esencialmente la reparaci\u00f3n, pero tambi\u00e9n la funci\u00f3n disuasoria para evitar que se vuelva a repetir la infracci\u00f3n. Esta funci\u00f3n disuasoria es at\u00edpica en el derecho espa\u00f1ol. Esto influye en la v\u00eda de indemnizaci\u00f3n contemplada en el Art. 74.2.b, es decir la cantidad que el infractor habr\u00eda debido pagar al titular por una licencia sobre la invenci\u00f3n.<\/p>\n

El Art.74.1 de la nueva Ley 24\/2015 habla del da\u00f1o emergente y del lucro cesante:<\/p>\n

Art\u00edculo\u00a074. C\u00e1lculo de los da\u00f1os y perjuicios e indemnizaciones coercitivas.<\/em><\/strong><\/p>\n

1. La indemnizaci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios debida al titular de la patente comprender\u00e1 no s\u00f3lo el valor de la p\u00e9rdida que haya sufrido, sino tambi\u00e9n el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violaci\u00f3n de su derecho. La cuant\u00eda indemnizatoria podr\u00e1 incluir, en su caso, los gastos de investigaci\u00f3n en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisi\u00f3n de la infracci\u00f3n objeto del procedimiento judicial.<\/em><\/p>\n

El Art. 74.2 establece las dos posibilidades de fijaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os y perjuicios, a elecci\u00f3n del perjudicado:<\/p>\n

a) Las consecuencias econ\u00f3micas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habr\u00eda obtenido previsiblemente de la explotaci\u00f3n de la invenci\u00f3n patentada si no hubiera existido la competencia del infractor o alternativamente, los beneficios que este \u00faltimo haya obtenido de la explotaci\u00f3n del invento patentado. En el caso de da\u00f1o moral proceder\u00e1 su indemnizaci\u00f3n, aun no probada la existencia de perjuicio econ\u00f3mico.<\/p>\n

b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesi\u00f3n de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotaci\u00f3n conforme a derecho. Para su fijaci\u00f3n se tendr\u00e1 en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia econ\u00f3mica del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenz\u00f3 la infracci\u00f3n y el n\u00famero y clase de licencias concedidas en ese momento.<\/p>\n

En el apartado a) se habla del beneficio efectivo obtenido y del lucro cesante. La indemnizaci\u00f3n por lucro cesante se corresponde con lo que se podr\u00eda llamar un \u201cenriquecimiento injusto\u201d, pero la doctrina responde que no, que es una opci\u00f3n normativa incorporada por el legislador.<\/p>\n

Problemas relacionados con los presupuestos de la acci\u00f3n de indemnizaci\u00f3n:<\/p>\n

En primer lugar, el da\u00f1o, que debe ser efectivo y real. A pesar de la existencia de cierta jurisprudencia en relaci\u00f3n con la doctrina \u201cex re ipsa\u201d,<\/a> es necesaria la aportaci\u00f3n de pruebas respecto al da\u00f1o causado en determinados casos como cuando la infracci\u00f3n consiste en la comercializaci\u00f3n del producto e incluso cuando consiste en la concesi\u00f3n de licencias a terceros, pero no est\u00e1 tan claro cuando, por ejemplo, se limita al mero ofrecimiento.<\/p>\n

Otro problema viene dado por el nexo con el hecho causal entre la acci\u00f3n del infractor y el da\u00f1o producido. Ello vendr\u00e1 dado con la modalidad de indemnizaci\u00f3n que se escoja en cada caso.\u00a0 Si son los beneficios dejados de obtener por el propio titular, la prueba requiere un enlace directo entre el comportamiento infractor y los beneficios del titular. Lo que no se puede hacer es una mezcla entre los dos sistemas compensatorios, entender que sin la acci\u00f3n infractora se habr\u00edan repercutido en el patrimonio del titular los beneficios obtenidos por el infractor, puesto que las condiciones pueden ser muy diferentes en los dos patrimonios; diferentes canales de distribuci\u00f3n, competidores espec\u00edficos, etc. No exige sin embargo nexo causal, si la modalidad escogida para la indemnizaci\u00f3n es la cantidad que el infractor hubiera debido pagar por la concesi\u00f3n de una licencia.<\/p>\n

Otra cuesti\u00f3n es el \u201creproche subjetivo\u201d, donde aparece el elemento de culpa. Se entender\u00e1 que el infractor ha actuado \u201ca sabiendas\u201d cuando ha sido advertido por el titular de la patente acerca de la existencia de \u00e9sta, convenientemente identificada y de su infracci\u00f3n, con el requerimiento de que cesen en la misma. El t\u00e9rmino \u201ca sabiendas\u201d tambi\u00e9n incluir\u00e1 hechos notorios que impedir\u00edan afirmar que se desconoc\u00eda que se estaba infringiendo la patente. Si el supuesto infractor hubiera solicitado informes t\u00e9cnico-jur\u00eddicos antes de su actuaci\u00f3n, informes que le hubieran asegurado que no se iba a infringir patente alguna, en principio podr\u00eda suponerse que se ha actuado con diligencia profesional y estar\u00eda a salvo. Si eventualmente fuera condenado, se podr\u00eda actuar por negligencia contra los emisores de dichos informes. Indudablemente quedar\u00edan incluidos en el supuesto de \u201ca sabiendas\u201d los da\u00f1os que se hubieran ocasionado por infracci\u00f3n durante el desarrollo del litigio.<\/p>\n

En este segundo caso, s\u00f3lo se podr\u00e1 reclamar indemnizaci\u00f3n por los da\u00f1os que se hayan producido a partir de la advertencia de la existencia de la infracci\u00f3n por parte del titular de la patente.<\/p>\n

Otro tema tambi\u00e9n pol\u00e9mico es si se puede solicitar indemnizaci\u00f3n contra un supuesto infractor que haya actuado con un t\u00edtulo de cobertura. Pero ha habido una sentencia del Tribunal Supremo en relaci\u00f3n con marcas que afirma que un t\u00edtulo de cobertura no exime de la necesidad de indemnizar. Probablemente se podr\u00eda aplicar tambi\u00e9n a las Patentes.<\/p>\n

A continuaci\u00f3n, se centr\u00f3 en los problemas de contenido:<\/p>\n

En el Art. 74.2 se habla del lucro cesante. Se trata de los beneficios dejados de ingresar debido a la infracci\u00f3n y tambi\u00e9n se podr\u00edan incluir las limitaciones que la infracci\u00f3n habr\u00eda ocasionado a la empresa, pero en este segundo caso la prueba es muy dif\u00edcil de obtener.<\/p>\n

La obtenci\u00f3n del lucro cesante se ve dificultada por otros factores concomitantes con la infracci\u00f3n que pueden influir en los beneficios que se han dejado de obtener, como pueden ser la aparici\u00f3n de nuevos competidores, el cambio de los h\u00e1bitos de consumo o la estrategia del propio titular que puede haber reducido los costes de publicidad, disminuido el precio de venta, etc.<\/p>\n

Otro problema cl\u00e1sico en relaci\u00f3n con los beneficios que se han dejado de obtener es qu\u00e9 se entiende por beneficio. Al respecto hay posiciones doctrinales muy enfrentadas, y es un tema muy relacionado con la casu\u00edstica.<\/p>\n

Otro problema (Art. 75 de le nueva Ley de Patentes) viene dado por el hecho de que habr\u00e1 que incluir en el c\u00e1lculo de los beneficios, en la proporci\u00f3n que se estime razonable, aquellos beneficios obtenidos en la explotaci\u00f3n de los productos en los que el objeto protegido por la patente suponga un factor determinante para la demanda de dicho bien. Parece que no se deben descontar, en este caso, los costes estructurales asociados a la incorporaci\u00f3n del objeto al producto principal.<\/p>\n

La otra forma de valorar la indemnizaci\u00f3n, alternativa al lucro cesante, es valorar los beneficios obtenidos por el infractor (Art. 74.2.a), con la deducci\u00f3n de los costes variables, no los fijos y respecto a los productos efectivamente vendidos, es decir, no se tendr\u00e1n en cuenta los productos fabricados pero almacenados. Otra duda viene dada por el hecho de \u00a0si esta valoraci\u00f3n puede superar el beneficio que habr\u00eda obtenido el titular de la patente de haber explotado \u00e9l en exclusiva el objeto de la patente en el mercado. No existe esa limitaci\u00f3n en la pr\u00e1ctica, es decir, s\u00ed podr\u00eda superar a los beneficios obtenidos por el titular. En derecho civil quiz\u00e1s podr\u00eda existir, pero no en derecho de Patentes.<\/p>\n

Otros da\u00f1os naturales, no normativos, ser\u00edan: los gastos de investigaci\u00f3n en los que se ha incurrido para averiguar la infracci\u00f3n de la patente (Art. 74.1 de la Ley 24\/2015), por ejemplo, el coste asociado a la compra de los productos, al pago del detective, informes t\u00e9cnicos, asesoramiento jur\u00eddico, etc. El problema con el coste de los informes t\u00e9cnicos, es que, posteriormente muchos de esos informes son aportados al procedimiento y se constituyen en prueba pericial (Art. 335, 336 de la Ley de Enjuiciamiento Civil<\/a>). En este \u00faltimo caso, parece que quedar\u00edan sujetos a la limitaci\u00f3n de la condena en costas, que es un tercio de la cuant\u00eda del procedimiento. Sin embargo, debido a la redacci\u00f3n del Art.74.1 se considera que la voluntad del legislador es que escapen a la limitaci\u00f3n de la condena a costas. Tambi\u00e9n hay dudas respecto a si se pueden incluir en los da\u00f1os naturales ocasionados, los costes en los que la empresa titular ha incurrido para tratar de limitar los efectos de la infracci\u00f3n, como por ejemplo una reducci\u00f3n del precio de venta de sus productos. La doctrina en general dice que s\u00ed, aunque el magistrado no est\u00e1 convencido al respecto.<\/p>\n

El segundo de los da\u00f1os naturales es el da\u00f1o al prestigio del titular (Art. 76 de la nueva Ley 24\/2015). El titular de la patente podr\u00e1 exigir tambi\u00e9n la indemnizaci\u00f3n del perjuicio que suponga el desprestigio de la invenci\u00f3n patentada causado por el infractor por cualquier causa y, en especial, como consecuencia de una realizaci\u00f3n defectuosa o una presentaci\u00f3n inadecuada de aqu\u00e9lla en el mercado. En este art\u00edculo se ha producido una mejora, a juicio del magistrado, porque el art\u00edculo 68 dedicado al asunto en la Ley 11\/1986 limitaba el desprestigio al \u201ccausado por el infractor mediante una realizaci\u00f3n defectuosa o una presentaci\u00f3n inadecuada de aqu\u00e9lla en el mercado\u201d, mientras que, en la nueva Ley, se extiende a cualquier acci\u00f3n que pueda haber causado el desprestigio. Aqu\u00ed, seg\u00fan la doctrina es preciso tener cuidado, porque es cierto que la patente en cuanto que t\u00edtulo de Propiedad Industrial puede tener un valor intr\u00ednseco, pero el valor que debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar el desprestigio es el valor que con su pr\u00e1ctica el titular pueda haber conferido a la patente, podr\u00eda por ejemplo haberlo devaluado.<\/p>\n

El tercero de los da\u00f1os naturales o directos es el da\u00f1o moral. El principal problema es si el da\u00f1o moral es susceptible de ser indemnizado cuando se ha optado por el importe de la licencia hipot\u00e9tica.<\/p>\n

En relaci\u00f3n con la segunda posibilidad de indemnizaci\u00f3n (Art. 74.2.b), la referida al importe de una hipot\u00e9tica licencia sobre la patente es dif\u00edcil determinar si abarca o no el derecho moral, ya que s\u00f3lo se hace referencia a dicho da\u00f1o en la otra posibilidad de indemnizaci\u00f3n, la contemplada en el art\u00edculo 74.2.a. \u00bfEs extrapolable al apartado b)? Buena parte de la doctrina considera que s\u00ed que es extrapolable, pero cuando en la nueva Ley se ha vuelto a ubicar el \u201cda\u00f1o moral\u201d en el apartado a), todo ello a sabiendas de la controversia, empieza a decaer el apoyo a la \u201cextrapolaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

Otro asunto en relaci\u00f3n con la opci\u00f3n b) es que su elecci\u00f3n no est\u00e1 condicionada por el hecho de que el titular de la patente haya optado por una pol\u00edtica activa de concesi\u00f3n de licencias. Tampoco est\u00e1 condicionado el importe de la hipot\u00e9tica licencia por los beneficios que el titular hubiera obtenido de no existir la infracci\u00f3n, ya que se trata de cuestiones independientes. Otro tema pol\u00e9mico viene dado por c\u00f3mo se calcula el importe de la licencia hipot\u00e9tica. Tal como est\u00e1 redactado el art\u00edculo 66.2.b en la Ley 11\/1986, la doctrina estaba de acuerdo en que el importe se pod\u00eda calcular como una cantidad fija, como un porcentaje de los ingresos o de una forma mixta. Pero mientras que el art\u00edculo 66.2.b dice:<\/p>\n

.<\/strong>\u00a0Para fijar la indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os y perjuicios se tendr\u00e1n en cuenta, a elecci\u00f3n del perjuicio:<\/p>\n

b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesi\u00f3n de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotaci\u00f3n conforme a derecho.<\/p>\n

en la Ley 24\/2015 la redacci\u00f3n del 74.2.a es:<\/p>\n

b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesi\u00f3n de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotaci\u00f3n conforme a derecho. Para su fijaci\u00f3n se tendr\u00e1 en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia econ\u00f3mica del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenz\u00f3 la infracci\u00f3n y el n\u00famero y clase de licencias concedidas en ese momento.<\/p>\n

Seg\u00fan se observa en la nueva Ley se ha introducido la expresi\u00f3n \u201cuna cantidad a tanto alzado\u201d y ello da idea de una cantidad fija y no de un porcentaje, aunque no est\u00e1 seguro el magistrado de que esa haya sido la intenci\u00f3n del legislador.<\/p>\n

El nuevo art\u00edculo tambi\u00e9n dice \u201cque al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesi\u00f3n de una licencia\u2026\u201d. Ese \u201cque al menos comprenda\u201d no es un criterio de m\u00ednimos, no es el 1% de la Ley de Marcas, no dice que sea el escal\u00f3n m\u00ednimo frente al esquema de la alternativa a).<\/p>\n

Otra duda es si el precio de la licencia hipot\u00e9tica est\u00e1 condicionado a que no se superen los beneficios que habr\u00eda obtenido el titular sin la infracci\u00f3n. La doctrina dice claramente que no, dichos beneficios pueden ser superados claramente.<\/p>\n

El mejor indicador del importe de la licencia suele venir dado por otras licencias ya concedidas por el titular de la patente, aunque s\u00f3lo sea aproximativo, porque normalmente cuando se adquiere una licencia voluntaria no se tiene garant\u00eda de la total validez de la misma, mientras que el infractor ya conoce la validez de la patente.<\/p>\n

Otra cuesti\u00f3n que se plantea es si una vez pagado el importe de la licencia, el infractor se puede presentar en el mercado como licenciatario. Ello por supuesto es absolutamente rechazable y entra en el \u00e1mbito de la competencia desleal.<\/p>\n

Tambi\u00e9n hay un problema que tienen que ver con el apartado 5 del art\u00edculo 74 de la nueva Ley. El apartado 5 dice:<\/p>\n

\u201c5. Las diligencias relativas al c\u00e1lculo o cuantificaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de da\u00f1os de acuerdo con los criterios establecidos en este art\u00edculo se llevar\u00e1n a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia conforme al procedimiento previsto en el Cap\u00edtulo IV del T\u00edtulo V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil.\u201d<\/em><\/p>\n

Esto constituye una norma que matiza considerablemente el art\u00edculo 219 de la Ley de Enjuiciamiento civil sobre sentencias con reserva de liquidaci\u00f3n. Para el magistrado, ello parec\u00eda una reproducci\u00f3n del pleito dentro del pleito, sin embargo, los pr\u00e1cticos valoran positivamente la norma.<\/p>\n

El Art\u00edculo 73 de la nueva Ley de Patentes prev\u00e9 la exhibici\u00f3n de documentos para el c\u00e1lculo de la indemnizaci\u00f3n. El legislador no es demasiado claro, comparado con la directiva de defensa de la competencia. Aqu\u00ed se hace una llamada matizada al equilibrio entre el derecho del titular de la patente a acceder a aquella documentaci\u00f3n del infractor que le permita determinar la cuant\u00eda de los da\u00f1os y perjuicios, pero siempre con respecto al derecho al secreto empresarial del infractor. La redacci\u00f3n matiza considerablemente el alcance del derecho al secreto del infractor, cuando ya se haya dictado sentencia y se encuentre en fase de ejecuci\u00f3n de la misma.<\/p>\n

Respecto a las indemnizaciones coercitivas, (art. 74.4), las cuales tienen por objetivo la cesaci\u00f3n de la infracci\u00f3n, y que est\u00e1n fijadas por d\u00eda, no deben confundirse con la condena. Es s\u00f3lo una sanci\u00f3n para que se cese la infracci\u00f3n. Lo que ocurre es que el articulo dice que se acumular\u00e1 a la que corresponda percibir con car\u00e1cter general en aplicaci\u00f3n del art. 74.2.<\/p>\n

La jornada tuvo en total una duraci\u00f3n de m\u00e1s de tres horas y permiti\u00f3 conocer de primera mano la impresi\u00f3n sobre los aspectos judiciales de la nueva Ley de Patentes de unos magistrados muy especializados en Patentes. S\u00f3lo queda esperar que la OEPM repita estas jornadas en las que los magistrados especializados en Propiedad Industrial comparten sus conocimientos y opiniones con el resto de los profesionales del mundo de la Propiedad Industrial.\u00a0<\/strong><\/p>\n

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El pasado mes de diciembre se celebr\u00f3 en la OEPM una jornada en la que magistrados especializados en Patentes disertaron sobre la nueva Ley de Patentes 24\/2015. En esta entrada ofrecemos la segunda parte del resumen que sobre la misma iniciamos la semana pasada. La jornada completa se encuentra en youtube, en el canal de la OEPM. Y en concreto, esta segunda parte la iniciamos con el resumen de la intervenci\u00f3n de Francisco de Borja Villena Cort\u00e9s, magistrado de la Secci\u00f3n 28\u00aa de la Audiencia Provincial de Madrid.   INDEMNIZACI\u00d3N DE DA\u00d1OS Y PERJUICIOS: CRITERIOS PARA SU DETERMINACI\u00d3N Anunci\u00f3 que\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":183,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mi_skip_tracking":false,"ngg_post_thumbnail":0},"categories":[27391],"tags":[],"blocksy_meta":{"styles_descriptor":{"styles":{"desktop":"","tablet":"","mobile":""},"google_fonts":[],"version":4}},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2797"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/users\/183"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2797"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2797\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2802,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2797\/revisions\/2802"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2797"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2797"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2797"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}