{"id":3139,"date":"2016-09-28T08:30:29","date_gmt":"2016-09-28T07:30:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/?p=3139"},"modified":"2016-09-27T11:40:31","modified_gmt":"2016-09-27T10:40:31","slug":"los-derechos-de-uso-previo-y-las-patentes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/2016\/los-derechos-de-uso-previo-y-las-patentes\/","title":{"rendered":"LOS DERECHOS DE USO PREVIO Y LAS PATENTES"},"content":{"rendered":"

Todas las Leyes de patentes definen los derechos que confiere el t\u00edtulo de patente. Tanto en la Ley de Patentes 11\/1986<\/a> como en la Ley 24\/2015<\/a>, que entrar\u00e1 en vigor el pr\u00f3ximo 1 de abril, dichos derechos vienen definidos en el t\u00edtulo VI<\/a> como \u201cius prohibendi\u201d.<\/em><\/strong> Tambi\u00e9n todas las legislaciones en la materia definen una serie de excepciones y limitaciones al derecho de patentes<\/strong> y entre ellas se encuentra el denominado \u201cderecho de uso previo\u201d<\/strong> o de \u201cpreuso\u201d.<\/strong><\/p>\n

En la Ley 11\/1986<\/strong>, dicho derecho viene definido en el art\u00edculo 54.1<\/strong>:<\/p>\n

Art\u00edculo 54.<\/strong><\/p>\n

1.<\/strong>\u00a0El titular de una patente no tiene derecho a impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en el pa\u00eds lo que resulte constituir el objeto de la misma, o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto, prosigan o inicien su explotaci\u00f3n en la misma forma en que la ven\u00edan realizando hasta entonces o para la que hab\u00edan hecho los preparativos y en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa. Este derecho de explotaci\u00f3n s\u00f3lo es transmisible juntamente con las empresas.<\/em><\/p>\n

En la Ley 24\/2015<\/strong> se define en el art\u00edculo 63<\/strong>:<\/p>\n

Art\u00edculo\u00a063.<\/strong><\/p>\n

1. El titular de una patente no tiene derecho a impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en Espa\u00f1a lo que resulte constituir el objeto de la misma, o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto, prosigan o inicien su explotaci\u00f3n en la misma forma en que la ven\u00edan realizando hasta entonces o para la que hab\u00edan hecho los preparativos y en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa. Los derechos de explotaci\u00f3n solo son transmisibles juntamente con las empresas que los vengan ejerciendo.<\/em><\/p>\n

Seg\u00fan se observa, la definici\u00f3n es pr\u00e1cticamente la misma. S\u00f3lo se introduce una aclaraci\u00f3n en relaci\u00f3n con la transmisi\u00f3n juntamente con las empresas; \u201ctransmisibles juntamente con las empresas que los vengan ejerciendo<\/strong>\u201d<\/p>\n

Aunque se habla de \u201cderechos de uso previo\u201d, en realidad se trata de una limitaci\u00f3n de los derechos<\/strong> otorgados por la Ley al titular de la patente.<\/p>\n

El Convenio de la Uni\u00f3n de Par\u00eds<\/a> (1883) hace referencia a estos \u201cderechos de uso previo\u201d en el art\u00edculo 4B, remitiendo a lo que establezca la legislaci\u00f3n de cada estado:<\/p>\n

\u201cLos derechos adquiridos por terceros antes del d\u00eda de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislaci\u00f3n interior de cada pa\u00eds de la Uni\u00f3n.\u201d<\/em><\/p>\n

La finalidad del llamado \u201cderecho de preuso\u201d es conciliar los intereses del titular de la patente y de un usuario anterior en buena fe. Se permite al usuario anterior seguir utilizando o explotando la invenci\u00f3n, aunque en condiciones m\u00e1s restrictivas que el titular de la patente. Habitualmente, estos derechos se intentan hacer valer cuando el supuesto titular de dichos derechos de preuso es demandado por presunta infracci\u00f3n de una patente.<\/p>\n

En la definici\u00f3n<\/strong> del \u201cderecho de preuso\u201d<\/strong> en la Ley espa\u00f1ola hay una serie de elementos que conviene analizar:<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La explotaci\u00f3n.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Preparativos serios y efectivos.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La misma invenci\u00f3n.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La fecha hasta la que pueden surgir.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Alcance territorial.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Buena fe.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Las necesidades razonables de su empresa.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La transmisi\u00f3n.<\/p>\n

 <\/p>\n

La explotaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong>Los actos de explotaci\u00f3n son aquellos comprendidos en el art\u00edculo 50<\/strong> (Ley de Patentes 11\/1986<\/strong>) o el art\u00edculo 59<\/strong> (Ley de Patentes 24\/2015), el \u201cius prohibendi\u201d.<\/strong> Ello se indica en la sentencia 397\/2012<\/a> (Secci\u00f3n 28 \u2013 Audiencia Provincial de Madrid. 21\/12\/2012):<\/p>\n

\u201cPor explotaci\u00f3n del objeto de la patente debemos entender aquello para lo que est\u00e1 facultado el titular y que otro ven\u00eda realizando antes, en el caso del preuso, lo que se corresponde con los actos descritos en el art\u00edculo 50 LP (fabricaci\u00f3n, ofrecimiento, introducci\u00f3n en el comercio o utilizaci\u00f3n del producto objeto de la patente) o los preparativos para realizar esos actos, que debe ponerse en relaci\u00f3n con el concepto de explotaci\u00f3n contemplado en los art\u00edculos 83 y 94 LP (proceso de fabricaci\u00f3n en instalaciones industriales y comercializaci\u00f3n del objeto de la invenci\u00f3n, o preparativos para ello).\u201d<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Los preparativos \u201cserios y efectivos\u201d<\/strong><\/p>\n

El art\u00edculo 54 establece como requisito que el objeto de patente se deber\u00eda haber venido explotando o que se hubieran hecho preparativos serios y efectivos<\/strong>. Este \u00faltimo aspecto es \u201cinterpretable\u201d, \u00bfCu\u00e1ndo se considera que un preparativo ha sido serio y efectivo?<\/strong><\/p>\n

La interpretaci\u00f3n<\/strong> que se hace en la jurisprudencia<\/strong> disponible en Espa\u00f1a es bastante estricta<\/strong>. A continuaci\u00f3n, se recogen algunas decisiones:<\/p>\n

Sentencia 397\/2012<\/strong><\/a> (Secci\u00f3n 28 \u2013 Audiencia Provincial de Madrid. 21\/12\/2012). En este caso, los supuestos preparativos serios y efectivos consist\u00edan en la solicitud de un modelo de utilidad 6 d\u00edas antes de que la patente fuera concedida. El Tribunal consider\u00f3 que ello no puede considerarse como prueba de la existencia de preparativos serios y efectivos para la explotaci\u00f3n de la invenci\u00f3n protegida por la patente.<\/p>\n

Sentencia 375\/2006<\/strong><\/a> (Secci\u00f3n 15 \u2013 Audiencia Provincial de Barcelona. 20\/07\/2006). Se afirma que los preparativos s\u00f3lo se pueden considerar \u201cserios y efectivos\u201d si se demuestra que era posible llevar a cabo la explotaci\u00f3n de la invenci\u00f3n en un plazo muy corto de tiempo. En este caso, ni la intenci\u00f3n de explotar la invenci\u00f3n ni las actividades de investigaci\u00f3n o de experimentaci\u00f3n se consideraban preparativos \u201cserios y efectivos\u201d.<\/p>\n

Sentencia 1016\/2007<\/strong><\/a> (Tribunal Supremo. 08\/10\/2007). En este caso s\u00ed que se admit\u00eda sin ning\u00fan tipo de duda que se estaba explotando la invenci\u00f3n objeto de la patente, puesto que se hab\u00eda comercializado.<\/p>\n

Sentencia 172\/2008<\/strong><\/a> (Secci\u00f3n 9 \u2013 Audiencia Provincial de Valencia). Se afirma que no exist\u00eda tal derecho de preuso, pues el demandado no se encontraba en condiciones de explotar el objeto de la invenci\u00f3n.<\/p>\n

\u00a0<\/em>Sentencia 726\/2013<\/strong><\/a> (Secci\u00f3n 9 \u2013 Audiencia Provincial de Valencia). En esta ocasi\u00f3n, el Tribunal s\u00ed que \u00a0consider\u00f3 que se hab\u00edan hecho preparativos serios y efectivos porque se hab\u00eda procedido a la importaci\u00f3n del objeto de la patente y se hab\u00eda preparado todo el material publicitario.<\/p>\n

 <\/p>\n

La misma invenci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Lo que se ha venido explotando o para cuya explotaci\u00f3n se han realizado preparativos serios y eficaces antes de la fecha de prioridad debe coincidir con lo reivindicado en la patente.<\/p>\n

 <\/p>\n

La fecha<\/strong><\/p>\n

Estos derechos pueden surgir en Espa\u00f1a hasta la fecha de presentaci\u00f3n o de prioridad si \u00e9sta se reivindica.<\/p>\n

 <\/p>\n

Alcance territorial<\/strong><\/p>\n

De acuerdo al car\u00e1cter territorial del derecho de patentes, la explotaci\u00f3n o los preparativos serios y efectivos deben de haberse realizado en Espa\u00f1a.<\/p>\n

 <\/p>\n

La \u201cbuena fe\u201d<\/strong><\/p>\n

El art\u00edculo 433 del C\u00f3digo Civil<\/a> define al poseedor de \u201cbuena fe\u201d:<\/p>\n

Art\u00edculo 433<\/em><\/strong><\/p>\n

Se reputa poseedor de buena fe al que ignora que en su t\u00edtulo o modo de adquirir exista vicio que lo invalide.<\/em><\/p>\n

Se reputa poseedor de mala fe al que se halla en el caso contrario.<\/em><\/p>\n

El beneficiario debe ser, por tanto, un tercero que obtuvo la misma invenci\u00f3n que el titular de la patente con anterioridad y que la mantuvo en secreto. No existir\u00eda \u201cbuena fe\u201d si se hubiera apropiado indebidamente<\/strong> de la invenci\u00f3n o hubiera tenido conocimiento de la misma de manera desleal. Corresponder\u00eda al titular de la patente el demostrar que se actu\u00f3 de \u201cmala fe\u201d, de acuerdo al art\u00edculo 434 del C\u00f3digo Civil:<\/p>\n

Art\u00edculo 434<\/em><\/strong><\/p>\n

La buena fe se presume siempre, y al que afirma la mala fe de un poseedor corresponde la prueba.<\/em><\/p>\n

La sentencia 158\/2006 de la secci\u00f3n 15\u00aa de la Audiencia Provincial de Barcelona<\/a> se refiere a un caso en el que no se aprecia \u201cbuena fe\u201d:<\/p>\n

\u201cPero consideramos muy dudoso que la parte demandada actuara con buena fe en el preuso que alega. La demandada mantuvo relaciones comerciales amistosas durante cierto tiempo con la actora, ocup\u00e1ndose precisamente de la comercializaci\u00f3n de sus productos, que aparecen en sus cat\u00e1logos propios\u201d.<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

En la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa<\/strong><\/p>\n

Esta parte del art\u00edculo dedicado a los derechos de uso previo tambi\u00e9n est\u00e1 sujeta a interpretaci\u00f3n. No est\u00e1 claro qu\u00e9 se entiende por \u201cnecesidades razonables de la empresa<\/strong>\u201d. \u00bfDeber\u00eda ello englobar incrementos en la producci\u00f3n para satisfacer aumentos en la demanda?<\/p>\n

 <\/p>\n

La transmisi\u00f3n<\/strong><\/p>\n

De la lectura de los art\u00edculos 54.1 (LP 11\/1986) y 63 (LP 24\/2015), queda claro que no es posible la transmisi\u00f3n independiente<\/strong> de estos \u201cderechos\u201d, sino que siempre deben ir ligados a la empresa que los ven\u00eda utilizando.<\/p>\n

 <\/p>\n

\u00bfHacia una armonizaci\u00f3n internacional?<\/strong><\/p>\n

Como ya se ha comentado en anteriores entradas del blog<\/a>, desde 2011 se viene realizando un trabajo, primero en el llamado \u201cproceso de Tegernsee\u201d<\/a>\u00a0<\/strong>y posteriormente en el subgrupo de armonizaci\u00f3n<\/strong><\/a> del <\/strong>grupo B+<\/strong><\/a>, destinado a tratar de armonizar internacionalmente diversos aspectos del derecho sustantivo de patentes.<\/p>\n

Uno de esos temas es precisamente el de los derechos de uso previo. Se han detectado una serie de puntos en los que hay acuerdo y otros en los que no hay consenso y habr\u00eda que tratar de alcanzar alg\u00fan tipo de armonizaci\u00f3n. Se trata de un asunto muy relacionado con el llamado \u201cper\u00edodo de gracia\u201d<\/a>.<\/p>\n

 <\/p>\n

Requisitos para el surgimiento del derecho<\/strong><\/p>\n

Hay consenso en que este derecho no deber\u00eda surgir de la mera posesi\u00f3n o conocimiento de la invenci\u00f3n.<\/p>\n

Al respecto, Francia constituye una excepci\u00f3n a la norma general. En el art\u00edculo L613-7 del C\u00f3digo de Propiedad Intelectual<\/a> se establece como requisito para el surgimiento del derecho de uso previo, la posesi\u00f3n de la invenci\u00f3n.<\/p>\n

\u00ab\u00a0Toute personne qui, de bonne foi, \u00e0 la date de d\u00e9p\u00f4t ou de priorit\u00e9 d’un brevet, \u00e9tait, sur le territoire o\u00f9 le pr\u00e9sent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, \u00e0 titre personnel, d’exploiter l’invention malgr\u00e9 l’existence du brevet.\u00a0\u00bb<\/em><\/p>\n

Sin embargo, hay interpretaciones diversas de este art\u00edculo en los tribunales franceses. Mientras que en ciertos casos se considera que basta con la posesi\u00f3n, otros requieren pruebas de explotaci\u00f3n o de actividades preparatorias.<\/p>\n

 <\/p>\n

Alcance territorial del derecho<\/strong><\/p>\n

Tambi\u00e9n en este aspecto hay consenso respecto a que estos derechos deber\u00edan limitarse al territorio en el que se desarrollaron las actividades que dieron lugar al nacimiento del derecho.<\/p>\n

 <\/p>\n

Actos que dan lugar al nacimiento de los derechos de uso previo<\/strong><\/p>\n

Hay acuerdo en que los derechos de explotaci\u00f3n que confiere una patente (el \u201cius prohibendi\u201d) dan lugar al nacimiento del derecho de uso previo.<\/p>\n

Sin embargo, los EE.UU. no est\u00e1n de acuerdo en que los preparativos serios y efectivos den lugar al nacimiento del derecho.<\/p>\n

 <\/p>\n

Fecha hasta la cual pueden nacer esos derechos de uso previo<\/strong><\/p>\n

La mayor\u00eda de los estados coinciden en que estos derechos pueden surgir hasta la fecha de presentaci\u00f3n o de prioridad si \u00e9sta se ha reivindicado.<\/p>\n

Los EE.UU. defienden lo establecido en su legislaci\u00f3n: Si se divulga la invenci\u00f3n antes de la presentaci\u00f3n de la solicitud de patente, estos derechos o motivos para la defensa contra la demanda por infracci\u00f3n como se definen en los EE.UU s\u00f3lo pueden surgir hasta 12 meses con anterioridad a la divulgaci\u00f3n de la solicitud.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Este aspecto es muy importante en relaci\u00f3n con el llamado \u201cper\u00edodo de gracia\u201d. En Europa se podr\u00eda adoptar un per\u00edodo de gracia del llamado de \u201csafety net\u201d o de \u201cred de seguridad\u201d. Ello significa que la divulgaci\u00f3n de la invenci\u00f3n antes de presentar la solicitud de patente debe llevar asociada ciertos riesgos, incentivando a que la presentaci\u00f3n de la solicitud se realice lo antes posible. Y uno de esos riesgos es la posibilidad de que surjan derechos de uso previo a consecuencia de la divulgaci\u00f3n previa de la invenci\u00f3n.<\/p>\n

 <\/p>\n

El requisito de \u201cbuena fe\u201d<\/strong><\/p>\n

La mayor\u00eda de los estados est\u00e1n de acuerdo en la necesidad de que se exija la existencia de \u201cbuena fe\u201d. Jap\u00f3n no lo hace.<\/p>\n

 <\/p>\n

Derivaci\u00f3n de la informaci\u00f3n del solicitante de la patente<\/strong><\/p>\n

En este aspecto hay m\u00e1s divisi\u00f3n, mientras en Europa se admite que la obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n derivada del solicitante en buena fe podr\u00eda dar lugar al nacimiento de los derechos de uso previo, ello se rechaza en los EE.UU y en Jap\u00f3n y Corea. Esto est\u00e1 tambi\u00e9n relacionado con el per\u00edodo de gracia; uno del tipo \u201csafety net\u201d deber\u00eda permitir que los derechos de uso previo se pudieran derivar de informaci\u00f3n dada en buena fe por el solicitante.<\/p>\n

 <\/p>\n

Excepciones en los tipos de personas que pueden beneficiarse de los derechos de uso previo<\/strong><\/p>\n

En general, hay acuerdo en que no debe haber excepciones. Sin embargo, en los EE.UU esta defensa contra la demanda por infracci\u00f3n no puede ser esgrimida frente a patentes cuyo titular sea una universidad o una organizaci\u00f3n de transferencia de tecnolog\u00eda.<\/p>\n

Otro aspecto que se est\u00e1 discutiendo, aunque muy preliminarmente es el de en qu\u00e9 medida se admiten cambios en las realizaciones de la invenci\u00f3n, en las formas de la explotaci\u00f3n y en el volumen.<\/p>\n

 <\/p>\n

Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Se trata de una limitaci\u00f3n al derecho de patente escasamente conocida en Espa\u00f1a, pero que surge en ocasiones en casos judiciales en los que se examina una supuesta infracci\u00f3n de patente. Se observa tambi\u00e9n una falta de armonizaci\u00f3n internacional en la materia, sobre todo debido a las particularidades existentes en los Estados Unidos.<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Todas las Leyes de patentes definen los derechos que confiere el t\u00edtulo de patente. Tanto en la Ley de Patentes 11\/1986 como en la Ley 24\/2015, que entrar\u00e1 en vigor el pr\u00f3ximo 1 de abril, dichos derechos vienen definidos en el t\u00edtulo VI como \u201cius prohibendi\u201d. Tambi\u00e9n todas las legislaciones en la materia definen una serie de excepciones y limitaciones al derecho de patentes y entre ellas se encuentra el denominado \u201cderecho de uso previo\u201d o de \u201cpreuso\u201d. En la Ley 11\/1986, dicho derecho viene definido en el art\u00edculo 54.1: Art\u00edculo 54. 1.\u00a0El titular de una patente no tiene derecho\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":183,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mi_skip_tracking":false,"ngg_post_thumbnail":0},"categories":[27391],"tags":[],"blocksy_meta":{"styles_descriptor":{"styles":{"desktop":"","tablet":"","mobile":""},"google_fonts":[],"version":4}},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3139"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/users\/183"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3139"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3139\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3153,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3139\/revisions\/3153"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3139"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3139"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3139"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}