{"id":3350,"date":"2016-11-30T08:30:08","date_gmt":"2016-11-30T07:30:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/?p=3350"},"modified":"2016-11-30T11:20:03","modified_gmt":"2016-11-30T10:20:03","slug":"la-nueva-ley-de-patentes-242015-el-examen-de-oficio-y-la-busqueda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/2016\/la-nueva-ley-de-patentes-242015-el-examen-de-oficio-y-la-busqueda\/","title":{"rendered":"LA NUEVA LEY DE PATENTES 24\/2015: EL EXAMEN DE OFICIO Y LA B\u00daSQUEDA"},"content":{"rendered":"

Se est\u00e1 aproximando la fecha del 1 de abril de 2017, el d\u00eda en que entrar\u00e1 en vigor la nueva Ley de Patentes 24\/2015<\/a>, que cambiar\u00e1 radicalmente el sistema de patentes en Espa\u00f1a. El pasado mes de septiembre se public\u00f3 el borrador del reglamento de ejecuci\u00f3n de dicha Ley<\/a>, que deber\u00e1 estar aprobado antes de que entre en vigor la Ley. El blog ya ha dedicado una serie de entradas a analizar este importante cambio legislativo, desde una general<\/a>, a otras dedicadas al tratamiento de las invenciones de inter\u00e9s para la defensa<\/a>, a la patentabilidad<\/a>, al procedimiento de limitaci\u00f3n<\/a> o a la protecci\u00f3n de las invenciones realizadas en universidades y centros p\u00fablicos de investigaci\u00f3n<\/a>, pero esta es la primera desde que se dio a conocer el borrador del reglamento.<\/p>\n

Aunque, indudablemente, la gran novedad dentro del procedimiento de concesi\u00f3n en patentes est\u00e1 constituida por la introducci\u00f3n de un examen sustantivo obligatorio, no deben despreciarse otros cambios que se analizan a continuaci\u00f3n.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

La Ley de patentes 11\/1986<\/a> regula un procedimiento de tramitaci\u00f3n de las patentes, bastante peculiar cuando se compara con el de la mayor\u00eda de las legislaciones de nuestro entorno y de los tratados internacionales de referencia como el Convenio de la Patente Europea (CPE)<\/a> o el Tratado de Cooperaci\u00f3n en materia de Patentes (PCT)<\/a>. En dicho procedimiento, una vez otorgada la fecha de presentaci\u00f3n y superado el examen de admisi\u00f3n a tr\u00e1mite, el examinador se encuentra con que debe llevar a cabo el llamado examen formal y t\u00e9cnico (art\u00edculos 17-24 del Reglamento de ejecuci\u00f3n 2245\/1986<\/a>). Este examen formal incluye no s\u00f3lo aspectos puramente formales, sino que tambi\u00e9n implica, por ejemplo, la evaluaci\u00f3n de la claridad de la descripci\u00f3n y las reivindicaciones y de la unidad de invenci\u00f3n<\/a>, aspectos m\u00e1s propios del examen de patentabilidad que de uno denominado formal. El examinador de patentes de la Oficina Espa\u00f1ola de Patentes y Marcas (OEPM) que aplica tambi\u00e9n el procedimiento PCT, siempre fue consciente de que la posibilidad que ofrece este procedimiento de examinar esos aspectos m\u00e1s t\u00e9cnicos como la unidad de invenci\u00f3n y la claridad, conjuntamente con la b\u00fasqueda del estado de la t\u00e9cnica<\/a>, lo convierte en m\u00e1s apropiado para un adecuado an\u00e1lisis de dichos requisitos.<\/p>\n

Tanto el tratado PCT como el Convenio de la Patente Europea (CPE) poseen un examen donde se comprueba el cumplimiento de requisitos puramente formales, al mismo tiempo que se examinan los requisitos para la obtenci\u00f3n de la fecha de presentaci\u00f3n y que normalmente lleva a cabo personal administrativo, los llamados \u201cformality agents\u201d en el caso de la Oficina Europea de Patentes<\/a>.<\/p>\n

A semejanza del PCT y el CPE, la nueva Ley de patentes 24\/2015 introduce el que denomina \u201cexamen de oficio\u201d (Art.35 LP 24\/2015 y Art. 23, 24 y 25 del Reglamento).<\/p>\n

Art\u00edculo\u00a035. Examen de oficio.<\/em><\/strong><\/p>\n

1. Admitida a tr\u00e1mite la solicitud, la Oficina Espa\u00f1ola de Patentes y Marcas verificar\u00e1:<\/em><\/p>\n

a) Si el objeto de la misma no est\u00e1 manifiestamente y en su totalidad excluido de la patentabilidad por aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos\u00a04.4 y\u00a05 de esta Ley.<\/em><\/p>\n

b) Si se cumplen los requisitos relativos a la representaci\u00f3n y a la reivindicaci\u00f3n de prioridad en su caso, as\u00ed como cualquier otro referido a la regularidad formal de la solicitud cuya comprobaci\u00f3n haya de realizarse, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, antes de la publicaci\u00f3n de la solicitud.<\/em><\/p>\n

2. La presencia de defectos formales en la documentaci\u00f3n no suspender\u00e1 la realizaci\u00f3n del informe sobre el estado de la t\u00e9cnica a que se refiere el art\u00edculo siguiente, siempre que aquellos no sean de tal naturaleza que impidan su realizaci\u00f3n.<\/em><\/p>\n

3. Si de la comprobaci\u00f3n resulta que el objeto de la solicitud est\u00e1 excluido de patentabilidad conforme al apartado\u00a01.a), o no se cumplen los requisitos mencionados en el apartado\u00a01 b), se comunicar\u00e1n \u00e9stas circunstancias al interesado para que formule sus alegaciones o subsane los defectos en el plazo establecido. Si los obst\u00e1culos persisten o los defectos no fueran corregidos en plazo, se denegar\u00e1 la solicitud mediante resoluci\u00f3n motivada. Cuando los defectos se refieran al derecho de prioridad el solicitante perder\u00e1 este derecho.<\/em><\/p>\n

<\/em>\"\"<\/a><\/p>\n

El prop\u00f3sito de este examen es que la solicitud de patente se encuentre en condiciones de ser publicada a los 18 meses desde la fecha de presentaci\u00f3n, o con anterioridad si as\u00ed lo pidiera el solicitante. En comparaci\u00f3n con los ex\u00e1menes equivalentes regulados en el PCT y en el CPE de la patente europea, la gran diferencia es la inclusi\u00f3n del Art.35.1, la comprobaci\u00f3n de si el objeto de la solicitud no est\u00e1 manifiestamente y en su totalidad excluido de la patentabilidad (art\u00edculos 4.4 y 5 de la Ley). Aunque en este examen de oficio ser\u00e1 preciso examinar un aspecto relativo a la patentabilidad, se prev\u00e9 que ser\u00e1n muy escasas las ocasiones en que se se\u00f1ale un suspenso al respecto, ante la necesidad de que el objeto se encuentre \u201cmanifiestamente y en su totalidad\u201d excluido de la patentabilidad, Ser\u00e1 excepcional que, dentro del contenido de una solicitud de patente, ning\u00fan elemento sea patentable. Por ejemplo, es com\u00fan que se presente solicitudes de patente sobre juegos. Si la solicitud se refiere exclusivamente a las reglas del juego, ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n el art\u00edculo 35.1 pero si se incluye alg\u00fan elemento relativo al tipo de tablero, de fichas o de instrumentos empleados en el mismo, no ser\u00e1 posible se\u00f1alar el incumplimiento del 35.1, al no poderse considerar que el objeto de la solicitud se encuentra comprendido \u201cmanifiestamente y en su totalidad\u201d en el art\u00edculo 4.4.c.<\/p>\n

\"\"<\/a>Figura de la primera patente <\/em>US2026082<\/em><\/a> sobre el \u201cmonopoly\u201d<\/em><\/p>\n

Otros requisitos que se examinan durante este examen (Art. 23 del reglamento) y que son habituales en este tipo de ex\u00e1menes en otras legislaciones son:<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Aspectos formales de la instancia.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Traducci\u00f3n al castellano de la descripci\u00f3n.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Presencia de reivindicaciones.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Formalidades de la descripci\u00f3n, reivindicaciones, dibujos y resumen.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Requisitos de la prioridad y de exhibici\u00f3n en exposici\u00f3n oficial.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Requisitos de representaci\u00f3n.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Menci\u00f3n a patente de origen en divisionales y PCT\u2019s en fase nacional.<\/p>\n

Si se detectan defectos, se le comunicar\u00e1n al solicitante para que los subsane en el plazo de dos meses (prorrogables por otros dos meses). La consecuencia de la no subsanaci\u00f3n, ser\u00e1 la denegaci\u00f3n.<\/p>\n

Tambi\u00e9n es muy relevante y novedoso lo que establece el art\u00edculo 35.2, es decir, que la detecci\u00f3n de defectos en este examen no retrasar\u00e1 la realizaci\u00f3n de la b\u00fasqueda, pero siempre que sean de tal naturaleza que no impidan su realizaci\u00f3n, como podr\u00eda ser el caso de la falta de traducci\u00f3n al espa\u00f1ol de la descripci\u00f3n o la ausencia de reivindicaciones.<\/p>\n

Se va a dar el caso de que mientras el examinador realiza la b\u00fasqueda, existan defectos formales que a\u00fan no se han corregido. Ello ya sucede actualmente en el procedimiento PCT. Podr\u00eda presentarse la situaci\u00f3n en la que la b\u00fasqueda est\u00e9 terminada pero la solicitud sea denegada por falta de subsanaci\u00f3n de defectos detectados en el llamado examen de oficio, pero se prev\u00e9 que sea una circunstancia muy excepcional, debida \u00fanicamente a error o negligencia del solicitante.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Al comenzar la b\u00fasqueda, el examinador de patente deber\u00e1 comprobar dos aspectos cuyo incumplimiento dar\u00e1 lugar a la emisi\u00f3n de una notificaci\u00f3n y a la suspensi\u00f3n del procedimiento:<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Si la claridad y coherencia<\/strong> de la descripci\u00f3n o de las reivindicaciones impide proceder en todo o en parte a la elaboraci\u00f3n del informe. (Art. 36.3 \u2013 LP 24\/2015 y 27 del reglamento).<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Si hay un n\u00famero excesivo de reivindicaciones independientes<\/strong> de la misma categor\u00eda (Art. 28 \u2013 Reglamento).<\/p>\n

Respecto al examen de claridad<\/strong>, si se detecta\u00a0 la falta de la misma, se le comunicar\u00e1 al solicitante para que en el plazo de 2 meses modifique la solicitud o presente alegaciones. Si el solicitante no responde o bien no precisa el objeto de la b\u00fasqueda lo suficiente, se intentar\u00e1 realizar una b\u00fasqueda parcial, pero si ello no fuera posible, se denegar\u00eda la patente. Este tipo de examen de claridad ya se aplica en el procedimiento PCT y la experiencia es que son muy pocos los casos en los que no es posible realizar ning\u00fan tipo de b\u00fasqueda. Es de esperar que ello se repita en la aplicaci\u00f3n de la Ley 24\/2015.<\/p>\n

Antes de comenzar la b\u00fasqueda, el examinador deber\u00e1 verificar si se cumple el art\u00edculo 7.2 del reglamento<\/strong>, a\u00fan en borrador, de la Ley 24\/2015. Dicho art\u00edculo establece:<\/p>\n

\u201c2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art\u00edculo 26 de la Ley, una misma solicitud puede comprender m\u00e1s de una reivindicaci\u00f3n independiente de una misma categor\u00eda (producto, procedimiento, dispositivo o utilizaci\u00f3n), siempre que el objeto de la solicitud consista en: <\/em><\/p>\n

\u00a0<\/em>a) Una pluralidad de productos interrelacionados.<\/em><\/p>\n

b) Diferentes utilizaciones de un producto o dispositivo. <\/em><\/p>\n

c) Soluciones alternativas a un problema particular, cuando no sea adecuado incluir estas alternativas en una misma reivindicaci\u00f3n.\u201d<\/em><\/p>\n

Este art\u00edculo no tiene ninguno equivalente en la Ley y es muy similar a la regla 43.2 del Convenio de la Patente Europea<\/a>.<\/p>\n

Este art\u00edculo va a tener su aplicaci\u00f3n principal en la limitaci\u00f3n de la pr\u00e1ctica empleada en los Estados Unidos<\/a>, que en lugar de utilizar reivindicaciones dependientes, utiliza m\u00faltiples reivindicaciones independientes.<\/p>\n

Si una vez notificado, el solicitante no limitara el n\u00famero de reivindicaciones o no contestara, no se denegar\u00eda la solicitud, sino que se continuar\u00eda la tramitaci\u00f3n pero \u00fanicamente se realizar\u00eda la b\u00fasqueda para la primera de las reivindicaciones de cada categor\u00eda.<\/p>\n

Tambi\u00e9n durante la b\u00fasqueda se podr\u00e1 hacer una notificaci\u00f3n al solicitante si, de acuerdo al Art. 29 de la Ley 24\/2015, no se cumple el requisito de unidad de invenci\u00f3n<\/strong><\/a>. <\/strong>El examinador realizar\u00e1 el Informe sobre el Estado de la T\u00e9cnica (IET) y la Opini\u00f3n Escrita correspondientes a la invenci\u00f3n o grupo de invenciones reivindicadas en primer lugar. Tras la recepci\u00f3n del IET y la Opini\u00f3n Escrita, el solicitante podr\u00e1 dividir la solicitud, presentando divisionales,\u00a0 pagar tasas adicionales para que se busquen todas las invenciones o presentar alegaciones. Todas aquellas partes de la solicitud correspondientes a invenciones que no hayan sido buscadas o divididas deber\u00e1n ser eliminadas durante el examen.<\/p>\n

\"\"<\/a>Caso de falta de unidad de invenci\u00f3n con dos reivindicaciones independientes<\/em><\/p>\n

Sin duda, la posibilidad de evaluar la \u201cunidad de invenci\u00f3n\u201d \u201ca posteriori\u201d, conjuntamente con la b\u00fasqueda, permitir\u00e1 la detecci\u00f3n de casos de falta de unidad de invenci\u00f3n de dif\u00edcil localizaci\u00f3n en un el procedimiento actual, donde se examina \u201ca priori\u201d sin poder tener en cuenta el estado de la t\u00e9cnica.<\/p>\n

El Art. 64.4 del reglamento aclara que las reivindicaciones modificadas no podr\u00e1n referirse a materia que no haya sido objeto de b\u00fasqueda por no cumplir lo se\u00f1alado en los art\u00edculos 27,28 y 29 del mismo reglamento.<\/p>\n

El Art.36.5 mantiene que como ocurre actualmente \u201cno ser\u00e1n objeto del informe sobre el estado de la t\u00e9cnica (IET) ni de la opini\u00f3n escrita las solicitudes cuyo informe de b\u00fasqueda internacional haya sido realizado por la Oficina Espa\u00f1ola de Patentes y Marcas en su calidad de Administraci\u00f3n encargada de la b\u00fasqueda internacional.\u201d<\/p>\n

Por \u00faltimo, otra novedad es que a diferencia de lo que ocurre ahora, donde la Opini\u00f3n Escrita es parte integrante e inseparable del Informe sobre el Estado de\u00a0 la T\u00e9cnica, ahora se consideran partes \u201cindependientes\u201d, de modo que de acuerdo al Art. 31.5 el folleto de la solicitud incluir\u00e1 \u00fanicamente el IET, a diferencia de lo que ocurre actualmente, que incluye tambi\u00e9n la Opini\u00f3n Escrita. Sin embargo la Opini\u00f3n Escrita ser\u00e1 consultable a partir del momento de la publicaci\u00f3n del IET en la aplicaci\u00f3n CEO<\/a>, similar a las de otras oficinas como el Patentscope<\/a>, el European Patent Register<\/a> o el PAIR<\/a>.<\/p>\n

Dada la aridez de la tem\u00e1tica, si ha llegado hasta aqu\u00ed es porque sin duda se trata de un profesional del mundo de las patentes y como habr\u00e1 podido comprobar, aunque el examen sustantivo obligatorio es la estrella de la nueva Ley de Patentes, no son despreciables otros cambios en el procedimiento.<\/p>\n

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Se est\u00e1 aproximando la fecha del 1 de abril de 2017, el d\u00eda en que entrar\u00e1 en vigor la nueva Ley de Patentes 24\/2015, que cambiar\u00e1 radicalmente el sistema de patentes en Espa\u00f1a. El pasado mes de septiembre se public\u00f3 el borrador del reglamento de ejecuci\u00f3n de dicha Ley, que deber\u00e1 estar aprobado antes de que entre en vigor la Ley. El blog ya ha dedicado una serie de entradas a analizar este importante cambio legislativo, desde una general, a otras dedicadas al tratamiento de las invenciones de inter\u00e9s para la defensa, a la patentabilidad, al procedimiento de limitaci\u00f3n o\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":183,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mi_skip_tracking":false,"ngg_post_thumbnail":0},"categories":[27391],"tags":[],"blocksy_meta":{"styles_descriptor":{"styles":{"desktop":"","tablet":"","mobile":""},"google_fonts":[],"version":4}},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3350"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/users\/183"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3350"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3350\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3363,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3350\/revisions\/3363"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3350"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3350"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3350"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}