{"id":3936,"date":"2017-06-21T08:30:00","date_gmt":"2017-06-21T07:30:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/?p=3936"},"modified":"2017-06-19T11:13:11","modified_gmt":"2017-06-19T10:13:11","slug":"estimado-inventor-tambien-antes-de-solicitar-la-patente-debera-proteger-su-invencion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/2017\/estimado-inventor-tambien-antes-de-solicitar-la-patente-debera-proteger-su-invencion\/","title":{"rendered":"ESTIMADO INVENTOR: TAMBI\u00c9N ANTES DE SOLICITAR LA PATENTE, DEBER\u00c1 PROTEGER SU INVENCI\u00d3N"},"content":{"rendered":"

En una anterior entrada de este blog<\/a> advert\u00edamos a los inventores de la necesidad de no divulgar la invenci\u00f3n<\/a> con anterioridad a la fecha de presentaci\u00f3n, sobre todo en pa\u00edses donde no existe el llamado \u201cper\u00edodo de gracia\u201d<\/a>, pues cualquier divulgaci\u00f3n romper\u00eda la novedad e impedir\u00eda la obtenci\u00f3n de una patente sobre la invenci\u00f3n. Sin embargo, es indudable que en ocasiones es preciso ponerse en contacto con empresas u otras personas en el proceso de definici\u00f3n de la invenci\u00f3n. Es ese un momento muy peligroso; a\u00fan no se ha presentado la solicitud de patente y esos terceros que tienen acceso a la invenci\u00f3n pueden jug\u00e1rnosla.<\/p>\n

En esos contactos con posibles interesados en la invenci\u00f3n o bien profesionales que nos van a ayudar a construir un prototipo es fundamental caminar con pies de plomo y firmar un acuerdo de confidencialidad con todas aquellas personas que entren en contacto con la invenci\u00f3n antes de la publicaci\u00f3n de la solicitud de patente y por supuesto antes de la presentaci\u00f3n de la solicitud.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

La Oficina Espa\u00f1ola de Patentes y Marcas (OEPM)<\/a> es consciente de este peligro al que se enfrentan los inventores particulares y las peque\u00f1as empresas. Por ello ha participado en los \u00faltimos a\u00f1os en un grupo de trabajo constituido por representantes del Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (CSIC), de LES Espa\u00f1a y Portugal,\u00a0 del Ministerio de Econom\u00eda y Competitividad, y de la OMPI (Organizaci\u00f3n Mundial de la Propiedad Intelectual) con el fin de elaborar contratos modelos de gran utilidad en el proceso<\/a> de transferencia de tecnolog\u00eda, en espa\u00f1ol e ingl\u00e9s, incluyendo su gu\u00eda de cumplimentaci\u00f3n. Estos contratos modelo ya fueron objeto de una entrada anterior del blog<\/a>. El primero de los contratos o acuerdos confeccionado fue el de confidencialidad<\/a>.<\/p>\n

En la gu\u00eda<\/a> se explican los principales puntos que habr\u00e1 que tener en cuenta a la hora de redactar esos acuerdos de confidencialidad:<\/p>\n

– La obligaci\u00f3n de confidencialidad se puede establecer unilateralmente o rec\u00edprocamente, es decir, como obligaci\u00f3n de ambas partes (caso m\u00e1s com\u00fan). Aun cuando solo uno de los dos firmantes posea informaci\u00f3n valiosa, es m\u00e1s sencillo conseguir la firma de un acuerdo de tipo rec\u00edproco.<\/p>\n

– Se debe identificar y definir lo que se considera informaci\u00f3n confidencial, pero dado que el acuerdo podr\u00eda no llegar a firmarse no debe desvelarse el contenido de la informaci\u00f3n propiamente dicha.<\/p>\n

– El acuerdo debe definir tambi\u00e9n el uso que se va a hacer de la informaci\u00f3n.<\/p>\n

La \u00fanica persona con la que se podr\u00eda hablar libremente de la invenci\u00f3n es con un agente de la propiedad industrial<\/a>, ya que el punto 1.c de su c\u00f3digo \u00e9tico establece:<\/p>\n

Todo colegiado estar\u00e1 obligado a no divulgar informaci\u00f3n aceptada por \u00e9l a t\u00edtulo confidencial en el ejercicio de su profesi\u00f3n, a menos que haya sido relevado de esta obligaci\u00f3n de forma expresa por su cliente.<\/em><\/p>\n

Asimismo, en Espa\u00f1a la Ley 24\/2015<\/a> reconoce en su art\u00edculo 176.5 el derecho de los agentes de la propiedad industrial a no divulgar el contenido de las comunicaciones relativas a procedimientos seguidos ante la OEPM, por ejemplo, durante un procedimiento judicial:<\/p>\n

\u00a0\u201cLos Agentes de la Propiedad Industrial estar\u00e1n obligados a mantener la confidencialidad de los asuntos en los que intervengan y tendr\u00e1n derecho a negarse a divulgar las comunicaciones intercambiadas con sus clientes o con terceras personas relativas a los procedimientos seguidos ante la Oficina Espa\u00f1ola de Patentes y Marcas.<\/em><\/p>\n

Entre otros, estar\u00e1 sometida a dichas condiciones toda comunicaci\u00f3n o todo documento relativo a:<\/em><\/p>\n

a) la valoraci\u00f3n de la patentabilidad de una invenci\u00f3n, la registrabilidad de un dise\u00f1o industrial, de una marca o de un nombre comercial;<\/em><\/p>\n

b) la preparaci\u00f3n o la tramitaci\u00f3n de una solicitud de patente, modelo de utilidad, dise\u00f1o industrial, marca o nombre comercial;<\/em><\/p>\n

c) cualquier opini\u00f3n relativa a la validez, alcance de protecci\u00f3n o infracci\u00f3n del objeto de una patente, modelo de utilidad, dise\u00f1o industrial, marca o nombre comercial, as\u00ed como de una solicitud de cualquiera de dichas modalidades.\u201d<\/em><\/p>\n

Sin embargo, si un inventor tiene la intenci\u00f3n de extender la protecci\u00f3n de patente al extranjero, especialmente a estados en los que rige el llamado \u201ccommon law\u201d, deber\u00e1 extremar las precauciones en la comunicaci\u00f3n con su agente de patentes, pues durante un procedimiento judicial de acuerdo al \u201ccommon law\u201d podr\u00eda no reconocerse ese derecho a la confidencialidad en las comunicaciones con el cliente dentro del llamado \u201cdiscovery\u201d<\/a>. En ese caso de posible extensi\u00f3n a estados de tradici\u00f3n \u201ccommon law\u201d, ser\u00eda conveniente evitar las comunicaciones por escrito. Este asunto de la \u201cconfidencialidad en las comunicaciones entre cliente y agente\u201d<\/a> est\u00e1 siendo discutido dentro del llamado Grupo B+<\/a> y en\u00a0 el Comit\u00e9 Permanente de Derecho de Patentes<\/a> con el fin de tratar de lograr una armonizaci\u00f3n internacional y eliminar estos problemas transfronterizos.<\/p>\n

Los casos de p\u00e9rdidas de una patente debidos a la falta de una adecuada protecci\u00f3n pre-patente de la invenci\u00f3n son numerosos y se presentan en todas las regiones. Recientemente, el que escribe estas l\u00edneas conoci\u00f3 uno de estos casos durante una visita a Uruguay:<\/p>\n

En el a\u00f1o 2000 Juan Nin, estudiante de dise\u00f1o industrial, invent\u00f3 durante un ejercicio una bandeja cer\u00e1mica destinada a facilitar la preparaci\u00f3n y posterior servicio de queso provolone<\/a>, cuyo consumo est\u00e1 muy extendido en el R\u00edo de la Plata. Contact\u00f3 con un fabricante y le encarg\u00f3 unos cuantos ejemplares para vender en una feria, sin embargo, las bandejas no se entregaron debido a supuestos problemas t\u00e9cnicos y el fabricante present\u00f3 poco despu\u00e9s una solicitud de modelo de utilidad uruguaya de n\u00famero U04035 sobre la invenci\u00f3n. Juan Nin deposit\u00f3 su propia solicitud en Uruguay U4055<\/a> y en Argentina (AR056274<\/a>), pero de acuerdo al sistema \u201cfirst to file\u201d, el derecho le pertenec\u00eda al fabricante, en cuanto que primer depositante. El usurpador del modelo de utilidad logr\u00f3 unas ventas muy importantes mientras que el aut\u00e9ntico inventor s\u00f3lo recientemente ha podido comenzar a comercializar su invento.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Un conocido ejemplo de supuesto robo de invenci\u00f3n fue ya objeto de este blog: el de la invenci\u00f3n del l\u00e1ser<\/a>. Otros casos hist\u00f3ricos en los que podr\u00eda haberse dado una apropiaci\u00f3n de la invenci\u00f3n son el del tel\u00e9fono (p\u00e1gina 29 del n\u00ba 22 de Marchamos<\/a>) y el de la radio<\/a>. Cuando el \u201churto\u201d de la invenci\u00f3n se produce una vez presentada la patente, se habla de \u201cinfracci\u00f3n\u201d y la patente es una herramienta muy poderosa para revertir la situaci\u00f3n, como ocurri\u00f3 en el famoso caso de Robert Kearns<\/a> \u201cinventor del limpia parabrisas intermitente\u201d, cuya historia se recogi\u00f3 en la pel\u00edcula de Hollywood titulada \u201cFlash of genius\u201d<\/a>.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Figura de la patente US351836 de Robert Kearns sobre el limpia-parabrisas intermitente<\/p>\n

El consejo m\u00e1s f\u00e1cil e inmediato es presentar la solicitud de patente lo antes posible, pues a lo largo del proceso de preparaci\u00f3n, definici\u00f3n, construcci\u00f3n del prototipo de una invenci\u00f3n va a ser inevitable realizar divulgaciones de la misma. Mientras que las divulgaciones a un grupo reducido de personas durante reuniones privadas pueden ser f\u00e1cilmente controlables, mediante la utilizaci\u00f3n de los acuerdos de confidencialidad, las divulgaciones p\u00fablicas (en medios de comunicaci\u00f3n, congresos, redes sociales, etc.) pueden ser fatales, e impedir la obtenci\u00f3n de una patente sobre la invenci\u00f3n, especialmente en estados en los que no existe el llamado \u201cper\u00edodo de gracia\u201d<\/a>. Aunque en Espa\u00f1a y en el Convenio de la Patente Europea se considera inocua la divulgaci\u00f3n de una invenci\u00f3n acaecida antes de 6 meses previamente a la fecha de presentaci\u00f3n de una patente y que se haya debido a un abuso evidente frente al solicitante o su causante, el problema que presenta esta excepci\u00f3n al contenido del Estado de la T\u00e9cnica reside en la dificultad de prueba.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

\u00a0P\u00e1gina del cuaderno de laboratorio de Graham Bell donde se detalla un experimento relacionado con la invenci\u00f3n del tel\u00e9fono (Fuente: Wikipedia)<\/p>\n

Aun cuando el sistema \u201cfirst to file\u201d se ha adoptado mundialmente y proporciona mayor seguridad jur\u00eddica y econom\u00eda de recursos en los procedimientos de concesi\u00f3n de patentes y de litigaci\u00f3n, es indudable que el \u201cfirst to invent\u201d era m\u00e1s eficaz en la lucha contra los \u201cladrones de invenciones\u201d, pues si el inventor llevaba un cuaderno de laboratorio<\/a> convenientemente cumplimentado, ello serv\u00eda como prueba para demostrar qui\u00e9n era el aut\u00e9ntico inventor y qui\u00e9n ten\u00eda derecho a la patente.<\/p>\n

Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Si algo debe quedar claro tras la lectura de esta entrada es que lo m\u00e1s seguro siempre es presentar la solicitud de patente antes de comunicar a nadie la invenci\u00f3n, pero si por diversos motivos fuera preciso darla a conocer, entonces es fundamental firmar un acuerdo de confidencialidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En una anterior entrada de este blog advert\u00edamos a los inventores de la necesidad de no divulgar la invenci\u00f3n con anterioridad a la fecha de presentaci\u00f3n, sobre todo en pa\u00edses donde no existe el llamado \u201cper\u00edodo de gracia\u201d, pues cualquier divulgaci\u00f3n romper\u00eda la novedad e impedir\u00eda la obtenci\u00f3n de una patente sobre la invenci\u00f3n. Sin embargo, es indudable que en ocasiones es preciso ponerse en contacto con empresas u otras personas en el proceso de definici\u00f3n de la invenci\u00f3n. Es ese un momento muy peligroso; a\u00fan no se ha presentado la solicitud de patente y esos terceros que tienen acceso\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":183,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mi_skip_tracking":false,"ngg_post_thumbnail":0},"categories":[27391],"tags":[],"blocksy_meta":{"styles_descriptor":{"styles":{"desktop":"","tablet":"","mobile":""},"google_fonts":[],"version":4}},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3936"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/users\/183"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3936"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3936\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3942,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3936\/revisions\/3942"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3936"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3936"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3936"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}