{"id":4059,"date":"2017-09-27T08:30:06","date_gmt":"2017-09-27T07:30:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/?p=4059"},"modified":"2017-09-12T10:08:49","modified_gmt":"2017-09-12T09:08:49","slug":"las-reivindicaciones-el-alma-de-las-patentes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/2017\/las-reivindicaciones-el-alma-de-las-patentes\/","title":{"rendered":"LAS REIVINDICACIONES: EL \u201cALMA\u201d DE LAS PATENTES"},"content":{"rendered":"

 <\/p>\n

Han transcurrido ya unos cuantos a\u00f1os desde que empez\u00f3 a publicarse este blog<\/a>, concretamente se cumplir\u00e1n 6 el pr\u00f3ximo mes de enero y a no ser que me falle la memoria, no se ha publicado en el mismo ninguna entrada dedicada exclusivamente a las reivindicaciones, que constituyen la parte fundamental de los documentos de patente, desprop\u00f3sito que trata de remediar esta entrada.<\/p>\n

No se trata de desmerecer a otras partes integrantes del documento de patente, como los datos bibliogr\u00e1ficos, el resumen, la descripci\u00f3n<\/a> o los dibujos<\/a>, pero como afirm\u00f3 el juez estadounidense del circuito federal Giles Rich<\/a> en una de sus decisiones en 1990:<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Es decir, si se desea obtener una adecuada protecci\u00f3n de la invenci\u00f3n, la clave es la correcta redacci\u00f3n de las reivindicaciones. Como dice el art\u00edculo 68.1 de la Ley de Patentes 24\/2015<\/a>:<\/p>\n

\u201c1. El alcance de la protecci\u00f3n conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por las reivindicaciones.\u201d<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Aunque como habitualmente ocurre en el mundo de las patentes, en seguida aparece el primer matiz:<\/p>\n

\u201cLa descripci\u00f3n y los dibujos servir\u00e1n para interpretar las reivindicaciones.\u201d<\/em><\/p>\n

Y resulta tan complicado establecer hasta qu\u00e9 punto es preciso considerar la descripci\u00f3n y los dibujos para interpretar el alcance de la protecci\u00f3n conferida por las reivindicaciones que la Organizaci\u00f3n Europea de Patentes<\/a> redact\u00f3 un protocolo para la interpretaci\u00f3n<\/a> del art\u00edculo equivalente en el Convenio de la Patente Europea, que es el Art\u00edculo 69<\/a>. El protocolo, adem\u00e1s de pronunciarse sobre en qu\u00e9 medida los dibujos y la descripci\u00f3n deber\u00e1n ser tenidos en cuenta para determinar el alcance de las reivindicaciones, se ocupa de los equivalentes:<\/p>\n

Article\u00a02
\nEquivalents<\/em><\/p>\n

For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims.\u00a0<\/em>(Con el prop\u00f3sito de determinar la extensi\u00f3n de la protecci\u00f3n conferida por la patente europea, debe tenerse en cuenta cualquier elemento que es equivalente a un elemento especificado en las reivindicaciones).<\/em><\/p>\n

Esto \u00faltimo ha sido incorporado tambi\u00e9n por la Ley de patentes 24\/205 en el art\u00edculo 68.3.<\/p>\n

Antes de seguir profundizando en la cuesti\u00f3n, quiz\u00e1 ser\u00eda conveniente conocer algo sobre la evoluci\u00f3n hist\u00f3rica del concepto. Las reivindicaciones no siempre han existido ni jugado el papel fundamental que ahora desempe\u00f1an en las patentes.<\/p>\n

En los Estados Unidos siempre estuvieron presentes, al menos desde 1836, que es la fecha de presentaci\u00f3n de la patente estadounidense US1<\/a>. En concreto est\u00e1s eran las reivindicaciones:<\/p>\n

\n

\"\"<\/a><\/p>\n

En los estados europeos, las reivindicaciones se incorporaron al documento de patente posteriormente. En una entrada anterior del blog se estudiaban las patentes obtenidas en Espa\u00f1a por Gustave Eiffel<\/a>, y en otra las patentes sobre el procedimiento para la obtenci\u00f3n del caf\u00e9 torrefacto<\/a>. Dichas patentes carec\u00edan de reivindicaciones, pero al final de la descripci\u00f3n contaban con una nota, una especie de resumen, que puede considerarse el antecedente de las reivindicaciones, de hecho todav\u00eda se escucha en este mundo de las patentes la expresi\u00f3n \u201cnota reivindicatoria\u201d.<\/p>\n

\"\"<\/a>\u201cNota\u201d de la patente ES2542 de Gustave Eiffel\u00a0<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

Las reivindicaciones se introdujeron en Espa\u00f1a con la Ley de Propiedad Industrial de mayo de 1902.<\/p>\n

\"\"<\/a>Reivindicaciones de ES0039494 sobre un procedimiento para tostar caf\u00e9<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

Aun cuando en diversos manuales y libros de texto se distingue entre reivindicaciones de producto, de m\u00e9todo, de composici\u00f3n, de uso y de dispositivo, tambi\u00e9n en otras ocasiones se suele simplificar y distinguir \u00fanicamente entre reivindicaciones de entidad f\u00edsica y de procedimiento.<\/p>\n

Especial atenci\u00f3n merecen las llamadas reivindicaciones \u201cproduct by process\u201d (producto por proceso), las cuales se emplean cuando la mejor manera de definir un producto es mediante su procedimiento de obtenci\u00f3n.<\/p>\n

La Ley 24\/2015 define c\u00f3mo deben ser las reivindicaciones en su art\u00edculo 28:<\/p>\n

\u201cLas reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protecci\u00f3n. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripci\u00f3n.\u201d<\/p>\n

El Reglamento de ejecuci\u00f3n de la Ley 24\/2015<\/a> desarrolla en su art\u00edculo 7 cu\u00e1l debe ser el contenido y forma de las reivindicaciones.<\/p>\n

El Art. 7.1 dice:<\/p>\n

\u201cCuando sea apropiado, las reivindicaciones deber\u00e1n contener:<\/em><\/p>\n

a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em>Un pre\u00e1mbulo mencionando el objeto de la invenci\u00f3n y las caracter\u00edsticas t\u00e9cnicas necesarias para la definici\u00f3n de los elementos reivindicados pero que, combinadas entre ellas, forman parte del estado de la t\u00e9cnica.<\/em><\/p>\n

b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em>Una parte caracterizadora que, comenzando con una expresi\u00f3n del tipo \u201ccaracterizado por\u201d, exponga las caracter\u00edsticas t\u00e9cnicas que, en combinaci\u00f3n con las mencionadas en el p\u00e1rrafo a), se desean proteger.\u201d<\/em><\/p>\n

Es decir, tradicionalmente, las reivindicaciones tienen una estructura donde se distingue lo que se conoce como pre\u00e1mbulo (lo que ya era conocido en el estado de la t\u00e9cnica) y la parte caracterizadora, aquellas caracter\u00edsticas que no eran conocidas en el estado de la t\u00e9cnica y que sumadas a las anteriores constituyen la invenci\u00f3n.<\/p>\n

Las palabras que se\u00f1alan la frontera entre el pre\u00e1mbulo y la parte caracterizadora se conocen como t\u00e9rminos o frase de \u201ctransici\u00f3n\u201d. En Espa\u00f1a se suele emplear el \u201ccaracterizado por\u201d, pero no es obligatorio su empleo. A continuaci\u00f3n se ofrece un ejemplo de reivindicaci\u00f3n, tomado del manual del solicitante de modelos de utilidad<\/a>, disponible en el portal web de la OEPM<\/a> (Oficina Espa\u00f1ola de Patentes y Marcas).<\/p>\n

\"\"<\/a>Pre\u00e1mbulo<\/strong> (el solicitante admite que ya se conocen las pinzas de sujeci\u00f3n porta vasos o copas dise\u00f1ados para su acoplamiento al borde de un plato)<\/em><\/p>\n

\u00a0\"\"<\/a>Parte caracterizadora<\/strong> <\/strong>(Lo que el solicitante afirma haber inventado)<\/em><\/p>\n

Es muy importante tener en cuenta que la invenci\u00f3n reivindicada es el conjunto del pre\u00e1mbulo + la parte caracterizadora y ninguna de las dos partes se puede analizar de forma separada, sino siempre de forma conjunta.<\/p>\n

Tambi\u00e9n el art\u00edculo 7 del Reglamento de ejecuci\u00f3n de la Ley 24\/2015<\/a> distingue entre reivindicaci\u00f3n independiente y dependientes.<\/p>\n

La reivindicaci\u00f3n independiente (en algunos casos se permiten varias reivindicaciones de este tipo) es la m\u00e1s importante y debe contener las caracter\u00edsticas t\u00e9cnicas esenciales de la invenci\u00f3n destinadas a resolver el problema t\u00e9cnico planteado. Las reivindicaciones independientes suelen ir seguidas de reivindicaciones dependientes, que a\u00f1aden otras caracter\u00edsticas t\u00e9cnicas a las ya incluidas en la independiente.<\/p>\n

El punto clave en la redacci\u00f3n de una solicitud de patente es la definici\u00f3n de las reivindicaciones. Es una tarea complicada y normalmente se requiere bastante experiencia para acertar, por lo que resulta conveniente recurrir a un Agente de la Propiedad Industrial<\/a>. Teniendo en cuenta los objetivos comerciales de la empresa y el estado de la t\u00e9cnica disponible, la redacci\u00f3n debe aspirar a obtener la protecci\u00f3n m\u00e1s amplia posible.<\/p>\n

No es nada f\u00e1cil dar con el alcance m\u00e1s adecuado para el estado de la t\u00e9cnica disponible. Como normalmente no se cuenta con certeza respecto a la totalidad del estado de la t\u00e9cnica disponible, suele ser aconsejable una redacci\u00f3n lo m\u00e1s amplia posible, que tenga novedad y actividad inventiva teniendo en cuenta el estado de la t\u00e9cnica conocido y a\u00f1adir una serie de reivindicaciones dependientes, que permitan una serie de posiciones de retirada o \u201cfallback positions\u201d, en el caso de que el examinador detecte un estado de la t\u00e9cnica m\u00e1s relevante que el que nosotros conoc\u00edamos.<\/p>\n

Si se redacta una reivindicaci\u00f3n con un gran n\u00famero de caracter\u00edsticas t\u00e9cnicas limitantes, el alcance obtenido ser\u00e1 muy reducido y ser\u00e1 posible para los competidores comercializar productos similares al patentado, sin infringir la patente, gracias a ligeras modificaciones.<\/p>\n

La empresa Zumex<\/a> es una empresa que ha alcanzado un gran \u00e9xito comercial. Sus m\u00e1quinas de hosteler\u00eda se comercializan por todo el mundo y el principal cimiento de su \u00e9xito fue una patente, cuyo n\u00famero de publicaci\u00f3n en Espa\u00f1a es ES2008438<\/a>, que defin\u00eda una m\u00e1quina de exprimido de c\u00edtricos que supuso una revoluci\u00f3n y que aun actualmente, una vez caducada la patente, se sigue explotando y perfeccionando. Pues bien, la reivindicaci\u00f3n independiente concedida en Espa\u00f1a fue la siguiente:<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

A posteriori y conociendo cu\u00e1l era el estado de la t\u00e9cnica disponible en la fecha de presentaci\u00f3n, est\u00e1 claro que se podr\u00eda haber obtenido una reivindicaci\u00f3n con muchas menos limitaciones y por tanto una mayor protecci\u00f3n.<\/p>\n

Si se habla de reivindicaciones, es obligatorio tratar, aunque s\u00f3lo sea superficialmente, las reivindicaciones tipo Markush. Son \u00e9stas unas reivindicaciones que se emplean casi exclusivamente en el \u00e1rea de la qu\u00edmica, aunque podr\u00edan emplearse en otros sectores. Las f\u00f3rmulas Markush son del tipo:<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

En la parte caracterizadora, se indica que los radicales R1, R2, R3 se escogen de un n\u00famero cerrado de grupos qu\u00edmicos, dando lugar infinidad de posibilidades.<\/p>\n

\"\"<\/a>Ejemplo de reivindicaci\u00f3n tipo Markush<\/em><\/p>\n

Las solicitudes en las que se emplea este tipo de reivindicaciones suelen presentar problemas de falta de claridad, suficiencia de la descripci\u00f3n o unidad de invenci\u00f3n. Por ello, en el Comit\u00e9 Permanente de Derecho de Patentes<\/a> de la OMPI, los representantes de las Oficinas de Patentes de pa\u00edses en desarrollo y en v\u00edas de desarrollo las cuestionan con frecuencia y reclaman la realizaci\u00f3n de estudios al respecto para mostrar su inadmisibilidad. Sin embargo, las empresas farmac\u00e9uticas innovadoras las consideran fundamentales en su estrategia de protecci\u00f3n de la innovaci\u00f3n<\/a>.<\/p>\n

La Ley 24\/2015 de patentes<\/a>, que entr\u00f3 en vigor el pasado 1 de abril, ha introducido dos novedades relacionadas con las reivindicaciones. En primer lugar, el Reglamento de ejecuci\u00f3n<\/a> ha introducido en el art\u00edculo 7.2<\/a> (inspirado en el art\u00edculo 43.2 del Reglamento del Convenio de la Patente Europea<\/a>)\u00a0 una limitaci\u00f3n en el n\u00famero de reivindicaciones independientes de cada categor\u00eda (producto, procedimiento, dispositivo o utilizaci\u00f3n) que no podr\u00e1 ser superior a 1, excepto en los casos en que el objeto de la solicitud consista en:<\/p>\n

a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Una pluralidad de productos interrelacionados.<\/p>\n

b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Diferentes utilizaciones de un producto o dispositivo.<\/p>\n

c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Soluciones alternativas a un problema particular, cuando no sea adecuado incluir estas alternativas en una misma reivindicaci\u00f3n.<\/p>\n

En segundo lugar, la Ley 24\/2015 ha introducido el procedimiento de limitaci\u00f3n. Que permite que el solicitante pueda limitar el alcance de la protecci\u00f3n conferida por la patente a lo largo de toda su vida legal. En una entrada anterior<\/a> se puede encontrar m\u00e1s informaci\u00f3n sobre el procedimiento.<\/p>\n

Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Para concluir, creo conveniente subrayar una vez m\u00e1s que una adecuada redacci\u00f3n de las reivindicaciones es clave para poder perseguir la infracci\u00f3n y maximizar la rentabilidad econ\u00f3mica. Y son numerosos los casos de invenciones que no lograron rentabilidad debido a una deficiente redacci\u00f3n de las reivindicaciones.<\/p>\n

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