{"id":4595,"date":"2018-03-21T08:30:01","date_gmt":"2018-03-21T07:30:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/?p=4595"},"modified":"2018-03-20T17:31:49","modified_gmt":"2018-03-20T16:31:49","slug":"la-actividad-inventiva-y-los-matices-que-su-evaluacion-presenta-en-varios-paises","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/2018\/la-actividad-inventiva-y-los-matices-que-su-evaluacion-presenta-en-varios-paises\/","title":{"rendered":"LA ACTIVIDAD INVENTIVA Y LOS MATICES QUE SU EVALUACI\u00d3N PRESENTA EN VARIOS PA\u00cdSES"},"content":{"rendered":"

El requisito de \u201cactividad inventiva\u201d<\/a> ya ha sido protagonista de anteriores entradas<\/a> del blog<\/a>. Como es bien sabido, se trata del requisito de patentabilidad de evaluaci\u00f3n m\u00e1s ardua y una adecuada valoraci\u00f3n del mismo garantiza un correcto funcionamiento del sistema de patentes, pues permite que las patentes s\u00f3lo se concedan a invenciones que realmente lo merecen.<\/p>\n

Como tambi\u00e9n se ha recordado en alguna entrada anterior<\/a> del blog, desde hace unos a\u00f1os, en el Comit\u00e9 Permanente de Derecho de Patentes<\/a> de la OMPI<\/a> se viene estudiando este requisito, como consecuencia de un par de propuestas de la delegaci\u00f3n espa\u00f1ola (SCP\/19\/5<\/a> y SCP\/24\/3<\/a>). Tras la aprobaci\u00f3n de estas propuestas, la secretar\u00eda del Comit\u00e9 ya ha realizado un estudio<\/a>, centrado en la figura del experto en la materia y en los m\u00e9todos empleados para evaluar la actividad inventiva. Para la pr\u00f3xima sesi\u00f3n del Comit\u00e9, la n\u00famero 28, a realizarse el pr\u00f3ximo mes de julio, la secretar\u00eda presentar\u00e1 uno nuevo, sobre aspectos espec\u00edficos del estudio de la actividad inventiva, recogidos en el p\u00e1rrafo 8 de la propuesta SCP\/24\/3. Tambi\u00e9n, como consecuencia de estos estudios en relaci\u00f3n con la actividad inventiva, han tenido lugar tres sesiones de intercambios de experiencias en la evaluaci\u00f3n del requisito. Dichas sesiones tuvieron lugar en las sesiones SCP23<\/a>, SCP25<\/a> y la \u00faltima en la SCP27. En la sesi\u00f3n SCP23, la delegaci\u00f3n espa\u00f1ola ofreci\u00f3 una presentaci\u00f3n sobre la aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo problema-soluci\u00f3n<\/a>, en la SCP25 sobre el \u201cconocimiento general com\u00fan del experto en la materia\u201d<\/a> y la \u201cevaluaci\u00f3n de la actividad inventiva en el sector de la biotecnolog\u00eda\u201d<\/a> y en la SCP27<\/a> sobre los \u201cindicios secundarios en la evaluaci\u00f3n de la actividad inventiva\u201d<\/a>.<\/p>\n

Estos intercambios de experiencias en el Comit\u00e9 Permanente de Derecho de Patentes son muy enriquecedores, pues al tratarse del \u00fanico foro multilateral en materia de derecho de patentes, al cual asisten delegados de estados representativos de todas las regiones del mundo, es posible conocer sus pr\u00e1cticas en el an\u00e1lisis de la actividad inventiva. En la \u00faltima sesi\u00f3n se recibieron presentaciones por parte de Espa\u00f1a, Alemania, M\u00e9xico, Jap\u00f3n y los EE. UU. Puesto que la presentaci\u00f3n ofrecida por la delegaci\u00f3n espa\u00f1ola ya ha sido analizada<\/a>, voy a tratar de ofrecerles un resumen de los aspectos m\u00e1s relevantes de las otras ponencias.<\/p>\n

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Alemania<\/strong><\/a><\/strong><\/p>\n

El enfoque alem\u00e1n, a la luz de decisiones recientes del <\/span><\/strong>Tribunal Federal Alem\u00e1n (BGH)<\/strong><\/a><\/p>\n

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El representante de la Oficina de Patentes de la Rep\u00fablica Federal Alemana parti\u00f3 de todos los elementos que constituyen el requisito de actividad inventiva: definici\u00f3n, estado de la t\u00e9cnica y el experto en la materia. Posteriormente, resalt\u00f3 que la persona experta en la materia deber\u00eda tener motivaci\u00f3n para seguir el camino que lleva a la invenci\u00f3n. Esa motivaci\u00f3n estar\u00e1 compuesta de impulsos, sugerencias, u otras razones. Es absolutamente necesario que el an\u00e1lisis \u201ca posteriori\u201d sea objetivo, que no se vea afectado por el \u201csesgo retrospectivo\u201d<\/a> o \u201chindsight\u201d como se conoce en ingl\u00e9s.<\/p>\n

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La delegaci\u00f3n alemana present\u00f3 el siguiente ejemplo:<\/p>\n

En el estado de la t\u00e9cnica es conocida desde los a\u00f1os 80 la utilizaci\u00f3n del \u00e1cido benzoico AG-EE 388 ZW y sus sales, para reducir el nivel de az\u00facar en sangre. La invenci\u00f3n consiste en la utilizaci\u00f3n de un enanti\u00f3mero de dicho \u00e1cido, \u201crepaglinida\u201d<\/a>, o una sal, en la preparaci\u00f3n de un agente anti diab\u00e9tico a largo plazo.<\/p>\n

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Adem\u00e1s, a lo largo de la investigaci\u00f3n, se descubrieron unas sorprendentes ventajas que estriban en un efecto r\u00e1pido, bajo nivel del medicamento en plasma y una eliminaci\u00f3n r\u00e1pida del torrente sangu\u00edneo.<\/p>\n

El estado de la t\u00e9cnica se compon\u00eda de:<\/p>\n

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Se conoc\u00eda una mezcla rac\u00e9mica<\/a> que disminu\u00eda el nivel de az\u00facar en sangre en humanos y tambi\u00e9n se conoc\u00eda que estudios en animales hab\u00edan mostrado que la repaglimida era la forma efectiva.<\/p>\n

En la memoria descriptiva, el inventor hab\u00eda considerado como el problema a resolver, el obtener un anti-diab\u00e9tico con mejores propiedades farmacol\u00f3gicas. Sin embargo, el tribunal federal de patentes consider\u00f3 que esas propiedades farmacol\u00f3gicas eran un efecto secundario que ven\u00eda con la soluci\u00f3n.<\/p>\n

En opini\u00f3n del Tribunal, el problema objetivo es:<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Proporcionar un agente antidiab\u00e9tico a largo plazo, con una mejor eficacia.<\/p>\n

El estado de la t\u00e9cnica conocido nos proporciona dos puntos de partida:<\/p>\n

A \u2013 Se conoce que la mezcla rac\u00e9mica se ha mostrado activa en humanos. Normalmente los enanti\u00f3meros puros suelen ser m\u00e1s eficientes.<\/p>\n

B \u2013 La repaglinida se ha mostrado eficiente en estudios con animales.<\/p>\n

Si se considera cualquiera de esos puntos de partida, se llega a la conclusi\u00f3n de que la soluci\u00f3n al problema t\u00e9cnico planteado no implica actividad inventiva en ambos casos.<\/p>\n

En Alemania no es preciso establecer el documento que representa el estado de la t\u00e9cnica m\u00e1s cercano. Basta con encontrar un punto de partida. Puede haber varios, los cuales deber\u00e1n proporcionar el mismo resultado.<\/p>\n

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Jap\u00f3n<\/strong><\/a><\/p>\n

La evaluaci\u00f3n de la actividad inventiva en Jap\u00f3n.<\/span><\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan indic\u00f3 el representante de la Oficina de Patentes Japonesa (JPO<\/a>), para determinar si una determinada invenci\u00f3n reivindicada implica actividad inventiva o no, hay que relacionar el estado de la t\u00e9cnica primario (primary prior art) con la invenci\u00f3n reivindicada por medio de un \u201crazonamiento\u201d.<\/p>\n

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Dentro de ese razonamiento, en Jap\u00f3n se distingue entre:<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Factores que apoyan la no existencia de actividad inventiva:<\/p>\n