{"id":5467,"date":"2019-06-26T13:03:11","date_gmt":"2019-06-26T12:03:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/?p=5467"},"modified":"2019-06-26T13:03:11","modified_gmt":"2019-06-26T12:03:11","slug":"principales-cambios-que-introduce-la-reforma-de-la-ley-de-marcas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/2019\/principales-cambios-que-introduce-la-reforma-de-la-ley-de-marcas\/","title":{"rendered":"PRINCIPALES CAMBIOS QUE INTRODUCE LA REFORMA DE LA LEY DE MARCAS"},"content":{"rendered":"

La Uni\u00f3n, en esa constante carrera por la rapidez, sencillez, eficacia y eficiencia del sistema de marcas, ha concebido una serie de paquetes de directivas y reglamentos que esculpen y modelan con manos de artista la normativa de Propiedad Industrial aplicable en nuestro pa\u00eds. Por ello, Espa\u00f1a est\u00e1 obligada a adaptar su legislaci\u00f3n marcaria, cambiando tambi\u00e9n otras normas que puedan estar relacionadas con esa materia; cambios de los que hablamos a lo largo de este art\u00edculo.<\/p>\n

La Directiva (UE) 2015\/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo<\/span>, de 16 de diciembre, relativa a la aproximaci\u00f3n de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, (en adelante, \u201cDirectiva\u201d) es el origen de los cambios que tienen como fecha l\u00edmite de transposici\u00f3n enero de 2019 para modificaciones de derecho sustantivo y algunas de derecho adjetivo, y enero de 2023 para la competencia directa de la OEPM en la declaraci\u00f3n de la nulidad y la caducidad.<\/p>\n

La transposici\u00f3n de esta Directiva se realiz\u00f3 mediante el Real Decreto-ley 23\/2018 <\/span>(en adelante, \u201cRDL 23\/2018\u201d), aprobado por el Consejo de Ministros el 21 de diciembre y convalidado por el Congreso de los Diputados el 22 de enero, siendo actualmente tramitado como proyecto de ley. Como es natural, tambi\u00e9n est\u00e1 siendo debatida la modificaci\u00f3n del Real Decreto 687\/2002, por el que se aprueba el reglamento de marcas. Pronto los interesados a la Propiedad Industrial podr\u00e1n disfrutar de un reglamento reci\u00e9n horneado, con todos los detalles de los nuevos procedimientos, formularios y requisitos.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Principales cambios<\/span><\/p>\n

Legitimaci\u00f3n para ser titular de una marca<\/span>.<\/p>\n

El nuevo texto de la ley adopta una visi\u00f3n aperturista en cuesti\u00f3n de legitimaci\u00f3n excluyendo de la posibilidad de ser titulares de marcas \u00fanicamente a aquellas entidades sin personalidad jur\u00eddica. Si bien las anteriores leyes de marcas no hac\u00edan referencia expresa a la legitimaci\u00f3n para ser titular de una marca, la Ley 17\/2001 (en adelante nos referiremos a ella como LM) incorporaba en su texto original ciertas limitaciones relativas a criterios de nacionalidad, domicilio\u00a0 o establecimiento del solicitante. Estas limitaciones se han eliminado siguiendo la tendencia del sistema europeo de marcas de otras modalidades de propiedad industrial recientemente reformadas, como las patentes o modelos de utilidad.<\/p>\n

Esta nueva concepci\u00f3n de la legitimaci\u00f3n no responde a una obligaci\u00f3n derivada de la Directiva, sino a un deseo de facilitar el acceso al registro de marcas y homogeneizaci\u00f3n con la legislaci\u00f3n de patentes.<\/p>\n

Concepto de marca y nuevos tipos de marcas<\/span>.<\/em><\/p>\n

Las marcas ya no son simples representaciones gr\u00e1ficas \u00bfqui\u00e9n se conformar\u00eda con un signo est\u00e1tico cuando puede tener movimiento y sonido? O \u00bfpor qu\u00e9 no convertirla en un holograma? Las nuevas tecnolog\u00edas han irrumpido con fuerza en todos los \u00e1mbitos de nuestras vidas, nos han cambiado y han abierto un abanico de posibilidades antes impensable. El Derecho de marcas no iba a ser una excepci\u00f3n; de ah\u00ed que tenga que evolucionar, para adaptarse a las nuevas realidades que van surgiendo cada d\u00eda.<\/p>\n

Es por esto que nos encontramos con una modificaci\u00f3n de la LM en el concepto mismo de marca. La nueva redacci\u00f3n del art. 4 ya no exige una representaci\u00f3n gr\u00e1fica, sino una representaci\u00f3n en el Registro de Marcas de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protecci\u00f3n otorgada al titular. Sin embargo, hay que matizar que la funci\u00f3n esencial de las mismas sigue siendo distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas.<\/p>\n

Hemos pasado de tener marcas denominativas, gr\u00e1ficas y mixtas a encontramos con una variedad de opciones m\u00e1s amplia. Aunque se debe resaltar que muchos de los \u201cnuevos\u201d tipos ya cab\u00edan bajo la ley anterior.<\/p>\n

Encontramos diez nuevas categor\u00edas de marca. No obstante, no constituyen una lista cerrada de las posibilidades existentes, pues siempre que permitan su reproducci\u00f3n de manera clara, precisa, completa en s\u00ed misma, f\u00e1cilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de un modo que permita determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protecci\u00f3n otorgada a su titular; podr\u00e1n acceder al Registro.<\/p>\n

Sobre las marcas de color, tal y como ha establecido el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea, ser\u00e1 necesario en el caso de aquellas que est\u00e1n constituidas por un solo color probar la adquisici\u00f3n de car\u00e1cter distintivo por el uso que de ellas se ha hecho en el mercado. Esto se debe a que los consumidores no est\u00e1n acostumbrados a identificar un origen empresarial con un solo color.<\/p>\n

A continuaci\u00f3n exponemos una tabla con las categor\u00edas y ejemplos de cada una de ellas.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Prohibiciones absolutas y relativas<\/span><\/em>.<\/p>\n

Otro cambio se ha realizado en relaci\u00f3n a las prohibiciones del registro de marcas, tanto absolutas como relativas.<\/p>\n

En el art\u00edculo 5 (prohibiciones absolutas), ha aumentado su n\u00famero, pasando a ser 14 frente a las 11 anteriores. El cambio ha consistido en incorporar prohibiciones espec\u00edficas sobre denominaciones de origen protegidas e indicaciones geogr\u00e1ficas protegidas (5.1.h), t\u00e9rminos tradicionales de vinos (5.1.i), especialidades tradicionales garantizadas (5.1.j) y obtenciones vegetales registradas con anterioridad (5.1.k). No obstante, antes de la modificaci\u00f3n se contemplaba la protecci\u00f3n de estas derechos al considerar las marcas que los inclu\u00edan como contrarias a la ley o como susceptibles de llevar a error al p\u00fablico.<\/p>\n

Tambi\u00e9n el art\u00edculo 9 (prohibiciones relativas) ha sufrido variaci\u00f3n con la incorporaci\u00f3n de un tercer apartado, que impide el acceso al registro a los signos iguales o parecidos a una denominaci\u00f3n de origen o indicaci\u00f3n geogr\u00e1fica anteriormente solicitada, siempre y cuando \u00e9sta sea finalmente registrada. Como vemos, las denominaciones de origen e indicaciones geogr\u00e1ficas cuentan con una protecci\u00f3n especialmente reforzada.<\/p>\n

Renombre y notoriedad<\/span>.<\/em><\/p>\n

En Derecho espa\u00f1ol coexisten la notoriedad y el renombre, mientras que la Directiva solo establece con car\u00e1cter imperativo la protecci\u00f3n de la renombrada. Como consecuencia, la notoriedad, en lo que se refiere a las marcas registradas, deja de existir en nuestra LM. No obstante, la nueva renombrada comprender\u00e1 tanto a las marcas notorias como a las renombradas previas a la reforma de la LM. As\u00ed, habr\u00e1 que estar a lo que los compa\u00f1eros examinadores y letrados vayan resolviendo caso a caso.<\/p>\n

Prueba de uso.<\/span><\/em><\/p>\n

Dec\u00eda Sun Tzu en El arte de la guerra<\/em> que \u201cla mejor defensa es un buen ataque<\/em>\u201d.\u00a0 Alentados por la sabidur\u00eda que sintetiza esta consigna, introducimos a continuaci\u00f3n otra de las novedades de esta reforma: la prueba de uso.<\/p>\n

La prueba de uso ofrece a la parte que ve cuestionada su marca la posibilidad de contraatacar solicitando a su adversario pruebas de uso de su marca anterior. Por lo tanto, el empleo de esta arma de defensa se restringe a aquellos procedimientos de oposici\u00f3n (art. 21.3 LM) y nulidad (art. 59 LM) en los que se invoque un derecho marcario anterior.<\/p>\n

La finalidad perseguida por esta valiosa herramienta es evitar que prevalezcan en estos procedimientos contradictorios marcas que no est\u00e1n siendo usadas de forma efectiva, en detrimento de otras m\u00e1s recientes. Esta modificaci\u00f3n, con la que el art\u00edculo 39 adquiere una importancia capital, supone un paso m\u00e1s para conseguir un mercado m\u00e1s din\u00e1mico y permite una mayor alineaci\u00f3n entre registro y realidad.<\/p>\n

La d.f.7\u00aa del RDL 23\/2018, retrasa la entrada en vigor de la prueba de uso en los procedimientos de oposici\u00f3n al momento en el que lo haga su desarrollo reglamentario.<\/p>\n

Contenido del derecho.<\/span><\/em><\/p>\n

El T\u00edtulo V, sobre el contenido del derecho de marcas, ha sido modificado para reforzar la protecci\u00f3n y avanzar en la lucha contra las falsificaciones. Varios son los puntos rese\u00f1ables en los que el legislador ha tenido que intervenir:<\/p>\n

    \n
  1. Las modificaciones parten del presupuesto de que el derecho de marca se extiende s\u00f3lo a los actos realizados con fines marcarios el signo protegido, i.e. distinguir productos o servicios.<\/li>\n
  2. El ius prohibendi<\/em> abarca la utilizaci\u00f3n del signo como nombre comercial o denominaci\u00f3n social, siempre y cuando se utilicen a t\u00edtulo de marca.<\/li>\n
  3. Se habilita expresamente al titular del derecho de marca a impedir que terceros introduzcan productos en Espa\u00f1a, sin que sean despachados a libre pr\u00e1ctica, cuando provengan de terceros pa\u00edses y lleven sin autorizaci\u00f3n una marca id\u00e9ntica a la marca registrada para esos productos.<\/li>\n
  4. Se matiza uno de los l\u00edmites al derecho, especificando que no puede oponerse el derecho al uso del nombre propio.<\/li>\n
  5. Por \u00faltimo, aunque no por ello menos importante, es curiosa la barrera introducida frente al ejercicio del ius prohibendi<\/em> contra marcas registradas posteriores. No se podr\u00e1 ejercer una acci\u00f3n de violaci\u00f3n si la marca posterior no puede ser declarada nula en base a una serie de motivos, que se detallan en el nuevo art\u00edculo 41 bis.<\/li>\n<\/ol>\n

    Por \u00faltimo en este apartado, y dado que se habla de defensa del derecho, no puede olvidarse mencionar que actualmente existen nuevos juzgados de lo mercantil competentes para conocer las infracciones de propiedad industrial: A Coru\u00f1a, Bilbao, Granada y Las Palmas.<\/p>\n

    Nulidad y caducidad.<\/span><\/p>\n

    Una de las incorporaciones m\u00e1s novedosas y que tendr\u00e1 sin duda un mayor impacto en nuestro sistema de marcas es la creaci\u00f3n de procedimientos administrativos de nulidad y caducidad y su conocimiento directo por parte de la OEPM, manteniendo el indirecto en manos de los tribunales v\u00eda reconvenci\u00f3n.<\/p>\n

    Las causas de nulidad que recoge el nuevo texto se incorporan de forma paralela a la nueva sistematizaci\u00f3n de las prohibiciones absolutas y relativas, a las cuales ya se ha hecho oportuna referencia.<\/p>\n

    Se ofrece a trav\u00e9s de estos procedimientos una mayor protecci\u00f3n a los titulares marcarios y a terceros mediante una alternativa menos costosa que la judicial que permitir\u00e1 adem\u00e1s dinamizar el mercado de las marcas.<\/p>\n

    El procedimiento administrativo de nulidad incorporar\u00e1, como ya se ven\u00eda haciendo en v\u00eda jurisdiccional, la posibilidad de solicitar la prueba de uso por parte del titular de la marca impugnada.<\/p>\n

    Respecto a la caducidad, van a continuar realiz\u00e1ndose por v\u00eda administrativa las dos causas de caducidad que ya declaraba la Oficina con car\u00e1cter previo a la reforma (renuncia y falta de renovaci\u00f3n en plazo). La novedad consiste en la incorporaci\u00f3n de un procedimiento contradictorio que permite\u00a0 instar la caducidad de una marca por falta de uso, vulgarizaci\u00f3n o por haber devenido enga\u00f1osa. No obstante, estas causas podr\u00e1n seguir invoc\u00e1ndose en la jurisdicci\u00f3n civil a trav\u00e9s de una demanda reconvencional.<\/p>\n

    La fecha l\u00edmite para la transposici\u00f3n del procedimiento administrativo de nulidad y caducidad se corresponde con\u00a0 el d\u00eda 14 de enero de 2023 seg\u00fan lo dispuesto en la mencionada d.f.7\u00aa del RDL 23\/2018.<\/p>\n

    <\/em>Estas son, en definitiva, las modificaciones en las que el Departamento de Signos Distintivos ha estado centrando sus esfuerzos contando con el imprescindible apoyo de la DTI y el resto de departamentos. Estos esfuerzos est\u00e1n principalmente destinados a optimizar el sistema de marcas no solo de cara a los usuarios sino tambi\u00e9n al mercado.<\/p>\n

    Carmen \u00c1lvarez de las Asturias Bohorques Pem\u00e1n<\/p>\n

    Paula Garc\u00eda Izu<\/p>\n

    Luc\u00eda Corti\u00f1as Garc\u00eda<\/p>\n

    Isabel Garc\u00eda de Cort\u00e1zar Fajardo<\/p>\n

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