{"id":6351,"date":"2021-03-10T05:00:06","date_gmt":"2021-03-10T04:00:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/?p=6351"},"modified":"2021-03-10T09:46:19","modified_gmt":"2021-03-10T08:46:19","slug":"que-ocurre-si-un-diseno-evoca-una-marca-anteriormente-registrada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/patentesymarcas\/2021\/que-ocurre-si-un-diseno-evoca-una-marca-anteriormente-registrada\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 ocurre si un dise\u00f1o evoca una marca anteriormente registrada?"},"content":{"rendered":"

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En nuestra anterior entrada en el blog titulada \u201cLa protecci\u00f3n del Dise\u00f1o Industrial en Espa\u00f1a<\/strong><\/a>\u201d expon\u00edamos las pautas b\u00e1sicas y los recursos disponibles en la Oficina Espa\u00f1ola de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM)<\/a> para el registro de un dise\u00f1o en Espa\u00f1a.<\/p>\n

Ahora, hemos querido destacar con motivo de la Publicaci\u00f3n de la segunda edici\u00f3n del bolet\u00edn electr\u00f3nico de la OEPM de jurisprudencia nacional de 2019<\/strong><\/a> <\/strong>(en adelante, \u201cel Bolet\u00edn\u201d<\/strong>), una de sus sentencias de dise\u00f1os m\u00e1s relevantes que pone de relieve, una vez m\u00e1s, la problem\u00e1tica existente entre las dos modalidades de propiedad industrial: las marcas y los dise\u00f1os industriales.<\/p>\n

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Pero \u00bfen qu\u00e9 se diferencia la marca del dise\u00f1o industrial?<\/strong> La marca es un t\u00edtulo que concede el derecho exclusivo a la utilizaci\u00f3n de un signo para la identificaci\u00f3n de un producto o un servicio en el mercado y que puede incluir formas bidimensionales y tridimensionales. El dise\u00f1o industrial es un t\u00edtulo donde el derecho de exclusiva se otorga sobre la apariencia externa de un producto y que tiene requisitos distintos a la marca. Asimismo, son susceptibles de protecci\u00f3n como dise\u00f1o las formas bidimensionales (por ejemplo, el estampado de una corbata) y las tridimensionales (por ejemplo, la forma de una maleta, la carrocer\u00eda de un coche\u2026etc). La decisi\u00f3n para las empresas que tienen que elegir, en determinados casos, sobre una u otra modalidad de protecci\u00f3n, depender\u00e1 de la estrategia comercial elegida, o de la capacidad de penetraci\u00f3n del producto en el mercado y su ciclo de vida esperado, entre otros muchos factores.<\/p>\n

Asimismo, ambas modalidades de propiedad industrial tienen puntos de conexi\u00f3n. <\/strong>La Ley 20\/2003, de 7 de julio, de Protecci\u00f3n Jur\u00eddica del Dise\u00f1o Industrial (en adelante, \u201cLPJDI<\/strong>\u201d), en su art\u00edculo 13, apartado f), recoge la prohibici\u00f3n de aquel dise\u00f1o que incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en Espa\u00f1a cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protecci\u00f3n, a prohibir el uso del signo en el dise\u00f1o registrado<\/strong>. Igualmente, en su art\u00edculo 33, apartado c), se recoge como motivo de oposici\u00f3n, pues puede presentarse una oposici\u00f3n en el plazo de dos meses contados desde la fecha de publicaci\u00f3n de la concesi\u00f3n del dise\u00f1o registrado en el Bolet\u00edn Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). Por lo tanto, de incorporar un dise\u00f1o registrado una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en Espa\u00f1a, cabr\u00e1n las dos opciones: primero la posibilidad de presentar oposici\u00f3n en la OEPM en el plazo de 2 meses anteriormente se\u00f1alado, y segundo, instar la nulidad del dise\u00f1o registrado ante los tribunales. Esta \u00faltima podr\u00e1 ejercitarse durante la vigencia del registro y durante los cinco a\u00f1os siguientes a su caducidad o extinci\u00f3n conforme al art\u00edculo 65.<\/p>\n

La confluencia entre estas dos figuras es real y por eso, se trata de un tema que sigue siendo objeto de an\u00e1lisis por nuestros tribunales, como es el caso reciente de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia 1664\/2019 de 11 de diciembre de 2019. (Particular) vs. (Giorgio Armani Spa), ECLI ES:APV:2019:5955<\/span><\/strong>, recogida en nuestro Bolet\u00edn.<\/a><\/p>\n

Como advert\u00edamos, esta sentencia resulta interesante por poner de relieve, una vez m\u00e1s, la confrontaci\u00f3n existente entre las dos modalidades. En este caso, el registro de un dise\u00f1o industrial solicitado en la OEPM recordaba a unas marcas anteriores registradas en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Uni\u00f3n Europea (EUIPO)<\/a> y en la Organizaci\u00f3n Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)<\/a>:<\/p>\n

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Dise\u00f1os cancelados D0525094<\/a>: \u00a0n\u00ba 4 y 7<\/td>\nMarcas de la Uni\u00f3n anteriores registradas<\/td>\n<\/tr>\n
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A000504308<\/a>\"\"<\/a>A013174073<\/a><\/p>\n

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A505594<\/a><\/p>\n

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H463816<\/a><\/p>\n

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En concreto, como expone el resumen de nuestro Bolet\u00edn<\/a>, Giorgio Armani Spa (\u201cArmani\u201d) present\u00f3 una demanda en primera instancia en el Juzgado de lo Mercantil n\u00ba 1 de Valencia solicitando la nulidad de los dise\u00f1os industriales espa\u00f1oles D0525094<\/a>, n\u00ba4 y n\u00ba7 al amparo de los art\u00edculos 6 (falta de novedad), 7 (falta de car\u00e1cter singular) y 13.f) LPJDI como causa de denegaci\u00f3n que se convierte en nulidad por el art\u00edculo 65, por existir entre los citados dise\u00f1os y sus marcas anteriores prioritarias (la figura del \u00e1guila) riesgo de confusi\u00f3n y asociaci\u00f3n en base al art\u00edculo 6.1.b) LM. La demandante tambi\u00e9n alegaba la notoriedad de las marcas de Armani aportando una serie de documentales.<\/p>\n

El Juzgado de lo Mercantil n\u00ba1 de Valencia estim\u00f3 la demanda y declar\u00f3 la nulidad de los dos dise\u00f1os del demandado.<\/strong> En consecuencia, el demandado recurre la sentencia e interpuso recurso de apelaci\u00f3n ante la Audiencia Provincial de Valencia (Secci\u00f3n n\u00ba9).<\/p>\n

La Audiencia Provincial reproduce de nuevo los signos enfrentados a fin de analizar si existe o no un riesgo de confusi\u00f3n<\/strong> entre ellos pese a que, \u201cde modo evidente, no son id\u00e9nticos<\/em>\u201d. (Fundamento Jur\u00eddico 5).<\/p>\n

De este modo, la Audiencia Provincial para determinar qu\u00e9 circunstancias han de ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar el riesgo de confusi\u00f3n entre los signos enfrentados, usa como base diferente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea (TJUE). La Audiencia Provincial recuerda que dicho an\u00e1lisis debe realizarse desde el punto de vista m\u00e1s parecido al del consumidor medio y no desde el punto de vista de un experto con amplias competencias t\u00e9cnicas como ser\u00eda el caso de un perito judicial. <\/strong>De este modo, la Audiencia Provincial concluye que el informe pericial aportado es de nulo inter\u00e9s para valorar el riesgo de confusi\u00f3n entre los signos y destaca como, acertadamente, el Juzgado de primera instancia tampoco lo tuvo en cuenta.<\/p>\n

La Audiencia Provincial realiza dos comparaciones de los signos en controversia:<\/p>\n

1) Entre la marca de la Uni\u00f3n Europea A000504308<\/a> y el dise\u00f1o nacional D0525094<\/a>–4<\/strong>. La Audiencia Provincial concluye que \u201cdesde la perspectiva del consumidor medio informado, por muy grande que sea el recuerdo de la marca del actor, no percibir\u00eda el dise\u00f1o como pr\u00f3ximo a ella o vinculado de alguna manera, ni por su elaboraci\u00f3n ni por la figura que puede llegar a evocar. Jam\u00e1s podr\u00eda considerar que se trata de un ave (\u2026) no se aprecia tal riesgo de confusi\u00f3n ni de asociaci\u00f3n<\/em>\u201d (Fundamento Jur\u00eddico 6).<\/p>\n

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2) Entre la marca de la Uni\u00f3n Europea A000504308<\/a> y el dise\u00f1o nacional D0525094<\/a>–7.<\/strong> En este caso, el juzgador entiende que s\u00ed que existe una impresi\u00f3n general similar y por lo tanto se estima el riesgo de asociaci\u00f3n<\/strong> al apreciar que el consumidor percibir\u00e1 el dise\u00f1o como un ave con las alas extendidas y porque \u201cel empleo del lineado horizontal negro sobre fondo claro hace mucho m\u00e1s evocador el dise\u00f1o de la marca de la actora. Si a ello unimos que se incluyen las letras AE la proximidad se acrecienta. Es cierto que no son las mismas que contiene esa concreta marca de la actora (GA) (\u2026) pero es que no hay que perder de vista las otras dos marcas de la actora que aportan al pleito (\u2026) se advierte as\u00ed que el demandado ha empleado parte de los elementos configuradores de la marca y, conociendo la vinculaci\u00f3n con la denominaci\u00f3n Emporio Armani y sus siglas EA, ha introducido en su dise\u00f1o las letras alteradas en el orden. El resultado buscado y conseguido (\u2026) es que el dise\u00f1o se percibir\u00e1 como signo distintivo (\u2026) con un claro riesgo, al menos, de asociaci\u00f3n<\/em>\u201d (Fundamento Jur\u00eddico 6).<\/p>\n

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Tras este an\u00e1lisis, la Audiencia Provincial estima parcialmente el recurso manteniendo la nulidad del dise\u00f1o D0525094<\/a>–7 <\/strong><\/strong>y revoca la sentencia de primera instancia del Juzgado de lo Mercantil n\u00ba1 de Valencia en cuanto a la declaraci\u00f3n de nulidad del dise\u00f1o, manteniendo su concesi\u00f3n D0525094<\/a>–4<\/strong><\/p>\n

Para tratar este tema, l\u00edmites entre las marcas y los dise\u00f1os industriales, el pasado mes de junio de 2020, la OEPM emiti\u00f3 un *seminario virtual accesible ahora a trav\u00e9s del canal YouTube<\/a>. En \u00e9l, el ponente, Harri Salmi, miembro de las Salas de Recurso de la EUIPO, expuso un n\u00famero importante de casos del Tribunal General de la Uni\u00f3n Europea con esta misma tem\u00e1tica de los que recogemos aqu\u00ed algunos ejemplos:<\/p>\n

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Sentencias del Tribunal General de la Uni\u00f3n Europea, donde el dibujo (DMC) y la marca (MUE) no son similares<\/strong><\/p>\n