JORNADA SOBRE LA NUEVA LEY DE PATENTES 24/2015. SU APLICACIÓN JUDICIAL-Parte II
El pasado mes de diciembre se celebró en la OEPM una jornada en la que magistrados especializados en Patentes disertaron sobre la nueva Ley de Patentes 24/2015. En esta entrada ofrecemos la segunda parte del resumen que sobre la misma iniciamos la semana pasada. La jornada completa se encuentra en youtube, en el canal de la OEPM.
Y en concreto, esta segunda parte la iniciamos con el resumen de la intervención de Francisco de Borja Villena Cortés, magistrado de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid.
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS: CRITERIOS PARA SU DETERMINACIÓN
Anunció que se iba a centrar en los temas problemáticos que se plantean en relación con la indemnización de daños y perjuicios en el ámbito de la Propiedad Industrial, tanto en la Ley 11/1986 como en el cambio a la Ley 24/2015. No hay grandes diferencias entre ambas leyes, sino únicamente algunos matices que pueden solucionar algunos problemas que se presentan actualmente y en algunos casos pueden agravarlos o generar nuevos problemas.
Hay dos aproximaciones a la indemnización por daños y perjuicios: la forma estructural de la tipicidad de la acción y la doble función de la misma que es esencialmente la reparación, pero también la función disuasoria para evitar que se vuelva a repetir la infracción. Esta función disuasoria es atípica en el derecho español. Esto influye en la vía de indemnización contemplada en el Art. 74.2.b, es decir la cantidad que el infractor habría debido pagar al titular por una licencia sobre la invención.
El Art.74.1 de la nueva Ley 24/2015 habla del daño emergente y del lucro cesante:
Artículo 74. Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas.
1. La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.
El Art. 74.2 establece las dos posibilidades de fijación de la indemnización por daños y perjuicios, a elección del perjudicado:
a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor o alternativamente, los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.
b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenzó la infracción y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.
En el apartado a) se habla del beneficio efectivo obtenido y del lucro cesante. La indemnización por lucro cesante se corresponde con lo que se podría llamar un “enriquecimiento injusto”, pero la doctrina responde que no, que es una opción normativa incorporada por el legislador.
Problemas relacionados con los presupuestos de la acción de indemnización:
En primer lugar, el daño, que debe ser efectivo y real. A pesar de la existencia de cierta jurisprudencia en relación con la doctrina “ex re ipsa”, es necesaria la aportación de pruebas respecto al daño causado en determinados casos como cuando la infracción consiste en la comercialización del producto e incluso cuando consiste en la concesión de licencias a terceros, pero no está tan claro cuando, por ejemplo, se limita al mero ofrecimiento.
Otro problema viene dado por el nexo con el hecho causal entre la acción del infractor y el daño producido. Ello vendrá dado con la modalidad de indemnización que se escoja en cada caso. Si son los beneficios dejados de obtener por el propio titular, la prueba requiere un enlace directo entre el comportamiento infractor y los beneficios del titular. Lo que no se puede hacer es una mezcla entre los dos sistemas compensatorios, entender que sin la acción infractora se habrían repercutido en el patrimonio del titular los beneficios obtenidos por el infractor, puesto que las condiciones pueden ser muy diferentes en los dos patrimonios; diferentes canales de distribución, competidores específicos, etc. No exige sin embargo nexo causal, si la modalidad escogida para la indemnización es la cantidad que el infractor hubiera debido pagar por la concesión de una licencia.
Otra cuestión es el “reproche subjetivo”, donde aparece el elemento de culpa. Se entenderá que el infractor ha actuado “a sabiendas” cuando ha sido advertido por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y de su infracción, con el requerimiento de que cesen en la misma. El término “a sabiendas” también incluirá hechos notorios que impedirían afirmar que se desconocía que se estaba infringiendo la patente. Si el supuesto infractor hubiera solicitado informes técnico-jurídicos antes de su actuación, informes que le hubieran asegurado que no se iba a infringir patente alguna, en principio podría suponerse que se ha actuado con diligencia profesional y estaría a salvo. Si eventualmente fuera condenado, se podría actuar por negligencia contra los emisores de dichos informes. Indudablemente quedarían incluidos en el supuesto de “a sabiendas” los daños que se hubieran ocasionado por infracción durante el desarrollo del litigio.
En este segundo caso, sólo se podrá reclamar indemnización por los daños que se hayan producido a partir de la advertencia de la existencia de la infracción por parte del titular de la patente.
Otro tema también polémico es si se puede solicitar indemnización contra un supuesto infractor que haya actuado con un título de cobertura. Pero ha habido una sentencia del Tribunal Supremo en relación con marcas que afirma que un título de cobertura no exime de la necesidad de indemnizar. Probablemente se podría aplicar también a las Patentes.
A continuación, se centró en los problemas de contenido:
En el Art. 74.2 se habla del lucro cesante. Se trata de los beneficios dejados de ingresar debido a la infracción y también se podrían incluir las limitaciones que la infracción habría ocasionado a la empresa, pero en este segundo caso la prueba es muy difícil de obtener.
La obtención del lucro cesante se ve dificultada por otros factores concomitantes con la infracción que pueden influir en los beneficios que se han dejado de obtener, como pueden ser la aparición de nuevos competidores, el cambio de los hábitos de consumo o la estrategia del propio titular que puede haber reducido los costes de publicidad, disminuido el precio de venta, etc.
Otro problema clásico en relación con los beneficios que se han dejado de obtener es qué se entiende por beneficio. Al respecto hay posiciones doctrinales muy enfrentadas, y es un tema muy relacionado con la casuística.
Otro problema (Art. 75 de le nueva Ley de Patentes) viene dado por el hecho de que habrá que incluir en el cálculo de los beneficios, en la proporción que se estime razonable, aquellos beneficios obtenidos en la explotación de los productos en los que el objeto protegido por la patente suponga un factor determinante para la demanda de dicho bien. Parece que no se deben descontar, en este caso, los costes estructurales asociados a la incorporación del objeto al producto principal.
La otra forma de valorar la indemnización, alternativa al lucro cesante, es valorar los beneficios obtenidos por el infractor (Art. 74.2.a), con la deducción de los costes variables, no los fijos y respecto a los productos efectivamente vendidos, es decir, no se tendrán en cuenta los productos fabricados pero almacenados. Otra duda viene dada por el hecho de si esta valoración puede superar el beneficio que habría obtenido el titular de la patente de haber explotado él en exclusiva el objeto de la patente en el mercado. No existe esa limitación en la práctica, es decir, sí podría superar a los beneficios obtenidos por el titular. En derecho civil quizás podría existir, pero no en derecho de Patentes.
Otros daños naturales, no normativos, serían: los gastos de investigación en los que se ha incurrido para averiguar la infracción de la patente (Art. 74.1 de la Ley 24/2015), por ejemplo, el coste asociado a la compra de los productos, al pago del detective, informes técnicos, asesoramiento jurídico, etc. El problema con el coste de los informes técnicos, es que, posteriormente muchos de esos informes son aportados al procedimiento y se constituyen en prueba pericial (Art. 335, 336 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). En este último caso, parece que quedarían sujetos a la limitación de la condena en costas, que es un tercio de la cuantía del procedimiento. Sin embargo, debido a la redacción del Art.74.1 se considera que la voluntad del legislador es que escapen a la limitación de la condena a costas. También hay dudas respecto a si se pueden incluir en los daños naturales ocasionados, los costes en los que la empresa titular ha incurrido para tratar de limitar los efectos de la infracción, como por ejemplo una reducción del precio de venta de sus productos. La doctrina en general dice que sí, aunque el magistrado no está convencido al respecto.
El segundo de los daños naturales es el daño al prestigio del titular (Art. 76 de la nueva Ley 24/2015). El titular de la patente podrá exigir también la indemnización del perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada causado por el infractor por cualquier causa y, en especial, como consecuencia de una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. En este artículo se ha producido una mejora, a juicio del magistrado, porque el artículo 68 dedicado al asunto en la Ley 11/1986 limitaba el desprestigio al “causado por el infractor mediante una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado”, mientras que, en la nueva Ley, se extiende a cualquier acción que pueda haber causado el desprestigio. Aquí, según la doctrina es preciso tener cuidado, porque es cierto que la patente en cuanto que título de Propiedad Industrial puede tener un valor intrínseco, pero el valor que debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar el desprestigio es el valor que con su práctica el titular pueda haber conferido a la patente, podría por ejemplo haberlo devaluado.
El tercero de los daños naturales o directos es el daño moral. El principal problema es si el daño moral es susceptible de ser indemnizado cuando se ha optado por el importe de la licencia hipotética.
En relación con la segunda posibilidad de indemnización (Art. 74.2.b), la referida al importe de una hipotética licencia sobre la patente es difícil determinar si abarca o no el derecho moral, ya que sólo se hace referencia a dicho daño en la otra posibilidad de indemnización, la contemplada en el artículo 74.2.a. ¿Es extrapolable al apartado b)? Buena parte de la doctrina considera que sí que es extrapolable, pero cuando en la nueva Ley se ha vuelto a ubicar el “daño moral” en el apartado a), todo ello a sabiendas de la controversia, empieza a decaer el apoyo a la “extrapolación”.
Otro asunto en relación con la opción b) es que su elección no está condicionada por el hecho de que el titular de la patente haya optado por una política activa de concesión de licencias. Tampoco está condicionado el importe de la hipotética licencia por los beneficios que el titular hubiera obtenido de no existir la infracción, ya que se trata de cuestiones independientes. Otro tema polémico viene dado por cómo se calcula el importe de la licencia hipotética. Tal como está redactado el artículo 66.2.b en la Ley 11/1986, la doctrina estaba de acuerdo en que el importe se podía calcular como una cantidad fija, como un porcentaje de los ingresos o de una forma mixta. Pero mientras que el artículo 66.2.b dice:
. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrán en cuenta, a elección del perjuicio:
b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho.
en la Ley 24/2015 la redacción del 74.2.a es:
b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenzó la infracción y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.
Según se observa en la nueva Ley se ha introducido la expresión “una cantidad a tanto alzado” y ello da idea de una cantidad fija y no de un porcentaje, aunque no está seguro el magistrado de que esa haya sido la intención del legislador.
El nuevo artículo también dice “que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia…”. Ese “que al menos comprenda” no es un criterio de mínimos, no es el 1% de la Ley de Marcas, no dice que sea el escalón mínimo frente al esquema de la alternativa a).
Otra duda es si el precio de la licencia hipotética está condicionado a que no se superen los beneficios que habría obtenido el titular sin la infracción. La doctrina dice claramente que no, dichos beneficios pueden ser superados claramente.
El mejor indicador del importe de la licencia suele venir dado por otras licencias ya concedidas por el titular de la patente, aunque sólo sea aproximativo, porque normalmente cuando se adquiere una licencia voluntaria no se tiene garantía de la total validez de la misma, mientras que el infractor ya conoce la validez de la patente.
Otra cuestión que se plantea es si una vez pagado el importe de la licencia, el infractor se puede presentar en el mercado como licenciatario. Ello por supuesto es absolutamente rechazable y entra en el ámbito de la competencia desleal.
También hay un problema que tienen que ver con el apartado 5 del artículo 74 de la nueva Ley. El apartado 5 dice:
“5. Las diligencias relativas al cálculo o cuantificación y liquidación de daños de acuerdo con los criterios establecidos en este artículo se llevarán a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia conforme al procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”
Esto constituye una norma que matiza considerablemente el artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento civil sobre sentencias con reserva de liquidación. Para el magistrado, ello parecía una reproducción del pleito dentro del pleito, sin embargo, los prácticos valoran positivamente la norma.
El Artículo 73 de la nueva Ley de Patentes prevé la exhibición de documentos para el cálculo de la indemnización. El legislador no es demasiado claro, comparado con la directiva de defensa de la competencia. Aquí se hace una llamada matizada al equilibrio entre el derecho del titular de la patente a acceder a aquella documentación del infractor que le permita determinar la cuantía de los daños y perjuicios, pero siempre con respecto al derecho al secreto empresarial del infractor. La redacción matiza considerablemente el alcance del derecho al secreto del infractor, cuando ya se haya dictado sentencia y se encuentre en fase de ejecución de la misma.
Respecto a las indemnizaciones coercitivas, (art. 74.4), las cuales tienen por objetivo la cesación de la infracción, y que están fijadas por día, no deben confundirse con la condena. Es sólo una sanción para que se cese la infracción. Lo que ocurre es que el articulo dice que se acumulará a la que corresponda percibir con carácter general en aplicación del art. 74.2.
La jornada tuvo en total una duración de más de tres horas y permitió conocer de primera mano la impresión sobre los aspectos judiciales de la nueva Ley de Patentes de unos magistrados muy especializados en Patentes. Sólo queda esperar que la OEPM repita estas jornadas en las que los magistrados especializados en Propiedad Industrial comparten sus conocimientos y opiniones con el resto de los profesionales del mundo de la Propiedad Industrial.