La Unión, en esa constante carrera por la rapidez, sencillez, eficacia y eficiencia del sistema de marcas, ha concebido una serie de paquetes de directivas y reglamentos que esculpen y modelan con manos de artista la normativa de Propiedad Industrial aplicable en nuestro país. Por ello, España está obligada a adaptar su legislación marcaria, cambiando también otras normas que puedan estar relacionadas con esa materia; cambios de los que hablamos a lo largo de este artículo.
La Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, (en adelante, “Directiva”) es el origen de los cambios que tienen como fecha límite de transposición enero de 2019 para modificaciones de derecho sustantivo y algunas de derecho adjetivo, y enero de 2023 para la competencia directa de la OEPM en la declaración de la nulidad y la caducidad.
La transposición de esta Directiva se realizó mediante el Real Decreto-ley 23/2018 (en adelante, “RDL 23/2018”), aprobado por el Consejo de Ministros el 21 de diciembre y convalidado por el Congreso de los Diputados el 22 de enero, siendo actualmente tramitado como proyecto de ley. Como es natural, también está siendo debatida la modificación del Real Decreto 687/2002, por el que se aprueba el reglamento de marcas. Pronto los interesados a la Propiedad Industrial podrán disfrutar de un reglamento recién horneado, con todos los detalles de los nuevos procedimientos, formularios y requisitos.
Principales cambios
Legitimación para ser titular de una marca.
El nuevo texto de la ley adopta una visión aperturista en cuestión de legitimación excluyendo de la posibilidad de ser titulares de marcas únicamente a aquellas entidades sin personalidad jurídica. Si bien las anteriores leyes de marcas no hacían referencia expresa a la legitimación para ser titular de una marca, la Ley 17/2001 (en adelante nos referiremos a ella como LM) incorporaba en su texto original ciertas limitaciones relativas a criterios de nacionalidad, domicilio o establecimiento del solicitante. Estas limitaciones se han eliminado siguiendo la tendencia del sistema europeo de marcas de otras modalidades de propiedad industrial recientemente reformadas, como las patentes o modelos de utilidad.
Esta nueva concepción de la legitimación no responde a una obligación derivada de la Directiva, sino a un deseo de facilitar el acceso al registro de marcas y homogeneización con la legislación de patentes.
Concepto de marca y nuevos tipos de marcas.
Las marcas ya no son simples representaciones gráficas ¿quién se conformaría con un signo estático cuando puede tener movimiento y sonido? O ¿por qué no convertirla en un holograma? Las nuevas tecnologías han irrumpido con fuerza en todos los ámbitos de nuestras vidas, nos han cambiado y han abierto un abanico de posibilidades antes impensable. El Derecho de marcas no iba a ser una excepción; de ahí que tenga que evolucionar, para adaptarse a las nuevas realidades que van surgiendo cada día.
Es por esto que nos encontramos con una modificación de la LM en el concepto mismo de marca. La nueva redacción del art. 4 ya no exige una representación gráfica, sino una representación en el Registro de Marcas de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada al titular. Sin embargo, hay que matizar que la función esencial de las mismas sigue siendo distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas.
Hemos pasado de tener marcas denominativas, gráficas y mixtas a encontramos con una variedad de opciones más amplia. Aunque se debe resaltar que muchos de los “nuevos” tipos ya cabían bajo la ley anterior.
Encontramos diez nuevas categorías de marca. No obstante, no constituyen una lista cerrada de las posibilidades existentes, pues siempre que permitan su reproducción de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de un modo que permita determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular; podrán acceder al Registro.
Sobre las marcas de color, tal y como ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, será necesario en el caso de aquellas que están constituidas por un solo color probar la adquisición de carácter distintivo por el uso que de ellas se ha hecho en el mercado. Esto se debe a que los consumidores no están acostumbrados a identificar un origen empresarial con un solo color.
A continuación exponemos una tabla con las categorías y ejemplos de cada una de ellas.
Prohibiciones absolutas y relativas.
Otro cambio se ha realizado en relación a las prohibiciones del registro de marcas, tanto absolutas como relativas.
En el artículo 5 (prohibiciones absolutas), ha aumentado su número, pasando a ser 14 frente a las 11 anteriores. El cambio ha consistido en incorporar prohibiciones específicas sobre denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas (5.1.h), términos tradicionales de vinos (5.1.i), especialidades tradicionales garantizadas (5.1.j) y obtenciones vegetales registradas con anterioridad (5.1.k). No obstante, antes de la modificación se contemplaba la protección de estas derechos al considerar las marcas que los incluían como contrarias a la ley o como susceptibles de llevar a error al público.
También el artículo 9 (prohibiciones relativas) ha sufrido variación con la incorporación de un tercer apartado, que impide el acceso al registro a los signos iguales o parecidos a una denominación de origen o indicación geográfica anteriormente solicitada, siempre y cuando ésta sea finalmente registrada. Como vemos, las denominaciones de origen e indicaciones geográficas cuentan con una protección especialmente reforzada.
Renombre y notoriedad.
En Derecho español coexisten la notoriedad y el renombre, mientras que la Directiva solo establece con carácter imperativo la protección de la renombrada. Como consecuencia, la notoriedad, en lo que se refiere a las marcas registradas, deja de existir en nuestra LM. No obstante, la nueva renombrada comprenderá tanto a las marcas notorias como a las renombradas previas a la reforma de la LM. Así, habrá que estar a lo que los compañeros examinadores y letrados vayan resolviendo caso a caso.
Prueba de uso.
Decía Sun Tzu en El arte de la guerra que “la mejor defensa es un buen ataque”. Alentados por la sabiduría que sintetiza esta consigna, introducimos a continuación otra de las novedades de esta reforma: la prueba de uso.
La prueba de uso ofrece a la parte que ve cuestionada su marca la posibilidad de contraatacar solicitando a su adversario pruebas de uso de su marca anterior. Por lo tanto, el empleo de esta arma de defensa se restringe a aquellos procedimientos de oposición (art. 21.3 LM) y nulidad (art. 59 LM) en los que se invoque un derecho marcario anterior.
La finalidad perseguida por esta valiosa herramienta es evitar que prevalezcan en estos procedimientos contradictorios marcas que no están siendo usadas de forma efectiva, en detrimento de otras más recientes. Esta modificación, con la que el artículo 39 adquiere una importancia capital, supone un paso más para conseguir un mercado más dinámico y permite una mayor alineación entre registro y realidad.
La d.f.7ª del RDL 23/2018, retrasa la entrada en vigor de la prueba de uso en los procedimientos de oposición al momento en el que lo haga su desarrollo reglamentario.
Contenido del derecho.
El Título V, sobre el contenido del derecho de marcas, ha sido modificado para reforzar la protección y avanzar en la lucha contra las falsificaciones. Varios son los puntos reseñables en los que el legislador ha tenido que intervenir:
- Las modificaciones parten del presupuesto de que el derecho de marca se extiende sólo a los actos realizados con fines marcarios el signo protegido, i.e. distinguir productos o servicios.
- El ius prohibendi abarca la utilización del signo como nombre comercial o denominación social, siempre y cuando se utilicen a título de marca.
- Se habilita expresamente al titular del derecho de marca a impedir que terceros introduzcan productos en España, sin que sean despachados a libre práctica, cuando provengan de terceros países y lleven sin autorización una marca idéntica a la marca registrada para esos productos.
- Se matiza uno de los límites al derecho, especificando que no puede oponerse el derecho al uso del nombre propio.
- Por último, aunque no por ello menos importante, es curiosa la barrera introducida frente al ejercicio del ius prohibendi contra marcas registradas posteriores. No se podrá ejercer una acción de violación si la marca posterior no puede ser declarada nula en base a una serie de motivos, que se detallan en el nuevo artículo 41 bis.
Por último en este apartado, y dado que se habla de defensa del derecho, no puede olvidarse mencionar que actualmente existen nuevos juzgados de lo mercantil competentes para conocer las infracciones de propiedad industrial: A Coruña, Bilbao, Granada y Las Palmas.
Nulidad y caducidad.
Una de las incorporaciones más novedosas y que tendrá sin duda un mayor impacto en nuestro sistema de marcas es la creación de procedimientos administrativos de nulidad y caducidad y su conocimiento directo por parte de la OEPM, manteniendo el indirecto en manos de los tribunales vía reconvención.
Las causas de nulidad que recoge el nuevo texto se incorporan de forma paralela a la nueva sistematización de las prohibiciones absolutas y relativas, a las cuales ya se ha hecho oportuna referencia.
Se ofrece a través de estos procedimientos una mayor protección a los titulares marcarios y a terceros mediante una alternativa menos costosa que la judicial que permitirá además dinamizar el mercado de las marcas.
El procedimiento administrativo de nulidad incorporará, como ya se venía haciendo en vía jurisdiccional, la posibilidad de solicitar la prueba de uso por parte del titular de la marca impugnada.
Respecto a la caducidad, van a continuar realizándose por vía administrativa las dos causas de caducidad que ya declaraba la Oficina con carácter previo a la reforma (renuncia y falta de renovación en plazo). La novedad consiste en la incorporación de un procedimiento contradictorio que permite instar la caducidad de una marca por falta de uso, vulgarización o por haber devenido engañosa. No obstante, estas causas podrán seguir invocándose en la jurisdicción civil a través de una demanda reconvencional.
La fecha límite para la transposición del procedimiento administrativo de nulidad y caducidad se corresponde con el día 14 de enero de 2023 según lo dispuesto en la mencionada d.f.7ª del RDL 23/2018.
Estas son, en definitiva, las modificaciones en las que el Departamento de Signos Distintivos ha estado centrando sus esfuerzos contando con el imprescindible apoyo de la DTI y el resto de departamentos. Estos esfuerzos están principalmente destinados a optimizar el sistema de marcas no solo de cara a los usuarios sino también al mercado.
Carmen Álvarez de las Asturias Bohorques Pemán
Paula García Izu
Lucía Cortiñas García
Isabel García de Cortázar Fajardo
