‘Propiedad Industrial’

¿Solicito una marca o un nombre comercial?

A menudo, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) recibimos consultas de nuestros usuarios sobre solicitar una marca o un nombre comercial y cuáles son las diferencias.  Si bien es cierto que ambas modalidades son muy parecidas (de ahí su recurrente confusión), queremos aquí mostraros las características y regulación de estas dos modalidades de propiedad industrial.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre (en adelante, LM) regula y define ambos signos distintivos, y dedica específicamente el título X, artículos 87-91, a los nombres comerciales.

El concepto de marca viene recogido en el artículo 4 LM: “Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:  a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.

En relación al nombre comercial, el artículo 87.1 LM afirma que: “Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.”

Por lo tanto, existe una clara diferencia entre ambas modalidades porque mientras las marcas sirven para distinguir en el mercado unos productos o servicios de los demás, a fin de evitar que se confundan o se compren unos por otros, los nombres comerciales sirven para distinguir o diferenciar una empresa de las de otras. Por lo tanto, lo que determinará si un signo distintivo debe conceptuarse como marca o como nombre comercial, será la función principal que tenga.

En su apartado 2, continúa el artículo 87 LM: “En particular, podrán constituir nombres comerciales:

a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.

b) Las denominaciones de fantasía.

c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.

d) Los anagramas y logotipos.

e) Las imágenes, figuras y dibujos.

f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.”

En este sentido, hay que puntualizar, que no es necesario que el nombre comercial sea igual a su denominación social, además de señalar de que se trata de figuras totalmente distintas. La denominación social se inscribe en el Registro Mercantil Central (RMC) e identifica a una persona jurídica en el tráfico mercantil como sujeto de relaciones jurídicas y, por tanto, susceptible de derechos y obligaciones. Es la que debe emplear el empresario, por ejemplo, para firmar contratos o dar de alta a trabajadores en la seguridad social. En un símil con la persona física, la denominación social sería el “nombre civil” de dicha persona y el nombre comercial sería el “nombre artístico” con que dicha persona se presenta a sus clientes en el mercado. Como se observa en la siguiente tabla, el nombre comercial y la denominación social (coincidente con el titular) se desenvuelven en distintas esferas de actuación.

Tampoco deben confundirse los nombres comerciales con los rótulos de establecimiento existentes en la anterior legislación de marcas. Su función era distinguir el local del negocio. La vigente Ley de Marcas ya no contempla dicha modalidad, pues el titular de una marca o nombre comercial está facultado para utilizar estos signos en la fachada de su local de negocio o establecimiento. De este modo, se consideró innecesario mantener esta figura de rótulo de establecimiento en la LM.

A pesar de la distinta función que la LM asigna a marcas y nombres comerciales, existen muchas e intensas similitudes entre estos dos signos distintivos. En la Exposición de Motivos de la LM dice: “la regulación del nombre comercial, aproximando este signo distintivo a las marcas…”. Así les es de aplicación igualmente la Clasificación Internacional de Productos o Servicios (artículo 89 LM y artículo 3 del Reglamento de Marcas por remisión del 37 del Reglamento de Marcas) y, por tanto, al solicitar un nombre comercial deberán especificarse igualmente las actividades que pretendan distinguirse con el nombre comercial solicitado, ya se trate de actividades de prestación de servicios o relativas a productos. Igualmente, tanto la solicitud como la renovación del nombre comercial están sometidos al mismo pago de tasas que las marcas (igualdad de precio).

Asimismo, puede decirse que, el artículo 87 LM será próximamente reformado y se eliminará al igual que ya se hizo con las marcas, el requisito de que la representación del signo tenga que ser necesariamente gráfica, permitiendo a los solicitantes de esta modalidad la presentación de solicitudes con archivos de audio (Mp3) y de vídeo (Mp4).

En los últimos años, se observa una mayor demanda de nombres comerciales. Así se aprecia en el siguiente gráfico donde se ha representado la evolución del número de solicitudes en los últimos 11 años. Parece que la tendencia al alza está clara.

Fuente: La OEPM en Cifras 2020

También se percibe una clara diferenciación entre el tipo de solicitante para cada modalidad. Se aprecia que el mayor número de solicitantes de nombres comerciales son sociedades limitadas (S.L.) versus en marcas que son sociedades anónimas (S.A.).

 

    Fuente: Infografías 2020 OEPM

 

Si bien la regulación del nombre comercial en la LM se aproxima a la regulación de marcas, en la práctica, sin embargo, los nombres comerciales tienen un cierto hándicap en cuanto a la internacionalización.

Los registros de propiedad industrial son territoriales, lo que significa que los títulos de marca y nombre comercial concedidos por la OEPM sólo confiere a su titular un derecho exclusivo a su uso en el territorio español. Ahora bien, si el objetivo de la empresa es expandirse o exportar sus productos (internacionalizarse), sería conveniente proteger sus signos distintivos en los países destino. Esto se puede realizar de diferentes formas en función del territorio de interés para su expansión:

 

Para ello, si ya se tiene un nombre comercial expedido por la OEPM puede encontrarse una serie de obstáculos que se exponen a continuación:

  • Uno de los inconvenientes es que no es posible reivindicar la prioridad unionista de un nombre comercial para su posterior solicitud. Es decir, no se puede utilizar la fecha del nombre comercial inicial, en los 6 meses posteriores, para una segunda solicitud si se trata de alguna de las 3 opciones mencionadas anteriormente en la internacionalización. Por lo tanto, se pierde el beneficio de poder utilizar la fecha de la primera solicitud de nombre comercial.

 

  • Los nombres comerciales no pueden servir de registro base para solicitar una marca internacional en la OMPI. Es decir, para obtener el registro de una marca internacional es indispensable haber obtenido previamente una solicitud o registro de una marca en el país de origen (registro de base), que en nuestro caso, sería una solicitud o registro de una marca nacional en la OEPM. Como con los nombres comerciales no se cumple esta condición, no se podría solicitar la protección internacional en base a este signo.

 

Por último, también habrá que asegurarse a la hora de probar el uso de un nombre comercial en el procedimiento de oposición a una marca nacional, nombre comercial, a una marca internacional que designe España, o a una MUE, que el nombre comercial ha sido utilizado conforme a su función y naturaleza de nombre comercial, es decir, que haya sido utilizado para identificar a una empresa en el tráfico mercantil y diferenciarla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares, y no como marca (para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas). Cierto es, que esta tarea puede ser complicada por la aproximación que existe entre nombres comerciales y las marcas de prestación de servicios como son las registradas en las clases 35 a 45 de la Clasificación de Niza.

Por tanto, y después de haber leído esta entrada, ¿Qué modalidad elegir? Para responder a esta pregunta, hay que asegurarse de registrar el signo conforme a su función principal. Igualmente, el enfoque deberá ser distinto con otras modalidades de marca, como podrían ser las marcas de garantía o marcas colectivas, pero este punto ya se merece otra entrada en el blog.

En definitiva, registrar tanto un nombre comercial como una marca es un procedimiento recomendable para cualquier empresa (pyme o autónomo) que quiera proteger sus derechos exclusivos frente a terceros.

Puedes consultar los manuales informativos para solicitantes aquí:

 

                      

Manual de nombres comerciales                                                            Manual de Marcas

 

Para más información:

 

 

 

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Brooklyn Fitboxing: Innovación y boxeo unidos

Fuente: Brooklyn Fitboxing

Desde que empezara a practicarse la disciplina del boxeo en la Antigua Grecia hasta nuestros días, mucho se ha innovado en este deporte, haciendo que hoy podamos disfrutar de distintas formas de practicarlo y eso sí, todas bajo una premisa común, la lucha con los puños (del griego Pymachia y en latín Pugilatus). Y de una de estas innovaciones os queremos hablar en la entrada que publicamos hoy. Se trata de la desarrollada por la empresa Brooklyn Fitboxing, que aúna deporte, innovación y solidaridad.

Todo comenzó en el año 2013 cuando Juan Pablo Nebrera, ahora CEO de la compañía, abrió el primer club Brooklyn Fitboxing en Madrid. Anteriormente, Juan Pablo había estado entrenando en un centro de boxeo tradicional, que le había gustado mucho desde el punto de vista deportivo, pero tenía algunos aspectos que le hacían pensar que este entrenamiento no atraía al gran público. Decidió entonces eliminar el contacto, que el entrenamiento fuera siempre ante el saco, al ritmo de la música e intercalando rounds en el saco con entrenamiento funcional (abdominales, flexiones, etc).  También empezó a mezclar golpes al saco de boxeo con otros de kickboxing y Muay Thai, introduciendo también patadas y, como dirían en Francia, ¡Voilá!, funcionó. Resultaba tan divertido y efectivo que captaron la atención de personas que ni se les había pasado por la imaginación la práctica del boxeo.

Fuente: Brooklyn Fitboxing

Además, incorporó los “sacos inteligentes”, con sensores que miden el desempeño de cada persona frente al saco, con qué intensidad se ha golpeado y si se ha hecho en el momento en el que estaba marcado, ya que la rutina está diseñada para hacerse al ritmo de la música. Durante la sesión aparecen las puntuaciones en la pantalla del club y, además, a posteriori, los usuarios fitboxers pueden ver sus resultados de la clase y el histórico de sus entrenamientos en su zona personal.

Esta tecnología era tan valiosa para su modelo de negocio que, asesorados por un agente de propiedad industrial, decidieron protegerlo. Comenzaron en España con un modelo de utilidad (ES1102555U) y, al internacionalizarse, lo extendieron al territorio europeo mediante la solicitud de una patente europea y también a otros países fuera de este ámbito como son Méjico, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Rusia y Estados Unidos.

 

Fuente: Brooklyn Fitboxing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la tecnología de su mano, decidieron dar el siguiente paso para motivar a los usuarios, fitboxers creando un sistema de gamificación y otorgar puntos de karma según la puntuación obtenida. Este sistema ha hecho posible que se establezcan competiciones entre fitboxers y clubs. De esta manera ofrecen dos modelos de competición: La Liga, en la que se van enfrentando los clubs con sus puntuaciones diarias, y el World Championship, en el que acuden a competir de manera presencial equipos de todo el mundo.

Con los puntos obtenidos, se pueden hacer donaciones a una o varias de las ONG con las que la empresa colabora y así contribuyen a la mejora del mundo en el que vivimos. Actualmente, la empresa tiene acuerdos de colaboración con cuatro ONG:

Además, organizan otras acciones puntuales, como colaboraciones con la AECC en el Día Mundial del Cáncer de Mama o con la Fundación Juegaterapia. Tienen la firme creencia de que si todos devolviesen algo de lo que reciben, el mundo sería mejor. Por eso, la colaboración con causas solidarias forma parte del ADN de Brooklyn Fitboxing.

La empresa se enorgullece de estar asentada en estos tres principios:

Cambiamos tu día, Cambiamos tu cuerpo, Cambiamos el mundo

Fuente: Brooklyn Fitboxing

Brooklyn Fitboxing, tiene un alto componente de innovación tecnológica con más ingenieros en plantilla de lo que podríamos imaginar. Esto, unido al equipo de entrenadores, hace que su entrenamiento sea realmente efectivo y motivador para los usuarios. Y todo ello, con una forma de ver la vida en positivo haciendo que esta positividad llegue a las personas.

Por eso, ya desde su nacimiento la idea de franquiciar y de crecer internacionalmente estaba en su estrategia empresarial. El modelo de negocio es fácilmente escalable, lo que es posible, entre otros factores, al trabajo realizado con la identidad de marca.

Su marca, registrada en los 27 países de la UE, además de Inglaterra, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, México, Indica, China, Rusia y Estados Unidos tuvo un proceso de diseño largo ya que tenían la idea de algo urbanita y moderno, pero en el que se apreciase la esencia de un gimnasio de boxeo de Nueva York. Lo consiguieron emulando una matrícula americana del color de los míticos taxis neoyorquinos, con el nombre de Brooklyn.

Pero no solo han sabido ver la importancia de la propiedad industrial para el valor de la empresa, sino también la Propiedad Intelectual o derechos de autor (copyright en inglés), protegiendo de esta forma el diseño de los centros deportivos y el método deportivo, así como los vídeos que reproducen durante las sesiones, donde la música utilizada ha sido compuesta expresamente para las clases por una productora musical.

Imagen de previsualización de YouTube

 Fuente: Brooklyn Fitboxing

Apostando por la propiedad industrial e intelectual como parte importante de su estrategia empresarial, Brooklyn Fitboxing se ha posicionado en el mercado nacional e internacional del fitness de manera rápida y con un producto y servicio bien definidos que ha revolucionado este sector.

¡Un gancho perfecto!

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SCOOBIC: una invención para mejorar la convivencia en las ciudades

¿A quién no le gustaría vivir en una ciudad sin atascos, humos o ruidos? Aunque nos parezca una utopía, hay empresas que trabajan para conseguirlo. Este es el caso de la pyme Passion Motorbike Factory, más conocida como Scoobic Urban Mobility, que pone toda su pasión e ingenio en hacer que las ciudades sean mejores lugares para vivir.

¿A qué queréis saber más?

Hace unos años, el hijo de uno de los socios de esta empresa empezó a trabajar en una start-up de comercio en línea, y le surgió esta cuestión: ¿Por qué no hay un vehículo intermedio entre una furgoneta y un scooter? La empresa en la que trabajaba tenía un gran problema en los repartos, porque la cesta de la compra no cabía en una motocicleta, pero ocupaba poco espacio para llevarse en una furgoneta, lo que desaprovechaba grandemente su volumen de carga y generaba más gasto del necesario. Además, las furgonetas son más difíciles de manejar y aparcar en ciudad, sin molestar o recaudar multas de tráfico.

La solución llegó con el desarrollo de un vehículo híbrido al que pusieron de nombre SCOOBIC.

SCOOBIC es un vehículo 100% eléctrico, equipado con un sistema de baterías extraíbles de solo 9 kg de peso cada unidad. En función de la autonomía que cada usuario necesite, SCOOBIC puede portar desde 2 a 10 baterías, cuya sustitución no requiere de más de 3 minutos.

Además de su gran autonomía para poder moverse por la ciudad, SCOOBIC también está equipado con una caja extraíble sobre raíles y ruedas con una capacidad de 1000 litros y hasta 750 kg de carga, que se pueden personalizar según el tipo de servicio necesario (congelado, frio, seco, compartimentable, etc.), y un brazo articulado eléctrico y autopropulsado que permite manejarlo sin esfuerzo por calles peatonales hasta la misma puerta del cliente.

Cuenta también con un eletrofiltro de iones que permite aspirar y limpiar el aire de partículas contaminantes hasta 20.000 metros cúbicos en 10 horas al día, por lo que no solo no emite contaminación, sino que limpia la que otros emiten. Es el primer vehículo del mundo que descontamina el aire. Por último, conscientes de la ventaja de reducción de tiempos de entrega que sus vehículos ofrecen en la denominada “Última Milla”, éstos llevan incorporados un desfibrilador automático que puede salvar la vida de hasta el 75% de los infartados llegando en los primeros 10 minutos. Con una aplicación gratuita desarrollada por la empresa, cualquier ciudadano puede mandar una señal mediante geolocalización al SCOOBIC más cercano, que interrumpirá su ruta para intentar salvar una vida.

El vehículo, homologado como triciclo L5E/B, mide solo 90 cm de ancho y se conduce con carnet B. Es capaz de cargar hasta 750 kg o 1000 litros, y extremadamente seguro para el conductor por tener tres ruedas y un dispositivo de aviso automático de accidente que localiza y avisa a la central, así como seguro para los viandantes al estar diseñado con materiales muy absorbentes de energía en caso de atropello o impacto.

Para hacer posible esta innovación,  en el año 2016 nace la pyme Passion Motorbike Factory, ahora conocida como  Scoobic Urban Mobility, como una ingeniería especializada en el diseño, construcción y homologación de vehículos destinados a la logística de última milla (Last Mille). Sus socios fundadores se definen como ingenieros de mente y artistas de corazón. Todos tienen una pasión compartida por el motor y un bagaje de más de 25 años en el montaje de infraestructuras para el Mundial de Motos GP o el Mundial de Rally, y así encontraron en el último punto de la logística del comercio electrónico un magnífico nicho de mercado dirigido a los repartidores y ciudadanos.

Esta empresa puso, desde el principio, el foco en las personas, los ciudadanos y los repartidores, con la misión de acelerar la llegada de las ciudades sostenibles mediante el lanzamiento de vehículos eléctricos competitivos que cuiden de ellas y, por tanto, de las personas que las habitan.

 

Y la apuesta constante por la innovación llega hasta su modelo de negocio, ya que contempla tres alternativas:

(1) Ofrecimiento del vehículo a las empresas junto con el bastidor de recarga sin tener que invertir en la adquisición del vehículo. El cliente paga por cada batería utilizada;

(2) Venta del vehículo con mantenimiento incluido;

(3) Renting o Leasing con mantenimiento incluido.

 

Conscientes de la importancia de su tecnología, Passion Motorbike Factory ha buscado la protección de aquello que les diferencia y distingue de los demás. Se trata de sus innovaciones como fórmula mágica para conseguir el éxito y de su protección mediante distintas modalidades de Propiedad Industrial: marcas, diseños, patentes y modelos de utilidad.

 

Marca nacional M3692849 – PASSION MOTORBIKE FACTORY

Marca nacional M3692822 – SCOOBIC THE LAST MILLE SOLUTION

Marca de la Unión 018505235 – SCOOBIC MOBILITY TECHNOLOGY

Marca de la Unión 018504969 – SCOOBIC URBAN MOBILITY

Diseño D0526397-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patentes: ES2725998, U201831786 que protegen el vehículo y partes importantes del mismo que le hacen muy innovador y su extensión internacional mediante la solicitud WO2019185964 del Tratado de Cooperación de Patente (Patent Cooperation Treaty).

 

El entusiasmo que ha movido a Passion Motorbike Factory en su andadura por el camino del emprendimiento y la responsabilidad social han generado importantes valores de empatía y humanidad que, sumados a los de diferenciación y adaptación de su tecnología, generan intangibles de gran relevancia para la empresa y para nuestra sociedad.

 

Pymes como Scoobic son un claro ejemplo de cómo el uso de los derechos de PI, pueden ayudar a impulsar un crecimiento y desarrollo económico y sostenible. Pudimos disfrutar de sus experiencias en el mercado y en el mundo de la PI, durante la semana de celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual-Industrial 2021, cuyo propósito de esta edición era el apoyo a las pymes, sector clave en el fomento del desarrollo mundial.

Aquí os dejamos un vídeo con su testimonio.

https://youtu.be/Kyd_PX_W4Ks

¡Gracias a todas las pymes españolas que innovan y avanzan tecnológicamente buscando un mundo más limpio, sostenible y sano!

 

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¿Qué es la mala fe en el registro de marcas?

¿Sabíais que si alguien registra una marca con mala fe se podría invalidar posteriormente? Sí, pensáis bien. La mala fe no queda impune. Queremos aquí mostraros ejemplos, pero permitirnos empezar con algunos principios y normas que rigen este comportamiento.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM) establece el principio de la buena fe registral, y prevé, como causa autónoma, la nulidad absoluta del registro de una marca (art. 51.1. b LM en el Capítulo I del Título VI), cuando la solicitud en que se basó dicho registro hubiera sido presentada de mala fe. Pero no lo incluye dentro de las prohibiciones absolutas.

Si bien la LM no define el concepto de mala fe, algunos indicios de los más generales aceptados por la doctrina mayoritaria son los siguientes:

  • Se sabe que un tercero está usando ya un signo idéntico 0 similar;
  • El signo que se pretende registrar ya ha adquirido cierto renombre[1];
  • Se trata de impedir que un tercero continúe utilizando el signo[2];
  • No se tiene la intención de usar el signo que se está registrando;
  • Se realiza el registro para impedir que la competencia lo comercialice;
  • No hay lógica comercial en la presentación de la solicitud de registro;



 

[1]Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, nº 415/2017 de 8 de febrero, sobre la marca “HISPANO SUIZA”.

[2]Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 1ª), núm. 262/2016 de 6 octubre. JUR 2016\252530 sobre la marca “MARTINEZ”.

 

Parece entonces que la mala fe debe deducirse mediante el análisis de las circunstancias y de comportamiento o conducta del solicitante al pedir la marca. La casuística de que existan solicitudes de registro fraudulento es muy amplia, y pueden ir desde el del socio, distribuidor o el licenciatario que registra la marca de la sociedad hasta el trabajador, ex trabajador o un competidor que registra la marca de la empresa.

A día de hoy, en España, el conocimiento de la acción de nulidad absoluta de la marca por mala fe es exclusivo de los tribunales de justicia. Por lo tanto, aunque la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) tenga el convencimiento de que una solicitud de marca se ha realizado de mala fe, por ejemplo, que el perjudicado presente pruebas que lo confirmen, no podrá denegar la marca de oficio por este motivo, ni en sede de oposiciones o en recurso. El perjudicado tiene necesariamente que acudir a los tribunales de justicia mediante la pertinente demanda y solicitar la nulidad absoluta de la marca por mala fe en la solicitud. Si en su caso, quisiera simplemente reclamar la titularidad de la marca, se debería plantear una acción reivindicatoria también ejercitable ante los tribunales de justicia (art. 2.2. LM). Ambas acciones son imprescriptibles.

Esta situación va a cambiar pues a partir del 14 de enero de 2023, será la OEPM quien asuma la competencia administrativa directa en esta cuestión. De este modo, podrá presentarse aquí la solicitud de nulidad y/o caducidad y resolverse por un procedimiento administrativo. La única excepción a este cauce será la conocida como competencia indirecta, que es cuando el demandado, en sede jurisdiccional, en el momento de contestar la demanda en el seno de una acción por infracción de marca, alegue la nulidad absoluta por mala fe del demandante (comúnmente denominadas demandas reconvencionales). En estos casos, se podrá seguir alegando la mala fe en sede jurisdiccional.

Por otro lado, en el ámbito de la Unión Europea (UE), el artista de arte urbano británico conocido con el seudónimo de Banksy está siendo protagonista de los últimos litigios conocidos sobre casos de mala fe en el registro de marcas. Debido a su anonimato, los registros han sido efectuados bajo la empresa Pest Control, que parece actuar en su nombre.

Así, la empresa británica de tarjetas de felicitación Full Colour Black Limited instó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) la nulidad por mala fe de la marca de la Unión Europea nº 12 575 155 (la conocida obra del “lanzador de flores”) con el objetivo de poder usar con fines comerciales las obras del artista en sus felicitaciones. De este modo, la División de Cancelación de la EUIPO, en la Resolución del 14 de septiembre de 2020, nº 33 843 C, recordaba que el concepto de mala fe no está tasado y que, aunque existe un consenso en que se refiere a un comportamiento no ético o alejado de una práctica comercial honesta, es un concepto subjetivo basado en las intenciones del solicitante en el momento de la solicitud de la marca.

 

Sin embargo, añade que para evaluar la mala fe se debe atender al momento de solicitud, tanto antes como después, ya que podrán también tener impacto en la valoración de este concepto.

En esta resolución, además se confirmaba que, si el titular solicita el signo sin tener intención de uso en el tráfico económico, habrá mala fe, ya que la intención de obtener un derecho en exclusiva era para conseguir otros fines distintos a las funciones de la marca, pues en este caso, se estaba tratando de conseguir un derecho de autor al tratarse de un grafiti anónimo. Es decir, con el registro, el artista no tenía intención de usar la imagen registrada a título de marca, sino para otros fines, como lograr un registro de su obra.[3]


[3] Asimismo, Full Colour Black Limited instó la caducidad por falta de uso, al no usarse la marca de un modo real y efectivo conforme a la función para el que están destinadas las marcas conforme a lo contemplado en la la regulación española (artículo 57 de la LM) y la europea (artículo 58.1 a) del Reglamento 2017/1001 de Marca de la UE).

De igual forma, y por este carácter anónimo de sus obras, el artista callejero más famoso del mundo, ha ido perdiendo otras batallas, como son la cancelación de las siguientes marcas de la Unión Europea[4]:


[4]Decisiones a las cuales todavía puede presentarse recurso ante la Sala de Recurso de la EUIPO y posteriormente, recurso ante el Tribunal General.

 

  Nº Marca UE

Representación

Recurso ante las Salas de Recurso de la EUIPO.

 

 

017981629

 

     

 

 

SI

017981624

      

 

 

Posible

 

017981636

      

 

 

Posible

  

017981633

     

 

 Posible

 

 017981637

         

 

 En fase de anulación

 

Pero…no todo vale bajo el concepto de mala fe. Así, lo confirmaba el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”), en la Sentencia de 29 de enero de 2020 en el asunto Sky (C-371/18), donde se resolvía diversas cuestiones prejudiciales apuntadas por la High Court of Justice de Reino Unido, entre otras, si la falta de claridad y precisión suficientes en los términos incluidos en la lista de productos y servicios podría constituir mala fe en el registro, y por tanto, ser una causa de nulidad absoluta.

El grupo Sky era titular de cuatro Marcas de la Unión Europea, figurativas y denominativas y también, una marca nacional, registrada en el Reino Unido, donde aparecía el término “Sky”, para las clases 9 y 38 de la Clasificación de Niza, relativas a programas de ordenador y servicio de telecomunicaciones, respectivamente.

Este grupo empresarial ejercitó una acción judicial por el uso del término “Sky” contra las sociedades SkyKick, que, a su vez, reconvinieron solicitando la declaración de nulidad de las marcas del grupo Sky, alegando falta de claridad a la hora de clasificar los productos y servicios, y mala fe ya que, según sus alegaciones, no tenían intención de usarlas en relación a esos productos y servicios.

En la Sentencia, el TJUE destacó que la nulidad por falta de claridad y precisión no estaba prevista en la regulación marcaria comunitaria, y que, en su caso, podría ser tenida en cuenta en un eventual procedimiento de caducidad, ya que, en ellos, si se tiene en cuenta la falta de uso real y efectivo de los productos y servicios. Asimismo, el TJUE destacó que el concepto de mala fe resulta ser un concepto autónomo de derecho de la Unión, y que cuando se solicita la marca, el solicitante no tiene por qué conocer cuál será el uso real y efectivo de la marca, sino que no debemos olvidar que tendrá cinco años para decidirlo.

Otra sentencia interesante a destacar, es la del TJUE (Sala Quinta) de 12 de septiembre de 2019 del asunto Koton (C-104/18). El propietario de los derechos de la marca KOTON (empresa turca) alegó que el propietario de STYLO & KOTON (Nadal Esteban) había actuado con mala fe a la hora de presentar la solicitud de registro ante la EUIPO. Entre otros motivos, alegaba el riesgo de confusión con su marca KOTON. De este modo, la sentencia aclaraba que en ningún modo tiene que haber riesgo de confusión para apreciar la mala fe.



Como se ve en todos estos ejemplos, la figura de la mala fe en el registro marcario es un concepto complejo no definido en las leyes y reglamentos vigentes, por lo que para acreditar que el solicitante ha actuado de mala fe se deben considerar varios factores y circunstancias objetivas propias y únicas de cada caso existentes en el momento de la presentación de la solicitud de registro[5].


[5] Esta doctrina también ha sido asumida por nuestro Tribunal Supremo (entre otras, la STS 625/2020, de 23 de noviembre (RJ 2020, 4733).

En cualquier caso, siempre hay que tener presente que, si la finalidad de un registro de marca no es distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otra en el mercado, entonces ese registro podrá ser invalidado posteriormente en los tribunales de justicia competentes, o en su caso, para el caso de marcas de la unión europea ante la EUIPO o por la vía de la demanda de reconvención, ante el Tribunal nacional de Marcas de la Unión (en España, los Tribunales de Alicante) si se estuviera tramitando una demanda de infracción de una marca de la unión europea registrada.

Otras fuentes de información:

Marcas registradas de mala fe. La práctica europea. Presentación del Francisco Ripoll, Jefe de Área de Examen de Signos Distintivos, OEPM.

Mala fe según la perspectiva europea. Presentación de Rebecca Santana Davies, EUIPO.

 


 

 

 

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Citius, Altius, Fortius… más allá del deporte

Cada cuatro años sucede algo que une e ilusiona a diferentes generaciones de diferentes nacionalidades: el evento deportivo internacional más importante, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Esta competición enfrenta a deportistas en diferentes disciplinas deportivas que, bajo el lema del Movimiento Olímpico, “Citius, Altius, Fortius”, luchan por lograr una superación personal y un preciado metal que lucir al cuello.

Pero esta competición por ser más rápido, más alto y más fuerte, parece que ha traspasado lo meramente deportivo y, en cada edición, se puede observar que el país anfitrión reúne todos sus esfuerzos en alcanzar una meta: mostrar al mundo que sus Juegos Olímpicos y Paralímpicos son los más tecnológicos y avanzados de la historia.

Y es que, con la aparición de una muy rudimentaria “Photo Finish”, allá por 1912 en los Juegos Olímpicos de Estocolmo, se puede decir que se dio el pistoletazo de salida a esta carrera paralela, la de la innovación tecnológica.

Esta primera “Photo Finish” consistía en una imagen realizada por una cámara de tomas instantáneas, pero no llegó a convencer a los jueces, que declinaron su uso hasta unas ediciones de olimpiadas posteriores. Ya por los años 30, podemos encontrar diversas patentes de este invento revolucionario que se popularizó con las carreras de caballos y las carreras de atletismo, para comprobar qué atleta llegaba primero a la línea de meta (US2255266A, US2302331, US2785946, US2443572, US2739866, US2482621).

 

A partir de entonces, han sido muchas las invenciones que han surgido en torno al deporte para lograr un mejor rendimiento. Muchas de ellas fueron recogidas en una exposición que la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) organizó en el año 2019, junto con otras modalidades de propiedad industrial e intelectual relacionadas con el deporte.

 

La tecnología y la innovación juegan un papel muy importante en el desarrollo y organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. En su momento, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona’92, olimpiadas que se celebraron en la era pre internet, fueron bautizados como los “Juegos de la comunicación” por su avanzada gestión y organización utilizando la informática y las telecomunicaciones, todo un hito en la historia de estos Juegos. Le seguiría Atlanta 1996 y la creación de la primera página web de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Barcelona’92                               Atlanta1996 

Si Londres 2012 se caracterizó por aupar a las RR.SS., y Río de Janeiro, en 2016, apostó por la conexión wifi, ahora, Tokio 2020 quiere impulsar las nuevas tecnologías en tres áreas: la conexión, la computación y las experiencias, estas últimas, tan en boga e importantes para los espectadores en estos últimos años.

Tokyo 2020                                                               Tokyo 2020

Y es que, entre las innovaciones tecnológicas que se van a utilizar en esta olimpiada, está 3D Athlete Tracking (US2019130602A1), un sistema para facilitar la estimación de la posición tridimensional (3D), mejorando la experiencia visual de los espectadores, con información casi en tiempo real y visualizaciones superpuestas durante los eventos deportivos.

Además, para garantizar la seguridad y protección de los atletas durante el evento, se ha instalado un sistema de reconocimiento facial que identifica a todas las personas que pasen a través de él (JP2018163552A).

 

 

También, unas gafas traductoras para que cualquier turista que, en principio, iba a viajar para disfrutar in situ de tal magno espectáculo (JP2015170094A), pudiese interpretar al inglés cualquier comunicación del idioma nipón.

El desplazamiento de los deportistas por la Villa Olímpica, asimismo, se realiza de manera innovadora, ya que tanto ellos como el personal de la organización pueden desplazarse entre los diferentes pabellones en vehículos sin conductor y sin generar emisiones (JP2019040459A).

 

En esta nueva edición de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, sus organizadores se han propuesto también conseguir los juegos más ecológicos hasta el momento, con un impacto medioambiental mínimo, a través de una serie de pasos contemplados en el Plan de Sostenibilidad de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Este Plan de Sostenibilidad tiene como objetivo ahorrar el máximo de energía y utilizar energías renovables.

Es por ello que no solo hay vehículos eléctricos, sino que también hay autobuses y otras flotas de vehículos que se alimentan de hidrógeno. Pero el uso del hidrógeno no se limita al transporte. También es el combustible que se utiliza en la Villa Olímpica, y hay otros dispositivos que se han diseñado para que funcionen con pila de combustible y, así, ser más sostenibles, como es el caso del pebetero y de la antorcha olímpica (EP3705307A1). Esta antorcha con la forma de la flor nacional de Japón, la flor del cerezo (sakura), ha sido diseñada por Tokujin Yoshioka y está fabricada a partir de desechos de construcción de las viviendas temporales que se fabricaron después del gran terremoto y tsunami del este de Japón ocurridos en el año 2011.

Y es que estas olimpiadas no han defraudado a nivel tecnológico e innovador, ya que, en el país nipón, líder en robótica, hasta las mascotas de estos Juegos Olímpicos no podían ser otras que ellos: los robots Miraitowa y Someity.

 

Pero no solo hay robots mascotas. Ante la imposibilidad de acudir como espectador a los pabellones deportivos debido a las nuevas restricciones dictadas por el gobierno de Japón para evitar el avance de la pandemia, la organización de Tokio 2020 ha hecho uso de Pepper y Spot (AU2015270458A1 y US10105845B1) para hacer de público y animar a los deportistas en las diferentes competiciones.

Muchas tecnologías verdes demuestran que los grandes eventos no están enfrentados con la sostenibilidad, y hacen que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 sean, hasta el momento, los más tecnológicos de la historia, y si, también los más sostenibles.

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