¿Qué es la mala fe en el registro de marcas?

A día de hoy, en España, el conocimiento de la acción de nulidad absoluta de la marca por mala fe es exclusivo de los tribunales de justicia. Por lo tanto, aunque la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) tenga el convencimiento de que una solicitud de marca se ha realizado de mala fe, por ejemplo, que el perjudicado presente pruebas que lo confirmen, no podrá denegar la marca de oficio por este motivo, ni en sede de oposiciones o en recurso. El perjudicado tiene necesariamente que acudir a los tribunales de justicia mediante la pertinente demanda y solicitar la nulidad absoluta de la marca por mala fe en la solicitud. Si en su caso, quisiera simplemente reclamar la titularidad de la marca, se debería plantear una acción reivindicatoria también ejercitable ante los tribunales de justicia (art. 2.2. LM). Ambas acciones son imprescriptibles.

Esta situación va a cambiar pues a partir del 14 de enero de 2023, será la OEPM quien asuma la competencia administrativa directa en esta cuestión. De este modo, podrá presentarse aquí la solicitud de nulidad y/o caducidad y resolverse por un procedimiento administrativo. La única excepción a este cauce será la conocida como competencia indirecta, que es cuando el demandado, en sede jurisdiccional, en el momento de contestar la demanda en el seno de una acción por infracción de marca, alegue la nulidad absoluta por mala fe del demandante (comúnmente denominadas demandas reconvencionales). En estos casos, se podrá seguir alegando la mala fe en sede jurisdiccional.

Por otro lado, en el ámbito de la Unión Europea (UE), el artista de arte urbano británico conocido con el seudónimo de Banksy está siendo protagonista de los últimos litigios conocidos sobre casos de mala fe en el registro de marcas. Debido a su anonimato, los registros han sido efectuados bajo la empresa Pest Control, que parece actuar en su nombre.

Así, la empresa británica de tarjetas de felicitación Full Colour Black Limited instó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) la nulidad por mala fe de la marca de la Unión Europea nº 12 575 155 (la conocida obra del “lanzador de flores”) con el objetivo de poder usar con fines comerciales las obras del artista en sus felicitaciones. De este modo, la División de Cancelación de la EUIPO, en la Resolución del 14 de septiembre de 2020, nº 33 843 C, recordaba que el concepto de mala fe no está tasado y que, aunque existe un consenso en que se refiere a un comportamiento no ético o alejado de una práctica comercial honesta, es un concepto subjetivo basado en las intenciones del solicitante en el momento de la solicitud de la marca.

Sin embargo, añade que para evaluar la mala fe se debe atender al momento de solicitud, tanto antes como después, ya que podrán también tener impacto en la valoración de este concepto.

En esta resolución, además se confirmaba que, si el titular solicita el signo sin tener intención de uso en el tráfico económico, habrá mala fe, ya que la intención de obtener un derecho en exclusiva era para conseguir otros fines distintos a las funciones de la marca, pues en este caso, se estaba tratando de conseguir un derecho de autor al tratarse de un grafiti anónimo. Es decir, con el registro, el artista no tenía intención de usar la imagen registrada a título de marca, sino para otros fines, como lograr un registro de su obra.[3]

Pero…no todo vale bajo el concepto de mala fe. Así, lo confirmaba el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”), en la Sentencia de 29 de enero de 2020 en el asunto Sky (C-371/18), donde se resolvía diversas cuestiones prejudiciales apuntadas por la High Court of Justice de Reino Unido, entre otras, si la falta de claridad y precisión suficientes en los términos incluidos en la lista de productos y servicios podría constituir mala fe en el registro, y por tanto, ser una causa de nulidad absoluta.

El grupo Sky era titular de cuatro Marcas de la Unión Europea, figurativas y denominativas y también, una marca nacional, registrada en el Reino Unido, donde aparecía el término “Sky”, para las clases 9 y 38 de la Clasificación de Niza, relativas a programas de ordenador y servicio de telecomunicaciones, respectivamente.

Este grupo empresarial ejercitó una acción judicial por el uso del término “Sky” contra las sociedades SkyKick, que, a su vez, reconvinieron solicitando la declaración de nulidad de las marcas del grupo Sky, alegando falta de claridad a la hora de clasificar los productos y servicios, y mala fe ya que, según sus alegaciones, no tenían intención de usarlas en relación a esos productos y servicios.

En la Sentencia, el TJUE destacó que la nulidad por falta de claridad y precisión no estaba prevista en la regulación marcaria comunitaria, y que, en su caso, podría ser tenida en cuenta en un eventual procedimiento de caducidad, ya que, en ellos, si se tiene en cuenta la falta de uso real y efectivo de los productos y servicios. Asimismo, el TJUE destacó que el concepto de mala fe resulta ser un concepto autónomo de derecho de la Unión, y que cuando se solicita la marca, el solicitante no tiene por qué conocer cuál será el uso real y efectivo de la marca, sino que no debemos olvidar que tendrá cinco años para decidirlo.

Otra sentencia interesante a destacar, es la del TJUE (Sala Quinta) de 12 de septiembre de 2019 del asunto Koton (C-104/18). El propietario de los derechos de la marca KOTON (empresa turca) alegó que el propietario de STYLO & KOTON (Nadal Esteban) había actuado con mala fe a la hora de presentar la solicitud de registro ante la EUIPO. Entre otros motivos, alegaba el riesgo de confusión con su marca KOTON. De este modo, la sentencia aclaraba que en ningún modo tiene que haber riesgo de confusión para apreciar la mala fe.