Aspectos clave del anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Marcas
Con motivo de la publicación de la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, se crea la necesidad de adaptar nuestro ordenamiento jurídico a lo dispuesto en dicha norma, cuyo objeto es superar la aproximación alcanzada en su día por la Directiva 2008/95/CE, y ampliarla a otros aspectos no sólo de Derecho material de marcas sino también en relación con determinadas disposiciones de carácter procedimental.
En su momento la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas incorporó gran parte de las normas que ahora impone la nueva Directiva, en concreto en los ámbitos de la marca como objeto de derecho de propiedad, marcas colectivas o ciertas normas procedimentales. No obstante, esta Directiva también introduce nuevas disposiciones y en algunos campos normativos aporta soluciones distintas a las que en su día adoptó nuestra legislación, por lo que se ha hecho necesaria su modificación.
Entre las principales novedades del Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001 de Marcas, encontramos en primer lugar un cambio en la manera de delimitar el bien inmaterial solicitado a efectos registrales. La normativa actual exige que el signo distintivo solicitado sea susceptible de representación gráfica si bien según el anteproyecto basta con que el signo sea susceptible de representación en el Registro de Marcas, sin especificar el medio empleado. Se trata de una cuestión de especial importancia por la propia naturaleza inmaterial del bien objeto de protección y por los efectos erga omnes que derivan de su inscripción registral. Por ello se requiere que esta representación permita no sólo a las autoridades, sino también al público en general determinar el objeto de la protección que se otorgue al titular. Para ello la representación tendrá que ser, siguiendo lo establecido por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la EU, clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Esta modificación va a permitir a los solicitantes emplear en la representación del signo la tecnología disponible en cada momento y que sea la más adecuada a los efectos mencionados. Se plantean de este modo importantes desafíos en lo que respecta a nuevos tipos de marcas, como pueden ser las marcas multimedia, gustativas o marcas de hologramas, por poner algún ejemplo.
Ejemplos de Marcas de holograma. Fuente: EUIPO
En lo que a las prohibiciones de registro se refiere, estas no sufren modificaciones sustanciales.
En relación con las prohibiciones absolutas se lleva a cabo una sistematización de prohibiciones en materia de denominaciones de origen, términos tradicionales de vinos y especialidades tradicionales garantizadas, al remitirse directamente a la normativa, tanto de la UE como nacional, que trata sobre las mismas, con el objeto de evitar posibles errores de interpretación. Además, se añade una nueva prohibición que impide el registro de los signos que consistan o reproduzcan en sus elementos esenciales la denominación de una variedad vegetal anterior.
En cuanto a las prohibiciones relativas de registro, la principal novedad reside en que desaparece la distinción existente hasta el momento entre marca notoria y renombrada, previéndose una sola categoría, la del renombre en España, si se trata de una marca española, o del renombre en la Unión Europea, si se tratase de una marca de la Unión. Al igual que en la Ley 17/2001, no se exige que exista riesgo de confusión entre las marcas en pugna para que se genere la incompatibilidad registral, resultando indiferente que los productos o servicios de la marca solicitada sean o no similares con respecto de los que protege la marca renombrada anterior, siempre que exista identidad o semejanza entre los signos y se pretenda obtener una ventaja desleal de carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o cuando el uso del nuevo signo pueda ser perjudicial para dicho carácter distintivo o renombre. Además se establece también como prohibición relativa el acceso al registro de aquellos signos que resulten incompatibles con denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas. Esta medida pretende garantizar que este motivo de denegación sea objetable en determinados Estados miembros vía oposición independientemente de que el mismo haya de ser también examinado de oficio.
Ejemplo de solicitud de marca mixta según la normativa actual
En relación con el procedimiento, la principal novedad la encontramos en la oposición, regulándose detalladamente la legitimación para formularla según que la misma se base en prohibiciones absolutas o relativas, recogiéndose expresamente la legitimación de los licenciatarios. Además se regula la prueba de uso que consiste en la facultad del solicitante de registro contra el que se dirige una oposición de exigir al oponente que acredite el uso de los registros anteriores en base a los cuales se formula la oposición. En el caso de que no hubiera habido uso de la marca, se deberá acreditar la existencia de causas justificativas de la falta de uso.
En cuanto al procedimiento de renovación de registro se establece que, para los casos de renovación total de la marca, el pago de la tasa de renovación pueda considerarse que constituye una solicitud de renovación. De este modo la Administración podrá adoptar medidas que agilicen los trámites.
Otra de las principales novedades del anteproyecto radica en la competencia directa que se otorga a la Oficina Española de Patentes y Marcas para declarar la nulidad y caducidad de los signos distintivos, sin perjuicio de que se reconoce la posibilidad de plantear una acción de nulidad en vía judicial por medio de una demanda reconvencional en el seno de una acción por violación de marca. Además se regula detalladamente la legitimación para instar estas acciones y se establecen las directrices de su procedimiento administrativo, que tendrán su desarrollo posterior por vía reglamentaria. Se regula también la posibilidad de exigir prueba de uso de la marca a instancia del titular de la marca posterior, así como las consecuencias jurídicas de su falta. Con respecto a los efectos de la declaración de caducidad también existe una novedad pues se retrotraen a la fecha de la solicitud administrativa de caducidad o a la fecha de la demanda reconvencional, según proceda, sin perjuicio de que en la resolución o sentencia que la declare se fije una fecha anterior.
Estas son las principales novedades de este anteproyecto que deberá entrar en vigor antes del 14 de enero de 2019. No obstante, la competencia directa de la Oficina Española de Patentes y Marcas para el conocimiento de las solicitudes de nulidad y caducidad de signos distintivos verá demorada su entrada en vigor hasta el 14 de enero de 2023.