Presentación de solicitudes internacionales de patente: caso especial de la regla 19.4 del PCT
La internacionalización de los derechos de propiedad industrial y, en especial, de las patentes, es un aspecto complejo y que requiere de información previa de cara a la toma decisiones sobre aspectos tales como a que oficina hay que dirigirse, cual es el procedimiento a seguir, que idioma utilizar, etc.
La vía internacional del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, más conocida por sus siglas en inglés, PCT, permite solicitar la protección de una invención en más de 150 Estados contratantes, mediante una única solicitud “internacional”, sin necesidad de cursar de manera individual varias solicitudes de patentes nacionales o regionales. No es un procedimiento de concesión porque son, posteriormente, las diferentes Oficinas nacionales y regionales las competentes para otorgar, o no, la patente durante la “Fase nacional” establecida en dicho tratado.
Ahora bien, ¿Qué Oficina nacional o regional se debe elegir para presentar la primera solicitud? ¿Existe algún aspecto legal o requisito a la hora de hacer dicha elección que pueda afectar al otorgamiento de la fecha de presentación internacional?
En este artículo pretendemos resolver, de forma clara y precisa, estas y otras cuestiones en lo referente a las solicitudes internacionales PCT, especialmente de solicitantes españoles o residentes en España, a pesar de que se trata de un asunto de una cierta complejidad.
¿Qué Oficina nacional o regional se debe elegir para presentar la primera solicitud?: Oficina Receptora Competente
El lugar de presentación (Oficina Receptora, OR) de una solicitud internacional PCT adquiere gran importancia debido a los distintos aspectos legales implicados, principalmente el otorgamiento de la fecha de presentación, el idioma de publicación internacional de la solicitud, o la validez de la solicitud, entre otros.
En el marco del Tratado PCT, la solicitud internacional se presentará en la OR, que además verificará y tramitará la solicitud, de conformidad con el Tratado y su Reglamento (art. 10 PCT), siendo los Estados contratantes del PCT los que determinan el Órgano nacional que actuará como tal OR.
La elección de esta OR condiciona, además, cuáles deben ser las Administraciones Internacionales de Búsqueda (ISA, por sus siglas en inglés) y de Examen (IPEA, por sus siglas en inglés) que podrán actuar como tales respecto de sus solicitantes, y determina también el importe de las tasas que el PCT y su Reglamento, reservan a favor de la OR.
Como principio general, debemos tener en cuenta que la OR competente será la Oficina nacional del Estado contratante en el que resida el solicitante, o del que sea nacional.
No obstante, este principio general debe matizarse, tal como se desarrolla posteriormente en este artículo.
En el caso de España, es la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) quien actúa como OR respecto de las solicitudes internacionales de los nacionales españoles y aquellas personas con sede social o domicilio en España (art. 162.1 y 163 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes).
Hay que tener en cuenta que, cuando la invención ha sido desarrollada en España y la solicitud internacional no reivindica la prioridad de una solicitud anterior española, dicha solicitud debe ser presentada en la OR de la OEPM. El incumplimiento de esta obligación privará de efectos en España a la solicitud internacional.
El idioma de la solicitud internacional
Si la solicitud internacional se presenta en la OR de la OEPM, el idioma de la solicitud deberá ser el español, pues se trata del “idioma prescrito”, en el sentido del Artículo 11 del PCT. Por otra parte, el artículo 163.3 de la Ley de Patentes establece que la solicitud internacional presentada en España se redactará en español.
Se debe destacar que, si el idioma de la solicitud es el español, el idioma de la publicación internacional será también el español, con independencia de que la Oficina Europea de Patentes (OEP) haya sido elegida por el solicitante como la ISA, lo que implicará que deba aportar una traducción al inglés. Esta traducción se tiene en cuenta a los fines de la búsqueda internacional, exclusivamente.
Otro aspecto muy importante regulado en la Ley de Patentes y que afectan también a las solicitudes internacionales PCT se refiere a las solicitudes cuyo contenido pueda ser de interés para la defensa nacional, la tramitación secreta de la solicitud, o la autorización para presentar una solicitud en el extranjero.
¿Qué ocurre si el solicitante no puede cumplir con alguno de los requisitos necesarios para el otorgamiento de la fecha de presentación internacional?
El principio general que rige esta materia establece que la fecha de presentación internacional será aquella en la que, en caso de incumplimiento de alguno de esos requisitos, se subsane el defecto
Sin embargo, existen dos casos excepcionales cuya solución se encuentra en el Reglamento PCT:
– Cuando el solicitante es de nacionalidad extranjera y residente en el extranjero y quiere cumplir con el requisito del artículo 163.2 de la Ley de Patentes (presentación en la OEPM de las solicitudes sin prioridad), pero, por razón de su nacionalidad o país de residencia, la OEPM no puede ser la OR competente. Este caso puede darse cuando la invención haya sido desarrollada en España, pero el solicitante, y titular del derecho, es de nacionalidad extranjera y residente en el extranjero.
– Cuando el solicitante español, por una razón especial –un contrato con una universidad o un centro de investigación extranjero, por ejemplo-, desee cumplir con el citado requisito del artículo 163.2 LP, pero presentando la solicitud internacional en un idioma distinto del español con objeto de que la solicitud internacional se publique en ese idioma, justificado en razón del contrato. En este caso, en atención a la residencia y/o nacionalidad española del solicitante y en atención a que se trata de una solicitud internacional sin prioridad, el solicitante español se vería obligado a presentar la solicitud en la OR de la OEPM, lo que implicaría la publicación internacional de la solicitud en español, cosa no deseada por el solicitante del ejemplo.
Solución de la Regla 19.4
Con objeto de evitar la situación indeseada de obtener una fecha de presentación internacional posterior a la fecha de recepción de la solicitud, los solicitantes disponen de una vía poco conocida, que es la vía de la Regla 19.4 del PCT, por la cual, el solicitante presenta la solicitud en la OEPM, y pide de forma expresa –mediante una carta incluida en la solicitud internacional- que la OEPM envíe la solicitud internacional a la Oficina Internacional de la OMPI, con la finalidad de que ésta actúe como OR competente a los fines del procedimiento internacional. En ese supuesto, la OEPM recibe la solicitud PCT en nombre de la Oficina Internacional, cuya OR otorgará como fecha de presentación internacional la fecha de recepción de la solicitud en la OEPM, siempre que, en esa fecha de recepción, la solicitud cumpliera los requisitos del Artículo 11 del PCT. Téngase en cuenta que la OR de la Oficina Internacional es Oficina competente respecto de los nacionales y residentes de todos los Estados contratantes, y además, es la única OR competente respecto de cualquier idioma de la solicitud.
Ejemplo: un solicitante de nacionalidad extranjera con domicilio en el extranjero desea cumplir con la obligación de depositar en España la solicitud internacional –sin prioridad- en atención a que la invención se desarrolló en España.
En este caso, vería igualmente satisfecho su deseo de cumplir con la obligación, pero la solicitud internacional sería tramitada por la OR de la Oficina Internacional.
Un aspecto importante que deseamos destacar es que, en estos casos, al recibir la OEPM la solicitud internacional, lleva a cabo el control relativo a la defensa nacional.
Con independencia de las situaciones especiales explicadas en los párrafos anteriores, puede darse una situación normal en la que el solicitante español o residente en España desee presentar la solicitud internacional en una OR distinta de la OEPM. Este es el caso en el que la solicitud internacional reivindica la prioridad de una solicitud nacional anterior, puesto que, en ese supuesto, no rige la obligación del artículo 163.2 de la Ley de Patentes. Las dos opciones son la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Oficina Europea de Patentes (OEP).
Conclusión
La elección de la OR en la que presentar la solicitud internacional condiciona aspectos legales y procedimentales que conviene valorar antes de depositar la solicitud internacional. Ahora bien, la vía de la Regla 19.4 del PCT le ofrece al solicitante español o al extranjero cuya invención se haya desarrollado en España, opciones interesantes, y al mismo tiempo, la posibilidad de cumplir con la normativa española.
Más información sobre el sistema PCT: Folletos informativos de la OEPM sobre PCT
Carlos García Negrete
Jefe de Servicio de Patente Europea y PCT