Los estándares tecnológicos y las patentes esenciales

La normalización de la tecnología juega un papel muy importante en el progreso de la sociedad, ya que permite crear economías de escala y un marco de igualdad para las entidades concurrentes. Son numerosas las organizaciones que se dedican a la normalización, pero como ejemplos se pueden citar la ISO (Organización Internacional de Normalización), la IEC (Comisión Electrotécnica Internacional), la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones), CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica), ETSI (Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones) o la tan conocida DIN (Instituto Alemán de Normalización) con la que todos nos familiarizamos en los tiempos de la escuela. En principio, tanto las patentes como las normas técnicas tienen como objetivos estimular y apoyar la innovación así como la difusión de la tecnología, pero en ocasiones pueden surgir fricciones entre ambos sistemas, normalmente cuando la observancia de ciertas patentes (las denominadas patentes esenciales) pueda entorpecer la generalización de las normas.

Con el fin de evitar y/o abordar los posibles conflictos entre el sistema de patentes y los estándares tecnológicos, en la literatura sobre el tema se utilizan varios enfoques:

–          Aumentar la transparencia y accesibilidad a tecnologías patentadas que quedan bajo las normas.

–          Formar consorcios de patentes para reducir los costos de transacción de los acuerdos de licencias.

–          Medidas legislativas relacionadas con la competencia.

Medidas destinadas a aumentar la transparencia y accesibilidad a tecnologías patentadas que quedan bajo las normas:

–          Fomentar la divulgación rápida de las patentes esenciales y de las solicitudes de patente.

–          Obtener garantías de los titulares de las patentes respecto a condiciones de concesión de licencias razonables y no discriminatorias (RAND –  reasonable and non discriminatory) o justas, razonables y no discriminatorias (condiciones FRAND – fair reasonable and non discriminatory);

• Fair – Justas: Debe entenderse como lo contrario a anticompetitivo, un ejemplo de una práctica que no es justa sería aquella en la que el licenciatario se ve obligado a “comprar” licencias en las que no está interesado, dentro de un paquete. Ello es lo que se denomina “bundling”.
• Reasonable-razonables: Se refiere al importe exigido por las licencias. Como es de suponer no resulta nada sencillo establecer que el importe a pagar por una licencia sea razonable. Para los interesados en el tema se recomienda el artículo de Gerard Llobet titulado  “La licencia de patentes en estándares tecnológicos” de la revista Economía Industrial donde se revisa la literatura sobre el cálculo de royalties en licencias de patentes esenciales.
• Non-discriminatory – no discriminatorias: Las condiciones deben ser similares para todos los licenciatarios.

Los consorcios de patentes.

–          Un consorcio de patentes consiste en un acuerdo que permite a los integrantes utilizar las patentes participantes y ofrecer una licencia tipo que permita a terceros utilizar las patentes. En ocasiones estos consorcios plantean problemas legales relacionados con las normas anti-monopolios. Se considera que el primer consorcio de patentes fue el creado en 1856 por compañías fabricantes de máquinas de coser. Otros consorcios más recientes son el relacionado con el DVD, el  RFID o el LTE (sobre tecnologías de comunicación inalámbrica)

Medidas legislativas.

–          Dentro de las medidas legislativas se pueden mencionar las exclusiones a la materia patentable y las excepciones y limitaciones al derecho de patente  así como las licencias de pleno derecho, las cuales ya han sido objeto de este blog.

Cargadores de móviles: un campo en el que sería deseable la normalización, quizás en 2017

Litigios relacionados con las patentes y las normas técnicas

Como es lógico, este es un campo muy fértil para la aparición de conflictos judiciales. El estudio “Patents and Standards” de la Comisión Europea señala que en las “patentes esenciales” el número de litigios es muy superior. Un caso muy habitual en el ámbito de los estándares y las patentes es el de las llamadas “emboscadas de patentes” o “patent ambush” donde uno de los miembros de una organización que establece normas, oculta que ha presentado o tiene la intención de presentar una solicitud de patente relevante para la norma y posteriormente, una vez que la norma se ha establecido demanda en base a su patente. Un caso muy conocido de este tipo de “abusos” es el denominado Rambus, nombre de  una de las empresas integrantes de la organización estadounidense JEDEC, la cual desarrolló un estándar para los chips tipo DRAM (Dynamic Random Access Memory) que se emplean en la mayoría de los ordenadores y aparatos similares.  La empresa Rambus ocultó que tenía pendientes solicitudes de patentes que iban a ser infringidas mediante la implantación de la norma que la asociación JEC estaba desarrollando en relación con los chips tipo DRAM. La Comisión Europea finalmente llegó a un acuerdo con esta empresa por el cual la misma no cobraría royalties por las tecnologías desarrolladas cuando pertenecía a la JEDEC.

Otros conflictos entre patentes esenciales y normas técnicas que han surgido durante los últimos años son los siguientes:

Qualcomm vs Broadcom

Las dos empresas integraban la organización JVT (joint video team), encargada de establecer normas técnicas dentro de la tecnología de compresión de vídeo. La empresa Broadcom alegó ante los tribunales de Estados Unidos que Qualcomm no había cumplido con su obligación, como integrante de la JVT, de divulgar que había presentado solicitudes de patentes esenciales para algunas de las normas técnicas que estaban siendo desarrolladas, en otro ejemplo de “emboscada de patentes”.

Los casos de Samsung y Motorola dentro de la guerra de las patentes

En dispositivos que reúnen tecnologías tan diversas como es el caso de los teléfonos móviles, normalmente intervienen varias “patentes esenciales”. Por ejemplo, en la base de datos del ETSI se pueden identificar  más de 23.000 patentes relacionadas con los estándares GSM, 3G o UMTS. Motorola emprendió acciones judiciales contra Apple en relación con una de sus patentes esenciales para el estándar 2G del ETSI, aun cuando se había comprometido a licenciar la patente a terceros según los términos de una licencia FRAND y Apple había llegado a un acuerdo con Motorola para que los tribunales alemanes establecieran los términos de la licencia FRAND y los “royalties” a pagar. La Comisión Europea le dio la razón a Apple tanto en el caso de Motorola como en el de Samsung, muy similar. La Comisión Europea estima que cuando los titulares de patentes esenciales se han comprometido  a licenciar sus patentes en términos FRAND es anticompetitivo intentar excluir del mercado a los competidores mediante acciones judiciales.

Caso Huawei vs. ZTE

Huawei es titular de la patente europea EP2090050, la cual protege una invención esencial para la norma LTE establecida por el ETSI. Huawei se comprometió ante la ETSI a conceder licencias a terceros en la condiciones denominadas FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory). Las negociaciones entre Huawei y ZTE fracasaron y Huawei presentó ante los tribunales una acción por violación de patente contra ZTE. La cuestión terminó en el Tribunal Superior de Justicia Europeo, donde el abogado general presentó sus conclusiones el pasado mes de noviembre. El abogado general afirma que es el titular de la patente el que está obligado a avisar al presunto infractor y ofrecer a su vez una licencia tipo FRAND. El infractor presunto estaría autorizado a presentar una contra-oferta y el titular sólo podría pedir el cese de la actividad de la empresa infractora en el caso en que la contra-oferta tuviera como objetivo ganar tiempo. Además el presunto infractor podría solicitar la invalidez de la patente. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma la opinión del Abogado General, como suele ser habitual, los expertos consideran que los titulares de patentes esenciales tendrán mucho menor poder, al menos respecto a lo que establecía la sentencia “orange-book standard” del Tribunal Federal de Justicia de Alemania, donde el presunto infractor no podía solicitar la invalidez de la patente.

La Comisión Europea

La Comisión Europea está muy interesada en la relación entre la estandarización y las patentes esenciales y ha realizado una consulta pública que ha concluido el 31 de enero de este año, además de haber publicado el estudio “patents and standards”.