JORNADA SOBRE LA NUEVA LEY DE PATENTES 24/2015. SU APLICACIÓN JUDICIAL-Parte I

El pasado mes de diciembre se celebró en la OEPM una jornada en la que magistrados especializados en Patentes disertaron sobre la nueva Ley de Patentes 24/2015. En esta entrada ofrecemos un resumen de lo que allí se habló. Dado la amplitud del contenido, realizaremos dos entregas, una esta semana y otra la que viene. La jornada completa se encuentra en youtube, en el canal de la OEPM.

El primero de los intervinientes fue el magistrado Alberto Arribas, de la sección 28 de la Audiencia provincial de Madrid. Comenzó su intervención señalando que, dado el escaso tiempo transcurrido desde la publicación de la Ley, sus opiniones eran muy preliminares. Aun cuando la mitad de la sección 28 se encontraba en la jornada, incluyendo al presidente, resaltó que se trataba de opiniones puramente particulares, fruto de estudios personales de la norma. Él se centró en temas procesales.

LA COMPETENCIA Y LA ESPECIALIZACIÓN

Su primer punto fue el nuevo artículo 118 de la nueva Ley de Patentes:

Artículo 118. Competencia.

1. Los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente Ley se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

2. Será objetivamente competente el Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de Patentes.

Este artículo es heredero del artículo 125 de la Ley 11/1986  y respetando el artículo 86 de la LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial). Los juzgados de lo mercantil comenzaron a funcionar el 1 de septiembre de 2004 y aunque en el anteproyecto de Ley, el artículo era muy similar al 125 de la Ley 11/1986, como consecuencia de un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha ido un paso más allá en la especialización de los juzgados de lo mercantil competentes. Ahora para que un juzgado sea competente en un caso en materia de Patentes es preciso que se cumplan tres requisitos:

–       Se trate de un juzgado de lo mercantil.

–       Se encuentre en la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma.

–       Tenga una especialización en Patentes reconocida por el CGPJ

En cuanto a las reglas de competencia territorial, siguen siendo más o menos las mismas:

Nulidad: Donde tenga el domicilio el demandado, aunque se ha añadido que cuando el demandado no tenga residencia en España se tendrá en cuenta el domicilio del representante.

Infracción: A elección del demandante, el juzgado de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos, siempre que en dicha CC.AA. existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de Patentes.

El problema es que actualmente sólo hay en toda España tres juzgados que tengan reconocida la especialización en materia de Patentes por el CGPJ, en concreto los juzgados 1, 4 y 5 de Barcelona.

En Madrid, el pasado 19 de octubre de 2015 y mediante acuerdo de la Junta de jueces se reconoció la especialización en materia de Patentes y Modelos de Utilidad a los juzgados 7,8,9 y 10 de Madrid, Pero ello no sería suficiente, a juicio del Magistrado Arribas, para satisfacer lo exigido en el art. 118 de la Ley 24/2015. Sería preciso un acuerdo según el art.98 de la LOPJ. Se está trabajando para que esa especialización se reconozca mediante un acuerdo según el art.98 de la LOPJ. También es preciso que se reconozca una especialización en marcas nacionales. Este acuerdo es imprescindible para que exista en Madrid competencia para conocer asuntos de Patentes y marcas.

A juicio del magistrado Arribas, debería especializarse no sólo a Madrid sino también a algún juzgado más.  El magistrado entiende esta “super-especialización” en el ámbito de las Patentes, pero no tanto en el de las marcas.

LA LEGITIMACIÓN

Respecto a la legitimación, señaló que la principal novedad es que de acuerdo al art.117 de la Ley 24/2015, los licenciatarios exclusivos estarán legitimados para ejercer acciones judiciales sólo si el acto se ha inscrito en el registro de Patentes. En nulidad también se ha establecido la legitimación pública, pero en la práctica no hay mucha diferencia al respecto.

LOS PLAZOS

El art.119 de la nueva Ley de Patentes también incluye modificaciones relativas a los plazos. A consecuencia de un informe del CGPJ, se han ampliado los plazos de contestación a la demanda de 20 días a dos meses, en virtud de la complejidad de los asuntos de Patentes (aunque también será de aplicación a marcas). Según el magistrado, sería preferible que esto se llevara a la Ley de Enjuiciamiento Civil ya que, a su parecer, la dilación en la administración de justicia no tiene que ver con los plazos sino con otras cuestiones como la saturación. El apartado 2 del art.119 señala que:

“La previsión contenida en el artículo 337 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no operará, salvo que la demandada justifique cumplidamente la imposibilidad de aportar el o los informes de que pretenda valerse al contestar a la demanda o, en su caso, a la reconvención”

Esto es muy similar a lo que dice el art.337 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es como un plus adicional de control; “que justifique cumplidamente”, además sólo aplica a la parte demandada mientras que el 337 se aplica a todas las partes.

Artículo 337. Anuncio de dictámenes cuando no se puedan aportar con la demanda o con la contestación. Aportación posterior.

1. Si no les fuese posible a las partes aportar dictámenes elaborados por peritos por ellas designados, junto con la demanda o contestación, expresarán en una u otra los dictámenes de que, en su caso, pretendan valerse, que habrán de aportar, para su traslado a la parte contraria, en cuanto dispongan de ellos, y en todo caso cinco días antes de iniciarse la audiencia previa al juicio ordinario o de la vista en el verbal.

2. Aportados los dictámenes conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, las partes habrán de manifestar si desean que los peritos autores de los dictámenes comparezcan en el juicio regulado en los artículos 431 y siguientes de esta Ley o, en su caso, en la vista del juicio verbal, expresando si deberán exponer o explicar el dictamen o responder a preguntas, objeciones o propuestas de rectificación o intervenir de cualquier otra forma útil para entender y valorar el dictamen en relación con lo que sea objeto del pleito.

Con el nuevo artículo 119.2 la exigencia va a ser más severa al demandado que al demandante, al que no se le va a aplicar el 337 de la Ley de enjuiciamiento civil. Por tanto, a su criterio, este apartado 2 del art.119 de la Ley 24/2015 sobraría.

ESCRITOS PREVENTIVOS

Otra novedad a la que se refirió el magistrado Alberto Arribas es la de los escritos preventivos, regulados en el artículo 132 de la nueva Ley 24/2015:

Artículo 132. Escritos preventivos.

1. La persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas y justificar su posición mediante un escrito preventivo.

El Juez o Tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares que notificará al titular de la patente y, si en el plazo de tres meses las medidas cautelares fueran presentadas, aquél podrá dar al procedimiento el curso previsto en los artículos 733.1 y 734.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que ello sea obstáculo a la posibilidad de acordarlas sin más trámite mediante auto en los términos y plazos del artículo 733.2 de dicha Ley.

2. El titular que considere que el Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquél que entiende realmente competente, debiendo hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado.

Estos escritos preventivos se han incluido por sugerencia de un informe del CGPJ. En realidad, ya se venían utilizando en la práctica, más concretamente en Barcelona, donde quien temía ser objeto de una solicitud de medidas cautelares previas podía presentar un escrito ante el juez o jueces que considerara competentes para comunicarle que conocía que se iba a presentar una solicitud de medidas cautelares sin audiencia y que deseaba que se le escuchara. En Madrid no se admitían estos escritos, debido a su falta de legalidad.

Con el escrito preventivo ya se incoan las medidas cautelares y se le notifica a quien se indica en el escrito que puede presentar esa solicitud de medidas cautelares. Durante 3 meses, si se presentan, las medidas cautelares van a ir a ese juzgado. El problema, según el magistrado, es que ello puede afectar a la competencia territorial, es decir, puede ser el demandado el que determine la competencia territorial; si la competencia corresponde a Barcelona, pero el escrito se presenta en Madrid, se estaría fijando la competencia en Madrid. Es algo que, a primera vista, pareciera extraño.

EL INFORME PERICIAL DE LA OEPM

El magistrado Alberto Arribas se refirió al informe contemplado en el artículo 120.7;

“ En los procesos en que se ejerciten acciones por las que se cuestione la validez de una patente, el Juez o Tribunal podrá acordar, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y previo pago de la tasa correspondiente cuando se solicite a instancia de parte, la emisión de un informe pericial de la Oficina Española de Patentes y Marcas para que dictamine por escrito sobre aquellos extremos concretos en los que los informes periciales aportados por las partes resulten contradictorios. El autor del informe podrá ser llamado a declarar sobre el contenido del informe cuando sea requerido para ello por el Juez o Tribunal que conozca del asunto. En ningún caso se entenderá que esta disposición limita la discrecionalidad del Juez o Tribunal para recabar este dictamen del centro o institución que considere más conveniente dadas las circunstancias del caso.”

En cierto modo se restaura el informe contemplado en el artículo 128 de la presente Ley 11/1986, que fue derogado. Este informe ha sido bastante criticado por la doctrina, pero el magistrado Arribas lo considera positivo porque cuando más instrumentos tenga el juez para poder valorar acertadamente el fondo de la cuestión, mucho mejor, siempre que se haga un uso prudente del mismo y no sistemático. Sólo se podrá solicitar en los procedimientos de nulidad, no de infracción. El artículo 120.7 dice “de acuerdo a la Ley de enjuiciamiento civil”, pero según el magistrado, esto no tiene ningún encaje en dicha “Ley de enjuiciamiento civil” y en su opinión habría sido mejor incluirlo en las diligencias finales. La petición de este informe a la OEPM, por parte del juez, supone un estudio muy detallado de la cuestión, pues sólo podrá solicitarse cuando hay dos informes periciales de parte contradictorios y el juez deberá detallar esos extremos contradictorios concretos sobre los que debe pronunciarse la OEPM. Si el informe es solicitado por una de las partes, será preciso el pago de una tasa, que la Ley 24/2015 fija en 2400 €.  En el artículo no se concreta cuándo se podrá solicitar, pero lógicamente será en una fase muy tardía.

LA MODIFICACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES EN LAS ACCIONES POR NULIDAD

También se refirió el magistrado a la novedad que supone el art.120 en cuanto que permite la modificación de las reivindicaciones en la contestación a la demanda de nulidad o de nulidad por reconvención.

El segundo participante fue Ángel Galgo, presidente de la sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid que escogió como tema para su disertación el nuevo motivo de nulidad.

LA NUEVA CAUSA DE NULIDAD (Artículo 102.1.d LP24/2015)

Artículo 102. Causas de nulidad.

1. Se declarará la nulidad de la patente:

a) Cuando se justifique que no concurre, respecto del objeto de la patente, alguno de los requisitos de patentabilidad contenidos en el Título II de esta Ley.

b) Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia.

c) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada, o en el caso de que la patente hubiere sido concedida como consecuencia de una solicitud divisional o como consecuencia de una solicitud presentada con base en lo dispuesto en el artículo 11, cuando el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud inicial tal como ésta fue presentada.

d) Cuando se haya ampliado la protección conferida por la patente tras la concesión.

e) Cuando el titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla conforme a lo dispuesto en el artículo 10.

El magistrado Ángel Galgo comenzó por explicar los motivos que le han llevado a elegir este tema tan concreto para su exposición:

–       Se trata de una causa de nulidad (la ampliación de materia), ya existente en la legislación, aunque para ampliación del contenido de la solicitud durante el procedimiento de concesión, que siempre le ha causado cierta inquietud, sobre el que no hay jurisprudencia a nivel nacional y tampoco demasiada a nivel europeo.

–       Considera que se trata de una causa de nulidad que va a dar mucho juego.

Esta causa de nulidad se puede presentar en los procedimientos de oposición, limitación y recurso, así como en el caso de renuncia parcial. Además, los procedimientos de oposición con posterioridad a la concesión y de limitación son nuevos en la legislación española. Es por ello que esta causa de nulidad puede dar mucho juego.

El magistrado señaló que en el artículo 103.5 de Ley 24/2015 hay una imprecisión técnica, pues los tribunales de lo contencioso-administrativo no entienden de causas de nulidad.

Artículo 103. Ejercicio de la acción de nulidad.

5. No podrá demandarse ante la Jurisdicción civil la nulidad de una patente, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en la vía contencioso-administrativa, sobre los mismos hechos invocados como causa de nulidad.

Comentó el magistrado que el presupuesto básico es que tenemos una patente concedida y durante el procedimiento de oposición, limitación o renuncia parcial, la misma se modifica. Puso el ejemplo de que durante uno de esos procedimientos se eliminará una característica básica de la descripción. Ello puede dar lugar a una extensión de la protección conferida, mientras que, si se añaden características técnicas a la reivindicación, se va a producir normalmente una limitación de la protección conferida.

EL magistrado repasó el procedimiento de oposición post-concesión, regulado en el artículo 43 de la nueva Ley 24/2015. Al respecto, realizó varias observaciones:

El art. 43 sólo habla de la posibilidad de modificar las reivindicaciones:

Artículo 43. Oposiciones.

3. Admitido a trámite el escrito de oposición se comunicará al titular de la patente registrada para que éste presente sus alegaciones y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones. La Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado a cada una de las partes de las alegaciones y propuestas de modificación presentadas por la otra, concediéndoles un trámite de réplica en cada caso, todo ello en los plazos y condiciones establecidos en el reglamento.

Y ¿si la oposición se plantea porque la descripción no es suficiente? Habrá que modificar la descripción. Además, en las reglas correspondientes del Convenio de la Patente Europea, sí que se habla de la posibilidad de modificar la descripción, las reivindicaciones y los dibujos. (Regla 79.1).

Habrá que acudir al artículo 48.1 de la Ley 24/2015, donde se afirma que “la posibilidad de modificar las reivindicaciones incluye la de modificar la descripción y, en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas:

Artículo 48. Modificaciones.

1. Salvo en los casos en que se trate de subsanar errores manifiestos, el interesado solo podrá modificar las reivindicaciones en aquellos trámites del procedimiento de concesión en que así lo permita la presente Ley, y con sujeción a lo que se establezca reglamentariamente. La posibilidad de modificar las reivindicaciones incluye la de modificar la descripción y, en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas.

Sin embargo, ello obliga, a su parecer, a un esfuerzo interpretativo porque el art.48.1 habla de modificaciones de la solicitud y en la solicitud se trata de una patente concedida. Su opinión personal es que la sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid hará una interpretación sistemática para aplicar el Art. 48.1 a la patente concedida. Además, el art.48.4 también hace referencia al procedimiento de oposición.

Otra observación que realizó el magistrado Ángel Galgo es que, a diferencia del CPE art.123.3, no se incluyen motivos de inadmisión de la oposición a una patente ya concedida, por aumentar la protección conferida. Ello obligará a acudir al artículo 48.5 y 6.

A criterio del magistrado Ángel Galgo, habría sido conveniente haber permitido la intervención de un presunto infractor en la oposición, a semejanza de lo que indica el art. 105 del Convenio, ya que por supuesto, un presunto infractor puede verse afectado por lo que ocurra en una oposición. A criterio del magistrado, en los procedimientos de oposición va a ser inevitable ir más allá de la pura patentabilidad y será necesario determinar el ámbito de protección, de acuerdo al art.68 de la Ley 24/2015.

El magistrado también echa en falta una disposición equivalente a la regla 84 del Convenio que permite al oponente solicitar la continuación de la oposición, incluso si el titular de la patente la ha retirado o ésta ha caducado.

A continuación, se refirió al sistema de recursos, que se ha visto modificado por la introducción de una oposición post-concesión. De acuerdo al artículo 44.1, el recurso administrativo contra la concesión de una patente sólo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición y se dirigirá contra el acto resolutorio. El Art. 44.3 establece que el titular de la patente podrá modificar la solicitud con sujeción a lo dispuesto en el artículo 48. Se trata de una “inconsistencia”, si se está hablando de “recurso”, la patente ya está concedida y no es correcto hablar de “modificar” la solicitud.

Volvió a referirse al Art. 48 y afirmó que es partidario de ser constructivo en los primeros comentarios que se realizan con respecto a una nueva Ley, pero que en este caso del art. 48 no podía serlo porque notaba una falta de rigor técnico al esconderse la modificación de la patente en la modificación de la solicitud.

Posteriormente, se refirió al procedimiento de revocación o limitación (art. 105 de la Ley 24/2015). Este procedimiento es nuevo en la Ley y se incluyó en el Convenio de la Patente Europea en el Acta del 2000. Puesto que el solicitante no pude oponerse a su propia patente en la oposición, lo cual puede interesar en determinadas situaciones, por ejemplo, por intereses comerciales se incluyó la posibilidad de limitarla modificando las reivindicaciones.

También indicó que la traducción al castellano del artículo 105 bis. 2 del Convenio de la patente europea no es correcta:

Artículo 105 bis. Petición de limitación o de revocación

2. La petición sólo podrá presentarse mientras esté pendiente un procedimiento de oposición relativo a la patente europea.

Mientras que la versión original en inglés dice justo lo contrario:

Article 105a[ 113 ]
Request for limitation or revocation

 (2)

The request may not be filed while opposition proceedings in respect of the European patent are pending. 

Es decir, la solicitud de revocación o limitación no podrá presentarse mientras esté pendiente un procedimiento de oposición.

Respecto a este procedimiento de limitación o revocación no hay ningún límite temporal. Se puede iniciar a lo largo de toda la vida de la patente. En la Ley española se incluye el requisito de que “la concesión haya sido firme”, es decir, deben haber transcurrido los plazos para presentar recursos y oposiciones o haber terminado los procedimientos correspondientes. También se hace referencia al Art. 48 y como consecuencia de la modificación de las reivindicaciones, podría aumentarse el ámbito de protección de las mismas.

Por último, el magistrado se refirió a la renuncia, que ya se contempla en el artículo 118 de la Ley 11/1986  y que en la Ley 24/2015 se incluye en el artículo 110. Como novedad se añade que no se admitirá la renuncia si existiera en curso una acción reivindicatoria o de nulidad sobre la patente y, no constara el consentimiento del demandante. En este caso y según recuerda el apartado 3 existe el “riesgo” de que la renuncia parcial suponga una ampliación del ámbito de protección.

El magistrado concluyó recordando los dos conceptos principales de su intervención:

–       Esta nueva causa de nulidad va a dar mucho juego, según su criterio, aunque ahora no lo parezca.

–       Respecto al Art-48.5 y 6, deberá haber un consenso en cuanto a su interpretación, tanto en la OEPM como en los Tribunales.