La publicación de las solicitudes de patente: la norma y la excepción.

Tradicionalmente se explica que el sistema de patentes consiste en un acuerdo o compromiso entre la sociedad y el inventor por el que éste recibe unos derechos exclusivos (derecho a impedir que terceros exploten su invención) a cambio de divulgar su invención lo antes posible y de la manera más completa y clara posible (suficiencia de la descripción) para que una vez la patente expira (20 años desde la fecha de presentación si se abonan las anualidades o unos años más si se ha concedido un Certificado Complementario de Protección) un experto en la materia pueda ejecutarla sin necesidad de aplicar actividad inventiva y sin experimentación excesiva. En consecuencia, dentro del procedimiento de concesión de patentes un momento crucial es aquel en el que la solicitud de patente o el documento de patente se ponen a disposición del público. La Ley de patentes 11/1986 en su artículo 32.1 regula la publicación de las solicitudes de patente:

Artículo 32.

1.   Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiera reivindicado, una vez superado el examen de oficio y hecha por el solicitante la petición del informe sobre el estado de la técnica a que se refiere el artículo 33, el Registro procederá a poner a disposición del público la solicitud de patente, haciendo la correspondiente publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» de los elementos de la misma que se determinen reglamentariamente.

En el Convenio de la Patente Europea, el artículo relevante a efectos de la publicación de la solicitud de patente es el artículo 93 y en el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT) es el artículo 21 el dedicado a la publicación internacional.  Como se puede comprobar, en la inmensa mayoría de las legislaciones nacionales y regionales en materia de patentes, la publicación de la solicitud de la patente se realiza lo antes posible a partir de los 18 meses desde la fecha de presentación o de prioridad si ésta se reivindica. Se considera que este límite de 18 meses para la publicación es el más adecuado porque proporciona a los solicitantes suficiente tiempo para obtener información (normalmente, el informe de búsqueda se proporciona antes de esa fecha, aunque dependerá del retraso en la tramitación de cada oficina de patentes o “backlog”) sobre la conveniencia de continuar con el procedimiento de concesión o retirar la solicitud y recurrir al secreto industrial. Asimismo, es lo suficientemente corto como para que los terceros conozcan sobre qué se han presentado solicitudes de patentes, de manera que no se produzca una duplicación de esfuerzos y también para conocer qué se va a patentar evitando lo antes posible los riesgos de infracción. Sin embargo, hay una excepción muy importante; la legislación norteamericana. En la AIA (American Invents Act), se mantiene la posibilidad de que aquellos solicitantes que no extienden su solicitud al extranjero queden exentos de publicar su solicitud a los 18 meses, divulgándose la misma únicamente en el momento de la concesión. Este “opt-out” se aplica en un porcentaje muy reducido de las solicitudes norteamericanas. En 2009 afectó únicamente a un 5% de ellas. A pesar de ello, sería deseable que se eliminara esta excepción, sobre todo para evitar las llamadas “patentes submarino”, que salen a la luz cuando ya se ha generado una industria en relación con una patente presentada posteriormente. De hecho, fue uno de los temas de trabajo del denominado “proceso de Tegernsee” sobre la armonización de patentes y sobre el que se sigue trabajando dentro del subgrupo de armonización del grupo B+, en el cual participa la OEPM.

¿Una patente submarino?

En gran número de legislaciones de patentes también existe la posibilidad de que a petición del solicitante se publique la solicitud con anterioridad a los 18 meses desde la fecha de presentación/prioridad. La Ley de patentes 11/1986 establece en su artículo 32.3:

3. A petición del solicitante podrá publicarse la solicitud de patente, en los términos establecidos en el presente artículo, aun cuando no hubiera transcurrido el plazo de dieciocho meses mencionado en el apartado 1.

Hoy en día están muy extendidos los procedimientos rápidos de concesión o “fast-track”. En la OEPM se dispone del denominado procedimiento CAP (Concesión Acelerada de Patentes) que obliga al solicitante a pedir el IET, pagando la correspondiente tasa en el momento de la solicitud, pero a cambio podrá obtener el Informe de Búsqueda transcurridos alrededor de 6 meses desde la fecha de presentación siempre que no se hayan detectado defectos durante el examen formal, ya que ello retrasaría la entrega del informe de búsqueda. Si un solicitante se acoge al procedimiento CAP, ello implicará que la solicitud se publicará junto al informe de búsqueda, una vez esté disponible, normalmente mucho antes de los 18 meses tradicionales. Aunque se solicita el adelanto en el pago de la tasa del informe de búsqueda, ante la OEPM no es preciso pagar tasa adicional alguna, a diferencia de lo que ocurre en otras oficinas de patentes, como la USPTO, donde cuentan con un programa de concesión rápida denominado “prioritized examination”, el cual implica el pago de una tasa de 4000 $ o 2000$ en el caso de pequeñas empresas.

También en el caso de la publicación de las solicitudes hay excepciones: solicitudes que por diversos motivos no se publican o lo hacen con mucho retraso, en relación a los 18 meses tradicionales desde la fecha de presentación/prioridad:

Las patentes secretas.

En gran parte de los sistemas nacionales de patentes se contempla la obligación de presentar las solicitudes referidas a invenciones realizadas en el territorio nacional en la Oficina de Patentes nacional con el fin de que puedan ser sometidas a un examen en relación a su posible interés para la defensa. A este tema ya se dedicó una entrada en el blog. En aquella ocasión en alguno de los comentarios se señalaba la ausencia de sanción administrativa en la legislación española si no se cumplía con ese precepto de presentar la invención en España. En relación a este tema el proyecto de Ley de Patentes que se está discutiendo en el parlamento incluye un artículo, el 152.3 donde se establece esa sanción administrativa:

“A falta de cumplimiento de esta obligación, la patente no producirá efectos en España.”

Asimismo, el artículo 163.2 establece una sanción muy similar para las solicitudes PCT:

“El incumplimiento de esta obligación privará de efectos en España a la solicitud internacional.”

En la legislación española el procedimiento de tramitación de las denominadas “patentes secretas” viene regulado en el título XII de la Ley de Patentes y si tras el examen del Ministerio de Defensa se considera que una solicitud debe ser tramitada en secreto, ésta no será objeto de publicación.

El porcentaje de solicitudes que se mantienen en secreto por ser de interés para la defensa es bastante bajo. En un artículo de la revista “Newscientist” titulado “Over 5000 US patents are now state secrets” se afirmaba que en 2007 la tramitación secreta se había aplicado a 128 patentes en los EE.UU, de las cuales 53 pertenecían a inventores particulares. En otro artículo de la misma revista y de título “UK keeps three times as many patents secret as the US” se afirma que en el Reino Unido se declaran secretas 9 de cada 100.000 solicitudes mientras que en los EE.UU se tramitan secretamente menos de 3 por cada 100.000 solicitudes. Este último artículo afirma que la mayoría de las solicitudes de patentes declaradas secretas se refieren a criptografía, enriquecimiento de uranio y a armas químicas y biológicas, aunque también se ven afectadas solicitudes que se refieren a tecnologías de doble uso, como por ejemplo un dispersador de pesticidas, que podría emplearse para esparcir armas biológicas. También se afirma que algunas de las patentes que aún se mantienen en secreto en los EE.UU fueron presentadas en la década de los años 20. Hablando de secretismo, conviene recordar una polémica que ha aparecido en los últimos meses en los medios de comunicación en relación a un  supuesto “sistema secreto” que ha estado en vigor en la USPTO durante varios años. Parece que el objetivo era retrasar la tramitación de solicitudes de patente consideradas polémicas o inconvenientes. El programa se llamaba SAWS (Sensitive Application Warning System) y según se indicaba en documentos oficiales eran sometidas al mismo aquellas solicitudes que se referían a:

–       Invenciones que iban en contra de las leyes de la física y que carecían por tanto de aplicación industrial:

• Móviles perpetuos.
• Dispositivos anti-gravedad.
• Invenciones relacionadas con la superconductividad a temperatura ambiente.
• Energía libre
• Obtención de velocidad superior a la luz.

–       Solicitudes con una fecha de presentación anterior a 1995 y con alcance de protección muy amplio.

–       Solicitudes con un ámbito pionero.

–       Solicitudes que se refieren a temas que si se publicaran atraerían una gran atención de los medios de comunicación.

–       Solicitudes con temática delicada.

–       Solicitudes que podrían dañar a las personas, al medio ambiente o poner en peligro la seguridad pública o nacional.

En enero 2015 la USPTO reconoció la existencia de ese programa pero afirmó que ya se había abandonado y  se había utilizado en muy pocas ocasiones.

Las solicitudes con declaraciones ofensivas o contrarias a la moral o el orden público.

Si en una solicitud de patente nacional se incluyera alguna declaración de ese tipo, sería objeto de suspenso durante el examen formal-técnico y debería ser retirada pues en caso contrario la solicitud sería denegada. Las directrices de examen de la Oficina Europea de Patentes contemplan este caso:

The application must not contain statements or other matter contrary to «ordre public» or morality. Such matter may be omitted when the application is published, the published application indicating the place and number of words or drawings omitted. (Where drawings are omitted regard should be had to the physical requirements of A‑III, 3.2). The Receiving Section may check the description, claims and drawings to ascertain whether they contain offending matter. In order not to delay unduly the formalities examination, if carried out, this will entail a cursory examination to ensure that the application does not contain the following prohibited matter: statements constituting an incitement to riot or to acts contrary to «ordre public», racial, religious or similar discriminatory propaganda, or criminal acts and grossly obscene matter. The Receiving Section may also take action to prevent the publication of such matter where the Search Division draws its attention to such matter which it had overlooked. The applicant is notified of the material omitted. In practice, it will usually be the Search Division which brings the existence of such material in the application to the attention of the Receiving Section

Como se observa, se afirma que previamente a la publicación se realizará un estudio para detectar declaraciones que no deberían publicarse. Entre los ejemplos de estas declaraciones se encuentran las relativas a la “discriminación religiosa”, “discriminación racial”, a “actos criminales” o “materia obscena”.

Conclusión

Aun cuando como hemos visto, hay excepciones, uno de los pilares del Sistema de Patentes es la publicación de las solicitudes de patentes a los 18 meses desde la fecha de presentación o de prioridad y es que no debe olvidarse que el término patente originalmente tenía el significado de “estar abierto o descubierto” a la inspección pública.