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A día de hoy, la extensión y la importancia del sistema de marcas ha alcanzado todos los recovecos de la sociedad hasta el punto de que, en cualquier esquina, podemos encontrarnos con un pleito relativo a derechos de marca. Incluso en un campo de fútbol.

Con fecha 3 de octubre de 2018, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia ha emitido la sentencia que pone fin al conflicto que involucraba al Villareal CF y que ponía en peligro el nombre de su estadio, el Estadio de la Cerámica.

Todo comenzó en el año 2015. Por aquel entonces, el estadio del Villareal respondía al nombre de “El Madrigal”. Desde hacía algún tiempo, los propietarios del club, la familia Roig, deseaban fortalecer la identificación de este con la empresa PORCELANOSA, de la que también son propietarios y que constituye uno de los principales patrocinadores del club.

Dado que la actividad de PORCELANOSA se centra en la explotación de cerámicas y que, tras la última remodelación del estadio, este pasaba a tener una apariencia “azulejada”, se pensó en renombrarlo como Estadio de la Cerámica. Este proyecto no era ningún secreto y los responsables del club lo habían sugerido en diversas ocasiones, habiendo recibido amplia difusión en los medios de comunicación. Por desgracia, no tuvieron la precaución de proteger dicha denominación por vía de marca, lo que les dejaba expuestos ante la intervención de un tercero que supiera aprovechar la oportunidad.

En efecto, con fecha 13 de julio de 2015, un vecino de Villarreal intentó marcarle un gol (nunca mejor dicho) al Villareal CF, presentando una solicitud de marca con la denominación Estadio de la Cerámica para la clase 41 (que incluye las actividades deportivas) bajo el número de expediente M3570680.  Con el mismo fin, solicitó también la marca Ceramic Stadium bajo el expediente M3575632.

Los expedientes fueron tramitados sin que se apreciaran anterioridades pues, para entonces, el Villareal CF no había iniciado los trámites para el cambio de nombre del estadio. Como cualquier otro expediente que no presentara complicaciones, las marcas fueron concedidas por resolución de 11 de diciembre de 2015 y 27 de enero de 2016.

El Villareal CF no conocía la existencia de este registro de marcas y, confiadamente, inauguró su nuevo estadio con el anunciado nombre de Estadio de la Cerámica. La alegría de la inauguración se vio pronto empañada por la llegada de una notificación. El Villareal CF había sido demandado por la utilización de un nombre que estaba protegido como marca y, en consecuencia, por un comportamiento desleal en el ámbito mercantil, exigiéndose el inmediato cese en la utilización del mismo. En la práctica, se exigía que el Villareal CF dejara de utilizar el nombre que había elegido para su estadio, que retirara todo rótulo, documento o cualquier otro elemento en el que se incluyera tal denominación y, como siempre pasa en estos casos, que abonara al demandante una importante indemnización por la violación de sus derechos marcarios.

El Villareal CF observó asustado que le acababan de pitar un penalti de lo más injusto pero sus servicios jurídicos se pusieron manos a la obra sin tardanza. Resultaba evidente que haber proclamado a los cuatro vientos la intención de renombrar el estadio sin antes haber protegido adecuadamente esa nueva denominación había sido un error de principiante. De cualquier forma, no era momento de lamentarse sino de buscar soluciones. En consecuencia, decidieron lanzarse al contraataque y contestaron a la demanda con su propia demanda reconvencional, en la que se solicitaba la declaración de nulidad de las marcas del demandante y la imposición a este de las costas procesales.

Paralelamente, el demandante planteó también ante el mismo juzgado una acción de nulidad contra la marca de la Unión Europea 016206708. Esta solicitud de marca, presentada por el Villareal CF, incluía la denominación Estadio de la Cerámica y un gráfico con un dibujo estilizado del perfil del estadio pero, en cualquier caso, se presentó en fecha 28 de diciembre de 2016 por lo que, al ser posterior, no podía tener efectos en el pleito original.

El juzgado valenciano declaró que, con independencia de la pretensión principal, no tenía jurisdicción para valorar la nulidad de esta marca de la UE, remitiendo las actuaciones a la EUIPO y conociendo tan solo de la demanda original y su reconvención.

En la sentencia 208/18 por la que se resuelve la controversia, el juzgado estima la postura del Villareal CF, declarando la nulidad de las marcas que fundamentaban la demanda y condenando en costas al demandado. En consecuencia, se desestimaron también las pretensiones de éste de obligar al club a cambiar el nombre de su estadio.

La fundamentación de la sentencia se basa en presupuestos de mala fe por parte del demandante. Considera probado el juzgado que el demandante actuó movido por “una evidente mala fe” y con “aspiraciones especulativas” en base a la falta de actividad profesional por su parte en el ámbito del deporte, la falta de explotación de las marcas que registró y la fecha de solicitud de dicho registro, que tuvo lugar apenas una semana después de la publicación de numerosas noticias acerca de la intención del Villareal CF de renombrar sus estadio. Informaciones que tuvieron una amplia repercusión, especialmente en la localidad de Villareal, donde el demandante tiene su domicilio.

Se aprecia por el juzgado que el hecho de registrar las marcas por parte del demandante se hizo con una “evidente intención de impedir el uso de esa denominación para el estadio de futbol” siendo las motivaciones, como se ha dicho, de carácter especulativo y no relacionadas con la explotación comercial de dichas marcas, quebrando así el fundamento y finalidad propia de este tipo de derechos.

El demandante, como es natural, defendió que su actuación no incurrió en mala fe, que no conocía las intenciones del club en cuanto al cambio de nombre del estadio y que sus pretensiones eran legítimas.

La sentencia toma en consideración los reiterados pronunciamientos de la justicia valenciana y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para apreciar la existencia de mala fe. En concreto, se considera que esta existe en el ámbito del registro de marcas cuando queda acreditado que la intención del solicitante no es la de llevar a cabo una explotación efectiva del signo en el mercado, sino perjudicar a terceros impidiendo el registro de otras marcas con finalidad de obstaculizar a la competencia o cuando se pretende registrar una marca para fines distintos de aquellos que constituyen el fundamento de la misma. De ahí que se haya declarado la nulidad de estas marcas, pendiente ahora de hacerse efectiva.

Al respecto, conviene recordar que la finalidad de las marcas, según todos los instrumentos legales que las regulan, es la de servir en el tráfico comercial para identificar la procedencia empresarial de productos y servicios en condiciones de competencia ordinaria. En el presente caso, el juzgado ha considerado evidente que el demandante no registró dichas marcas para hacer tal explotación de las mismas sino para coaccionar al Villareal CF y obtener de él compensaciones e indemnizaciones en base a un registro prioritario, no existiendo nunca verdadero interés en explotar las marcas como tales.

Un caso que se produce con cierta frecuencia, en el que un “listillo” intenta aprovecharse de los procedimientos de registro de marcas para obtener, malintencionadamente, un beneficio ilegítimo a costa de un tercero. Afortunadamente, aunque el sistema haga posible la existencia de estas prácticas desleales, siempre hay un partido de vuelta en, en este caso el juzgado, para volver a poner orden en el marcador.

 

 

Juan Uceda

 

 

 

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Comentarios

¡Estupenda historia, Juan!
Desde el desconocimiento, me pregunto si la OEPM, de haber sospechado de mala fe por parte del solicitante, podría haber apercibido al Villarreal CF para que presentara oposiciones al registro de la marca “Estadio de la Cerámica” y así evitar que el conflicto escalara hasta instancias judiciales.
Un saludo

podemos encontrarnos con un pleito relativo a derechos de marca. Incluso en un campo de fútbol.
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Un comentario muy interesante. En respuesta al mismo decir que la OEPM, aunque sospeche de la mala fe, no puede intervenir en favor de una de las partes ya que debe ser neutral en el procedimiento, y hacerlo supondría un posicionamiento claro. Y en cualquier caso, y dado que la OEPM no puede apreciar la existencia de mala fe (la declaración de la misma es competencia exclusiva de los tribunales), resulta lógico que tampoco pueda advertir sobre ella.
un saludo

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