LA PROTECCIÓN DE LAS FUNCIONES MENOS OBVIAS DE LAS MARCAS

A la hora de explicar el abc de las marcas se comienza siempre señalando que una de las funciones y razones fundamentales para proteger a las marcas es que representan una de las maneras más adecuadas para indicar un origen empresarial.  Se señala que el productor o empresario titular de la marca está muy interesado, y legitimado, en marcar o señalar los productos o servicios propios con cierta marca “Pascual” “Puleva” etc frente al resto de competidores en su sector de mercado.

Al mismo tiempo, como si fuera la otra cara de la moneda, se asume que el consumidor, cuando elige un producto con cierta marca, lo está eligiendo frente a otras marcas por muy diversas razones por lo que ha de garantizarse que dicha elección es factible y realizable sin dificultad. Para intentar garantizar esta elección se desarrolló la prohibición de registrar marcas  que incurran en riesgo de confusión con marcas prioritarias, es decir, que dificulten u obstaculicen el proceso dual por el cual tanto el  consumidor que acude al mercado puede elegir fácilmente la marca que desea sin confundirse como, a la vez, el productor puede ofertar su marca minimizando su preocupación acerca de una hipotética conducta desleal de un tercero competidor que usase su marca o que crease una marca demasiado parecida a la suya  para aprovecharse de su posición comercial ya conseguida.

Con todo, junto a la función básica de designar cierto origen empresarial (y por ello no otro de entre todos los concurrentes en el mercado), se ha señalado que la marca también cumple una función de indicadora de la calidad, es decir de las características de los productos o servicios marcados, así como una función condensadora  de la fama o renombre del titular. Junto a estas dos funciones se señala también que la marca tiene una función publicitaria (apreciable en la conexión de la marca con eventos públicos o con funciones de patrocinio).

A la hora de proteger alguna de estas funciones, se ha propuesto ir más allá de la categoría del riesgo de confusión, como requisito para examinar si existe una infracción o una desprotección de una marca, haciendo referencia a que la marca prioritaria puede haber adquirido una distintividad superior que la haga acreedora  del status de ser una marca notoria o renombrada, es decir, deudora de una protección especial donde lo que está en juego ya no es tanto si la presunta marca infractora se confunde con la marca prioritaria dotada de distintividad especial sino si lo que hace es afectar negativamente a esa distintividad o aprovecharse injustamente de ella.

Uno de los ejemplos concretos que está dando más juego en los últimos años a preguntarse hasta que punto hay una infracción de las funciones de la marca en ciertos actos comerciales es la utilización de listas de perfumes notorios para la venta de otros perfumes, estos últimos  con una marca distinta o con simples referencias numéricas, pero que en su comercialización en los puntos de venta citan a marcas ya establecidas o notorias, supuestamente para facilitar el acto de compra de los consumidores al ayudarles a identificar las características del perfume a elegir (“tendencia olfativa”) que se supone huele como el de la marca prioritaria pero resulta ser más barato. Es el asunto conocido como tablas de equivalencias de perfumes.

Ya en 2007 se planteo un conflicto ante el Tribunal de Justicia de la UE ante la existencia en Reino Unido de una empresa que ofrecía sus perfumes bajo diferentes marcas como «Creation Lamis», «Dorall» y «Stitch», pero que en los puntos de comercialización incluía junto a sus perfumes marcados con dichas marcas una lista comparativa donde enumeraban sus perfumes y establecía comparaciones o equivalencias entre sus perfumes y perfumes con marcas de lujo ya existentes como “Tresor”, “Miracle” o “Noa” de las empresas L’Oréal, Lancôme o Garnier . En la sentencia que resolvió el conflicto el TJUE determino que “El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna.”

El problema, desde la perspectiva del titular de una marca notoria o renombrada (aunque como puede verse en ciertos anuncios de comercialización actual mas cuidadosa se mencione expresamente que las marcas citadas son propiedad de terceros) es hasta qué punto el uso de esta por un tercero titular de otra marca, que no incurre en riesgo de confusión con la primera, es legítimo. En concreto, surgen las siguientes preguntas: ¿va a afectar la presencia de mi marca notoria junto a otra a que la entidad e imagen de calidad de la primera se vea difuminada o aguada por la segunda?, ¿puede llevar a asociaciones o conexiones, negativas o no,  que yo no quiero para mi marca por diferentes razones (imagen de  empresa, por estrategia comercial  o por cualquier otra razón) y que perjudiquen su distintividad?, ¿se está aprovechando injustamente ese tercero de mi posición adquirida y las ventajas competitivas que pueda conllevar sin haber realizado el esfuerzo que yo, como titular prioritario, he realizado y mantengo?.

Y esta situación no se da únicamente en el “mundo físico”, también en la Red se están planteando situaciones y conflictos  similares cuando páginas de compraventa muy notorias como e-bay o empresas comerciales como Marks&Clerk han utilizado como etiquetas de búsqueda o “metatags” marcas registradas de terceros, desviando a sus propios puntos de venta en internet a los usuarios que habían iniciado sus búsquedas en internet utilizando esas marcas de terceros, planteándose por estos las preguntas ya señaladas.