MODELOS DE CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA PYME Y EMPRENDEDORES

En una economía basada en el conocimiento, la adecuada protección de la innovación generada tanto en universidades y centros públicos de investigación como en las PYME, mediante Patentes y Modelos de Utilidad, debe ir seguida de una eficaz Transferencia de Tecnología al sistema productivo.

La Transferencia de Tecnología suele ir dirigida a obtener un rendimiento comercial de los conocimientos y resultados de la I+D+i, para lo cual es muy importante establecer un CONTRATO en el que se reflejen adecuadamente los mecanismos por los que se establece la misma, teniendo en cuenta las especiales características de la transmisión de conocimiento. Es preciso que el transmisor de la información tome las máximas precauciones para evitar tener problemas en el futuro, por lo que los contratos que regulen la Transferencia de Tecnología deben plantearse con mucho detenimiento para tener en cuenta todas las posibles consecuencias jurídicas y económicas.

En este contexto y ante la necesidad de que las universidades, los organismos públicos de investigación y las pequeñas y medianas empresas españolas cuenten con modelos de contratos de este tipo, se ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar, coordinado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, con el propósito de elaborar modelos de los distintos tipos de contrato.

Este grupo de trabajo está constituido por representantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), LES España y Portugal (LES), el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Los primeros modelos finalizados  que se encuentran disponibles en la página web de la OEPM son: el “Acuerdo de confidencialidad” y el “Acuerdo de Transferencia de Material” con sus correspondientes guías de utilización y en versiones española e inglesa. Seguirán próximamente otros que intentarán cubrir todos los aspectos relacionados con la Transferencia de tecnología.

Modelo de Acuerdo de Confidencialidad

Las obligaciones de confidencialidad son fundamentales en contratos preparatorios y negociaciones de posibles cooperaciones tecnológicas y, en general, en todo proceso de transferencia de tecnología.

Por ejemplo, una invención, para ser patentable, tiene que ser nueva en el sentido de no ser conocida por el público. Para evitar perjudicar la novedad de la invención, sólo se debe permitir el acceso a la información relativa a la misma a las personas que hayan suscrito un Acuerdo de Confidencialidad. Si no se hace así, se puede perder la posibilidad de patentar la invención pues ya no será nueva, al ser conocida por personas que no tienen el deber de mantenerla en secreto. Incluso información no patentable puede ser muy valiosa si se mantiene en secreto.

No obstante, aunque exista un Acuerdo de Confidencialidad en vigor, la protección legal de la Información Confidencial sólo se mantendrá si se preserva el secreto, por lo que deben tomarse todas las demás cautelas necesarias para mantener la Información secreta.

Por lo tanto, antes de difundir cualquier tipo de información de carácter confidencial, es muy recomendable firmar un Acuerdo de Confidencialidad con quien se vaya a compartir dicha información. Tanto para los particulares como para las universidades, centros de investigación, PYME o multinacionales,  es importante la firma de este tipo de acuerdos y el conocer los puntos esenciales de los mismos.

Acceso a la guía de cómo redactar un Acuerdo de Confidencialidad

Modelo de Acuerdo de Transferencia de Material

Los acuerdos de transferencia de material regulan la transferencia de la posesión de material entre dos partes. La transferencia del material para realizar pruebas es habitual en diversos sectores tecnológicos. Dicho material puede ser biológico o de otro tipo, por ejemplo cerámico. Dentro del biológico pueden ser compuestos, líneas de células, vectores, proteínas, virus, modelos de animales, material genético, etc.

El material del que es objeto el Acuerdo suele tener derechos de propiedad industrial o intelectual que han de ser protegidos. Estos derechos pueden perderse si, por ejemplo, existe cualquier tipo de divulgación del material sin su previo registro. Para evitar éste y otros problemas es necesaria la firma de un Acuerdo de Transferencia de Material en el que se establezcan las limitaciones y obligaciones de las partes, entre otros.

Por el mismo motivo, el propio Acuerdo dispondrá de una cláusula de confidencialidad.

Acceso a la guía de cómo redactar un Acuerdo de Transferencia de Material

Opción de Mediación o Arbitraje por parte de la OMPI en caso de Controversia

Esquema del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

El Modelo de Acuerdo de Confidencialidad y el Modelo de Acuerdo de Transferencia de Material  incluyen una cláusula sobre la Ley Aplicable y jurisdicción  en caso de resolución de controversias. Esta cláusula permitiría, en caso de que las Partes así lo indiquen, la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial en la resolución de controversias a través de mediación y/o arbitraje.

La mediación  se establece de conformidad con el Reglamento de Mediación de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) para la resolución de  toda controversia, diferencia o reclamación que surja del contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al mismo.

En caso de no llegar a un acuerdo en la mediación en máximo 90 días, puede someterse a arbitraje acelerado esa misma controversia, diferencia o reclamación de conformidad con el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. El Tribunal Arbitral estará compuesto por un árbitro único y resolverá conforme al derecho español.

El idioma empleado tanto en la mediación como en el  arbitraje es  el español.

Las Partes podrán optar por incluir en su contrato estas dos opciones, sólo la primera o ninguna de ellas. En los dos últimos casos la resolución de la controversia, diferencia o reclamación seguirá por  la vía judicial en los Tribunales que resulten competentes.