LA DOCTRINA E-BAY Y EL PAGO CONTINUADO DE ROYALTIES: ¿LICENCIAS OBLIGATORIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS?

Durante la pasada sesión del Comité Permanente del Derecho de Patentes (SCP26), celebrada en Ginebra en la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) del 03 al 06 de julio de 2017, la ONG KEI (Knowledge Ecology International), dirigida por James Love, organizó una reunión paralela o “side-event” en la que el abogado norteamericano Andrew Spencer Goldman ofreció una conferencia sobre una situación que se viene dando últimamente en ciertos litigios de patentes en los EE.UU y que podría asimilarse a una concesión de licencias obligatorias.

Las licencias obligatorias pueden considerarse una de las flexibilidades conferidas por las legislaciones en materia de patentes, y más particularmente por el Acuerdo sobre los ADPIC. Si bien, su utilización suele estar asociada a los países en desarrollo o en vías de desarrollo, también se emplean en los países más desarrollados, como ha puesto de manifiesto un reciente caso en Alemania.

Goldman comenzó por explicar en qué consiste la doctrina legal “e-bay”. Esta doctrina tiene su origen en la decisión del Tribunal Supremo Estadounidense “eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C U.S. 288 (2006) que afirma que en el caso en que un Tribunal decida que una patente es válida y ha sido objeto de infracción, no siempre una de las consecuencias será la interrupción de la explotación comercial por el infractor, lo que se conoce como “permanent injuction”. En sustitución, se puede establecer el pago continuado de royalties por el infractor al titular de la patente infringida, en lo que podría asimilarse a una situación de “licencia obligatoria”. Por otro lado, Andrew Goldman nos recordó que la Ley de Patentes Estadounidense, la AIA (America Invents Act) no contempla ninguna norma relativa a las licencias obligatorias, aunque en algunas de estas decisiones que otorgaban “royalties continuos” se hacía una referencia repetida al concepto de “licencia obligatoria”. Por ejemplo, en el caso  “Apple v. Motorola, 869 F. Supp.2d 901, 918”, el juez afirmaba:

“A compulsory license with ongoing royalty is likely to be a superior remedy in a case like this because of the frequent disproportion between harm to the patentee from infringement and harm to the infringer and to the public from an injuction….”

Una licencia obligatoria con un royalty continuo es probablemente una mejor solución en un caso como este, debido a la frecuente desproporción existente entre el daño al titular de la patente provocado por la infracción y el daño al infractor y al público que se origina como consecuencia de la interrupción de la explotación.

Aunque la utilización de estos royalties “continuos” en lugar de una cesación de la explotación de la patente, se han extendido a partir del caso “e.bay”, ya con anterioridad se habían utilizado en los Estados Unidos. La mayoría de las decisiones se referían a situaciones en las que la interrupción en la explotación de la invención objeto de la patente infringida habría puesto en peligro el bien público. A continuación, se citan algunos ejemplos:

“City of Milwaukee v. Activated Sludge (1934)”. La interrupción de la explotación de la invención por parte de la infractora habría causado un problema de salud pública, al provocar que todas las aguas residuales de Milwaukee se vertieran al lago Michigan sin ningún tipo de depuración, ocasionando una contaminación del agua de consumo humano empleada en la ciudad.

“Vitamin Technologists v. Wisconsin Alumni Research Foundation (1944)”. Este caso tuvo lugar durante la segunda Guerra mundial y el Tribunal decidió que debía permitirse que se siguiera empleando un procedimiento destinado a aumentar el contenido en vitamina D de los alimentos para evitar el raquitismo.

Como se comentaba anteriormente, los casos en los que la interrupción en la explotación por parte del infractor se ha visto sustituida por el pago de un royalty de forma continuada se han multiplicado a partir de la decisión “e-bay”. A continuación, se indican algunos de los sectores tecnológicos en los que, según nos mostró Andrew Goldman, se han concedido estas “licencias obligatorias” en los últimos años:

Anticonceptivos orales.

Instrumentos quirúrgicos artroscópicos.

Dispositivos anticonceptivos y de esterilización.

Válvulas cardiacas.

Lentes de contacto

Stents

Tests de diagnóstico de hepatitis C

Catéteres para angioplastia.

Resultan interesantes los motivos esgrimidos por los jueces para la concesión de algunas de estas licencias “no voluntarias”:

“Bard Peripheral Vascular v. W.L. Gore”: En esta decisión, las patentes infringidas tenían por objeto parches cardiovasculares, injertos y stents. Para no conceder la cesación de la explotación, el juez argumentó que:

“Placing Gore’s infringing products out of reach of the surgeons who rely on them would only work to deny many sick patients a full range of clinically effective and potentially saving treatments” (Poner los productos que infringen las patentes fuera del alcance de los cirujanos que dependen de ellos, negaría a numerosos pacientes el acceso a una gama completa de tratamientos efectivos que salvan vidas).

Figuras de la patente US6436135 en la que en lugar de “cesación de la explotación” se permitió la continuación de la explotación mediante el pago de “royalties”

“Conceptus, Inc. v. Hologic”: En este caso el objeto de la patente era un sistema anticonceptivo destinado a conseguir una esterilización permanente (esterilización histeroscópica transcervical). Con el fin de no ordenar la cesación de la producción, sino el pago continuado de “royalties” al titular de la patente, el Tribunal argumentó que:

“it would leave only one product for transcervical hysteroscopic sterilization. Clear public health benefits from having a choice of different products with different qualities.” (Esto dejaría solamente un producto para la esterilización histeroscópica transcervical y claramente la salud pública se beneficia de tener la posibilidad de elegir entre diferentes productos con distintas calidades).

 Figuras de la patente US6634361, objeto de otro caso asimilable a una “licencia obligatoria”

En su presentación, Goldman señalaba que situaciones similares se habían dado en el contexto de las patentes esenciales.

Por último, se concluyó solicitando que el Comité Permanente de Derecho de Patentes o SCP realice un estudio sobre casos que se hayan dado en todo el mundo, donde esta explotación bajo el pago de royalties se haya permitido como sustituto de la cesación de la explotación.