¿Solicito una marca o un nombre comercial?

A menudo, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) recibimos consultas de nuestros usuarios sobre solicitar una marca o un nombre comercial y cuáles son las diferencias. Si bien es cierto que ambas modalidades son muy parecidas (de ahí su recurrente confusión), queremos aquí mostraros las características y regulación de estas dos modalidades de propiedad industrial.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre (en adelante, LM) regula y define ambos signos distintivos, y dedica específicamente el título X, artículos 87-91, a los nombres comerciales.

El concepto de marca viene recogido en el artículo 4 LM: “Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.

En relación al nombre comercial, el artículo 87.1 LM afirma que: “Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.”

Por lo tanto, existe una clara diferencia entre ambas modalidades porque mientras las marcas sirven para distinguir en el mercado unos productos o servicios de los demás, a fin de evitar que se confundan o se compren unos por otros, los nombres comerciales sirven para distinguir o diferenciar una empresa de las de otras. Por lo tanto, lo que determinará si un signo distintivo debe conceptuarse como marca o como nombre comercial, será la función principal que tenga.

En su apartado 2, continúa el artículo 87 LM: “En particular, podrán constituir nombres comerciales:

a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.

b) Las denominaciones de fantasía.

c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.

d) Los anagramas y logotipos.

e) Las imágenes, figuras y dibujos.

f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.”

En este sentido, hay que puntualizar, que no es necesario que el nombre comercial sea igual a su denominación social, además de señalar de que se trata de figuras totalmente distintas. La denominación social se inscribe en el Registro Mercantil Central (RMC) e identifica a una persona jurídica en el tráfico mercantil como sujeto de relaciones jurídicas y, por tanto, susceptible de derechos y obligaciones. Es la que debe emplear el empresario, por ejemplo, para firmar contratos o dar de alta a trabajadores en la seguridad social. En un símil con la persona física, la denominación social sería el “nombre civil” de dicha persona y el nombre comercial sería el “nombre artístico” con que dicha persona se presenta a sus clientes en el mercado. Como se observa en la siguiente tabla, el nombre comercial y la denominación social (coincidente con el titular) se desenvuelven en distintas esferas de actuación.

Tampoco deben confundirse los nombres comerciales con los rótulos de establecimiento existentes en la anterior legislación de marcas. Su función era distinguir el local del negocio. La vigente Ley de Marcas ya no contempla dicha modalidad, pues el titular de una marca o nombre comercial está facultado para utilizar estos signos en la fachada de su local de negocio o establecimiento. De este modo, se consideró innecesario mantener esta figura de rótulo de establecimiento en la LM.

A pesar de la distinta función que la LM asigna a marcas y nombres comerciales, existen muchas e intensas similitudes entre estos dos signos distintivos. En la Exposición de Motivos de la LM dice: “la regulación del nombre comercial, aproximando este signo distintivo a las marcas…”. Así les es de aplicación igualmente la Clasificación Internacional de Productos o Servicios (artículo 89 LM y artículo 3 del Reglamento de Marcas por remisión del 37 del Reglamento de Marcas) y, por tanto, al solicitar un nombre comercial deberán especificarse igualmente las actividades que pretendan distinguirse con el nombre comercial solicitado, ya se trate de actividades de prestación de servicios o relativas a productos. Igualmente, tanto la solicitud como la renovación del nombre comercial están sometidos al mismo pago de tasas que las marcas (igualdad de precio).

Asimismo, puede decirse que, el artículo 87 LM será próximamente reformado y se eliminará al igual que ya se hizo con las marcas, el requisito de que la representación del signo tenga que ser necesariamente gráfica, permitiendo a los solicitantes de esta modalidad la presentación de solicitudes con archivos de audio (Mp3) y de vídeo (Mp4).

En los últimos años, se observa una mayor demanda de nombres comerciales. Así se aprecia en el siguiente gráfico donde se ha representado la evolución del número de solicitudes en los últimos 11 años. Parece que la tendencia al alza está clara.

Fuente: La OEPM en Cifras 2020

También se percibe una clara diferenciación entre el tipo de solicitante para cada modalidad. Se aprecia que el mayor número de solicitantes de nombres comerciales son sociedades limitadas (S.L.) versus en marcas que son sociedades anónimas (S.A.).

Fuente: Infografías 2020 OEPM

Si bien la regulación del nombre comercial en la LM se aproxima a la regulación de marcas, en la práctica, sin embargo, los nombres comerciales tienen un cierto hándicap en cuanto a la internacionalización.

Los registros de propiedad industrial son territoriales, lo que significa que los títulos de marca y nombre comercial concedidos por la OEPM sólo confiere a su titular un derecho exclusivo a su uso en el territorio español. Ahora bien, si el objetivo de la empresa es expandirse o exportar sus productos (internacionalizarse), sería conveniente proteger sus signos distintivos en los países destino. Esto se puede realizar de diferentes formas en función del territorio de interés para su expansión:

a través de un registro de marca de la Unión Europea (MUE) en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO),
a través de la presentación de una solicitud de marca internacional en la OEPM y que se enviará a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para su tramitación internacional,
de una marca nacional en el país en cuestión.

Para ello, si ya se tiene un nombre comercial expedido por la OEPM puede encontrarse una serie de obstáculos que se exponen a continuación:

Uno de los inconvenientes es que no es posible reivindicar la prioridad unionista de un nombre comercial para su posterior solicitud. Es decir, no se puede utilizar la fecha del nombre comercial inicial, en los 6 meses posteriores, para una segunda solicitud si se trata de alguna de las 3 opciones mencionadas anteriormente en la internacionalización. Por lo tanto, se pierde el beneficio de poder utilizar la fecha de la primera solicitud de nombre comercial.

Los nombres comerciales no pueden servir de registro base para solicitar una marca internacional en la OMPI. Es decir, para obtener el registro de una marca internacional es indispensable haber obtenido previamente una solicitud o registro de una marca en el país de origen (registro de base), que en nuestro caso, sería una solicitud o registro de una marca nacional en la OEPM. Como con los nombres comerciales no se cumple esta condición, no se podría solicitar la protección internacional en base a este signo.

Por último, también habrá que asegurarse a la hora de probar el uso de un nombre comercial en el procedimiento de oposición a una marca nacional, nombre comercial, a una marca internacional que designe España, o a una MUE, que el nombre comercial ha sido utilizado conforme a su función y naturaleza de nombre comercial, es decir, que haya sido utilizado para identificar a una empresa en el tráfico mercantil y diferenciarla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares, y no como marca (para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas). Cierto es, que esta tarea puede ser complicada por la aproximación que existe entre nombres comerciales y las marcas de prestación de servicios como son las registradas en las clases 35 a 45 de la Clasificación de Niza.

Por tanto, y después de haber leído esta entrada, ¿Qué modalidad elegir? Para responder a esta pregunta, hay que asegurarse de registrar el signo conforme a su función principal. Igualmente, el enfoque deberá ser distinto con otras modalidades de marca, como podrían ser las marcas de garantía o marcas colectivas, pero este punto ya se merece otra entrada en el blog.

En definitiva, registrar tanto un nombre comercial como una marca es un procedimiento recomendable para cualquier empresa (pyme o autónomo) que quiera proteger sus derechos exclusivos frente a terceros.

Puedes consultar los manuales informativos para solicitantes aquí: