‘Signos Distintivos’

¿Solicito una marca o un nombre comercial?

A menudo, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) recibimos consultas de nuestros usuarios sobre solicitar una marca o un nombre comercial y cuáles son las diferencias.  Si bien es cierto que ambas modalidades son muy parecidas (de ahí su recurrente confusión), queremos aquí mostraros las características y regulación de estas dos modalidades de propiedad industrial.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre (en adelante, LM) regula y define ambos signos distintivos, y dedica específicamente el título X, artículos 87-91, a los nombres comerciales.

El concepto de marca viene recogido en el artículo 4 LM: “Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:  a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.

En relación al nombre comercial, el artículo 87.1 LM afirma que: “Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.”

Por lo tanto, existe una clara diferencia entre ambas modalidades porque mientras las marcas sirven para distinguir en el mercado unos productos o servicios de los demás, a fin de evitar que se confundan o se compren unos por otros, los nombres comerciales sirven para distinguir o diferenciar una empresa de las de otras. Por lo tanto, lo que determinará si un signo distintivo debe conceptuarse como marca o como nombre comercial, será la función principal que tenga.

En su apartado 2, continúa el artículo 87 LM: “En particular, podrán constituir nombres comerciales:

a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.

b) Las denominaciones de fantasía.

c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.

d) Los anagramas y logotipos.

e) Las imágenes, figuras y dibujos.

f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.”

En este sentido, hay que puntualizar, que no es necesario que el nombre comercial sea igual a su denominación social, además de señalar de que se trata de figuras totalmente distintas. La denominación social se inscribe en el Registro Mercantil Central (RMC) e identifica a una persona jurídica en el tráfico mercantil como sujeto de relaciones jurídicas y, por tanto, susceptible de derechos y obligaciones. Es la que debe emplear el empresario, por ejemplo, para firmar contratos o dar de alta a trabajadores en la seguridad social. En un símil con la persona física, la denominación social sería el “nombre civil” de dicha persona y el nombre comercial sería el “nombre artístico” con que dicha persona se presenta a sus clientes en el mercado. Como se observa en la siguiente tabla, el nombre comercial y la denominación social (coincidente con el titular) se desenvuelven en distintas esferas de actuación.

Tampoco deben confundirse los nombres comerciales con los rótulos de establecimiento existentes en la anterior legislación de marcas. Su función era distinguir el local del negocio. La vigente Ley de Marcas ya no contempla dicha modalidad, pues el titular de una marca o nombre comercial está facultado para utilizar estos signos en la fachada de su local de negocio o establecimiento. De este modo, se consideró innecesario mantener esta figura de rótulo de establecimiento en la LM.

A pesar de la distinta función que la LM asigna a marcas y nombres comerciales, existen muchas e intensas similitudes entre estos dos signos distintivos. En la Exposición de Motivos de la LM dice: “la regulación del nombre comercial, aproximando este signo distintivo a las marcas…”. Así les es de aplicación igualmente la Clasificación Internacional de Productos o Servicios (artículo 89 LM y artículo 3 del Reglamento de Marcas por remisión del 37 del Reglamento de Marcas) y, por tanto, al solicitar un nombre comercial deberán especificarse igualmente las actividades que pretendan distinguirse con el nombre comercial solicitado, ya se trate de actividades de prestación de servicios o relativas a productos. Igualmente, tanto la solicitud como la renovación del nombre comercial están sometidos al mismo pago de tasas que las marcas (igualdad de precio).

Asimismo, puede decirse que, el artículo 87 LM será próximamente reformado y se eliminará al igual que ya se hizo con las marcas, el requisito de que la representación del signo tenga que ser necesariamente gráfica, permitiendo a los solicitantes de esta modalidad la presentación de solicitudes con archivos de audio (Mp3) y de vídeo (Mp4).

En los últimos años, se observa una mayor demanda de nombres comerciales. Así se aprecia en el siguiente gráfico donde se ha representado la evolución del número de solicitudes en los últimos 11 años. Parece que la tendencia al alza está clara.

Fuente: La OEPM en Cifras 2020

También se percibe una clara diferenciación entre el tipo de solicitante para cada modalidad. Se aprecia que el mayor número de solicitantes de nombres comerciales son sociedades limitadas (S.L.) versus en marcas que son sociedades anónimas (S.A.).

 

    Fuente: Infografías 2020 OEPM

 

Si bien la regulación del nombre comercial en la LM se aproxima a la regulación de marcas, en la práctica, sin embargo, los nombres comerciales tienen un cierto hándicap en cuanto a la internacionalización.

Los registros de propiedad industrial son territoriales, lo que significa que los títulos de marca y nombre comercial concedidos por la OEPM sólo confiere a su titular un derecho exclusivo a su uso en el territorio español. Ahora bien, si el objetivo de la empresa es expandirse o exportar sus productos (internacionalizarse), sería conveniente proteger sus signos distintivos en los países destino. Esto se puede realizar de diferentes formas en función del territorio de interés para su expansión:

 

Para ello, si ya se tiene un nombre comercial expedido por la OEPM puede encontrarse una serie de obstáculos que se exponen a continuación:

  • Uno de los inconvenientes es que no es posible reivindicar la prioridad unionista de un nombre comercial para su posterior solicitud. Es decir, no se puede utilizar la fecha del nombre comercial inicial, en los 6 meses posteriores, para una segunda solicitud si se trata de alguna de las 3 opciones mencionadas anteriormente en la internacionalización. Por lo tanto, se pierde el beneficio de poder utilizar la fecha de la primera solicitud de nombre comercial.

 

  • Los nombres comerciales no pueden servir de registro base para solicitar una marca internacional en la OMPI. Es decir, para obtener el registro de una marca internacional es indispensable haber obtenido previamente una solicitud o registro de una marca en el país de origen (registro de base), que en nuestro caso, sería una solicitud o registro de una marca nacional en la OEPM. Como con los nombres comerciales no se cumple esta condición, no se podría solicitar la protección internacional en base a este signo.

 

Por último, también habrá que asegurarse a la hora de probar el uso de un nombre comercial en el procedimiento de oposición a una marca nacional, nombre comercial, a una marca internacional que designe España, o a una MUE, que el nombre comercial ha sido utilizado conforme a su función y naturaleza de nombre comercial, es decir, que haya sido utilizado para identificar a una empresa en el tráfico mercantil y diferenciarla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares, y no como marca (para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas). Cierto es, que esta tarea puede ser complicada por la aproximación que existe entre nombres comerciales y las marcas de prestación de servicios como son las registradas en las clases 35 a 45 de la Clasificación de Niza.

Por tanto, y después de haber leído esta entrada, ¿Qué modalidad elegir? Para responder a esta pregunta, hay que asegurarse de registrar el signo conforme a su función principal. Igualmente, el enfoque deberá ser distinto con otras modalidades de marca, como podrían ser las marcas de garantía o marcas colectivas, pero este punto ya se merece otra entrada en el blog.

En definitiva, registrar tanto un nombre comercial como una marca es un procedimiento recomendable para cualquier empresa (pyme o autónomo) que quiera proteger sus derechos exclusivos frente a terceros.

Puedes consultar los manuales informativos para solicitantes aquí:

 

                      

Manual de nombres comerciales                                                            Manual de Marcas

 

Para más información:

 

 

 

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La protección de las marcas en España

¿Sabe cómo proteger su marca en el mercado? ¿Dónde protegerla? ¿Para qué productos y servicios exactamente? ¿Cuánto dura su protección? o ¿Cuánto cuesta registrar una marca?

En el desarrollo de actividades mercantiles es fundamental establecer relaciones de confianza entre empresas y consumidores. En esas relaciones juega un papel fundamental el nombre de la empresa y el de los productos o servicios que se quieran comercializar. Para proteger esa identidad frente a la competencia existen dos modalidades de Propiedad Industrial (PI): las marcas y los nombres comerciales, reguladas por la Ley 17/2001 de Marcas.

Estos títulos de PI representan un valioso activo comercial para la empresa, pudiendo llegar a ser su activo más valioso, concediendo a ésta una clara ventaja sobre sus competidores. Los consumidores valoran las marcas, su reputación, su imagen y el conjunto de cualidades que asocian al producto de marca por lo que éstas adquieren más valor. Con una marca se obtiene un derecho exclusivo, que le permite perseguir y defenderse de las infracciones. Además, es más fácil probar que la marca existe si está registrada, que tiene propietario y el alcance de su protección.

En este artículo se pretende dar una serie de pautas básicas para el registro de un signo distintivo, así como los recursos que la OEPM ofrece para ello:

1.-En el proceso de creación de una marca se debe tener en cuenta que ésta debe tener carácter distintivo y no puede describir lo que vende. Para ello la ley permite registrar diferentes tipos:

Denominativa: formada exclusivamente por palabras o letras, números en caracteres estándar, sin características gráficas, de disposición ni color.

Figurativa: signo formado por palabras, letras o números con caracteres, estilización o disposición no estándar con o sin elementos gráficos o de color o que estén exclusivamente formada por elementos gráficos.

Tridimensional: consisten en una forma tridimensional.

De Posición: consisten en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto.

Patrón: constituidos por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente.

Color: compuestas exclusivamente por un solo color sin contornos o por una combinación de colores sin contornos.

Sonora: constituidas exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos.

Movimiento: compuestas de un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de la marca.

Multimedia: constituidas por la combinación de imagen y sonido.

Holograma: compuestas por elementos con características holográficas.

Otros: para marcas que no cubiertas por ninguno de los otros tipos.
2.-Las marcas se registran para unos servicios y/o productos que están clasificados según la  Clasificación Internacional de Niza (Clinmar) y que se deben identificar en la solicitud de registro. Para buscarlos, se puede consultar esta clasificación o utilizar el buscador desarrollado por EUIPO para tal fin: TMclass.
3.-Una vez que se ha creado una marca y se han identificado las clases de Niza en las que se va a registrar, se debe hacer una búsqueda de anterioridades que confirme que la marca creada tiene carácter distintivo no existiendo otros signos registrados con los que pueda interferir o pueda entrar en conflicto con otras marcas ya registradas o en trámite para los mismos productos y/o servicios. Si fuera así, y se presenta la solicitud, la marca podría ser denegada. Esta consulta se puede hacer a través de las bases de datos de nuestra página web y realizar búsquedas de  marcas nacionales, europeas e internacionales protegidas en nuestro país.

 

Registro

La protección y registro de las marcas y nombres comerciales en España es competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) por lo que hay que presentar ante ella una solicitud de registro de la marca creada y abonar una tasa. Se puede hacer directamente a través de la sede electrónica de nuestra página web (vídeo informativo) o completando e imprimiendo el formulario disponible en la misma para su presentación en el mismo registro de la OEPM. Se recomienda la lectura del Manual informativo para los solicitantes de marcas donde se detallan todos estos aspectos de esta modalidad de PI así como recurrir a nuestros canales de Información: teléfono 910 780 780, y correo electrónico (informacion@oepm.es) a través de los cuales también podrá acceder al Servicio de Examinador de Marcas de Guardia que da asesoramiento personal sobre el procedimiento de registro de marcas y nombres comerciales, e información sobre ayudas y subvenciones.

Las tasas para la solicitud de registro en una o más clases de productos y servicios se encuentran recogidas en esta tabla.

Asimismo, no es necesario actuar mediante representante para presentar una solicitud, pero, si decide hacerlo, es recomendable que se trate de un profesional cualificado con conocimientos en materia de marcas.

Por último, hay que tener presente que la protección de la marca se limita al país o región donde se encuentre registrada y cuando se concede, queda protegida por un periodo de 10 años desde la fecha de presentación de la solicitud. Trascurrido ese plazo, puede renovarse indefinidamente por periodos sucesivos de 10 años, abonando la correspondiente tasa de renovación.

En este punto se recuerda tomar precauciones y seguir las recomendaciones de la OEPM con las cartas y correos fraudulentos de terceros, que suplantando a la misma, solicitan el pago de cuotas de marcas y nombres comerciales registrados o en vías de concesión.

Se puede consultar la documentación asociada al expediente presentado ante la OEPM, en CEO consultas de expedientes o en el nuevo espacio privado dentro de la OEPM: “MIO: Mi OEPM”.

 

Otros medios de información ofrecidos por la OEPM para el registro de signos distintivos

La OEPM, además de los comentados con anterioridad, dispone de una serie de recursos gratuitos para ayudar a pymes y emprendedores al registro de sus signos novedosos y entre ellos se encuentran: los folletos informativos, los  vídeos de nuestro canal YouTube relativos a la presentación de una marca en general y de forma electrónica en particular, así como el procedimiento para oponerse a la concesión de una marca), y también los vídeos específicos de marcas de los eventos virtuales de PI que la OEPM viene organizando desde la pasada primavera así como las preguntas frecuentes de la página web.

 

Para todos nuestros innovadores, recordamos que, al crear una marca distintiva, no hay que olvidar identificar los productos o servicios a los que va destinada, comprobar su disponibilidad, y decidir la estrategia de protección. Son pequeños pasos que contribuirán al éxito posterior en el mercado en el que se vayan a utilizar.

 

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LA PROTECCIÓN DE LAS FUNCIONES MENOS OBVIAS DE LAS MARCAS

A la hora de explicar el abc de las marcas se comienza siempre señalando que una de las funciones y razones fundamentales para proteger a las marcas es que representan una de las maneras más adecuadas para indicar un origen empresarial.  Se señala que el productor o empresario titular de la marca está muy interesado, y legitimado, en marcar o señalar los productos o servicios propios con cierta marca “Pascual” “Puleva” etc frente al resto de competidores en su sector de mercado.

Al mismo tiempo, como si fuera la otra cara de la moneda, se asume que el consumidor, cuando elige un producto con cierta marca, lo está eligiendo frente a otras marcas por muy diversas razones por lo que ha de garantizarse que dicha elección es factible y realizable sin dificultad. Para intentar garantizar esta elección se desarrolló la prohibición de registrar marcas  que incurran en riesgo de confusión con marcas prioritarias, es decir, que dificulten u obstaculicen el proceso dual por el cual tanto el  consumidor que acude al mercado puede elegir fácilmente la marca que desea sin confundirse como, a la vez, el productor puede ofertar su marca minimizando su preocupación acerca de una hipotética conducta desleal de un tercero competidor que usase su marca o que crease una marca demasiado parecida a la suya  para aprovecharse de su posición comercial ya conseguida.

Con todo, junto a la función básica de designar cierto origen empresarial (y por ello no otro de entre todos los concurrentes en el mercado), se ha señalado que la marca también cumple una función de indicadora de la calidad, es decir de las características de los productos o servicios marcados, así como una función condensadora  de la fama o renombre del titular. Junto a estas dos funciones se señala también que la marca tiene una función publicitaria (apreciable en la conexión de la marca con eventos públicos o con funciones de patrocinio).

A la hora de proteger alguna de estas funciones, se ha propuesto ir más allá de la categoría del riesgo de confusión, como requisito para examinar si existe una infracción o una desprotección de una marca, haciendo referencia a que la marca prioritaria puede haber adquirido una distintividad superior que la haga acreedora  del status de ser una marca notoria o renombrada, es decir, deudora de una protección especial donde lo que está en juego ya no es tanto si la presunta marca infractora se confunde con la marca prioritaria dotada de distintividad especial sino si lo que hace es afectar negativamente a esa distintividad o aprovecharse injustamente de ella.

Uno de los ejemplos concretos que está dando más juego en los últimos años a preguntarse hasta que punto hay una infracción de las funciones de la marca en ciertos actos comerciales es la utilización de listas de perfumes notorios para la venta de otros perfumes, estos últimos  con una marca distinta o con simples referencias numéricas, pero que en su comercialización en los puntos de venta citan a marcas ya establecidas o notorias, supuestamente para facilitar el acto de compra de los consumidores al ayudarles a identificar las características del perfume a elegir (“tendencia olfativa”) que se supone huele como el de la marca prioritaria pero resulta ser más barato. Es el asunto conocido como tablas de equivalencias de perfumes.

Ya en 2007 se planteo un conflicto ante el Tribunal de Justicia de la UE ante la existencia en Reino Unido de una empresa que ofrecía sus perfumes bajo diferentes marcas como «Creation Lamis», «Dorall» y «Stitch», pero que en los puntos de comercialización incluía junto a sus perfumes marcados con dichas marcas una lista comparativa donde enumeraban sus perfumes y establecía comparaciones o equivalencias entre sus perfumes y perfumes con marcas de lujo ya existentes como “Tresor”, “Miracle” o “Noa” de las empresas L’Oréal, Lancôme o Garnier . En la sentencia que resolvió el conflicto el TJUE determino que “El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna.”

El problema, desde la perspectiva del titular de una marca notoria o renombrada (aunque como puede verse en ciertos anuncios de comercialización actual mas cuidadosa se mencione expresamente que las marcas citadas son propiedad de terceros) es hasta qué punto el uso de esta por un tercero titular de otra marca, que no incurre en riesgo de confusión con la primera, es legítimo. En concreto, surgen las siguientes preguntas: ¿va a afectar la presencia de mi marca notoria junto a otra a que la entidad e imagen de calidad de la primera se vea difuminada o aguada por la segunda?, ¿puede llevar a asociaciones o conexiones, negativas o no,  que yo no quiero para mi marca por diferentes razones (imagen de  empresa, por estrategia comercial  o por cualquier otra razón) y que perjudiquen su distintividad?, ¿se está aprovechando injustamente ese tercero de mi posición adquirida y las ventajas competitivas que pueda conllevar sin haber realizado el esfuerzo que yo, como titular prioritario, he realizado y mantengo?.

Y esta situación no se da únicamente en el “mundo físico”, también en la Red se están planteando situaciones y conflictos  similares cuando páginas de compraventa muy notorias como e-bay o empresas comerciales como Marks&Clerk han utilizado como etiquetas de búsqueda o “metatags” marcas registradas de terceros, desviando a sus propios puntos de venta en internet a los usuarios que habían iniciado sus búsquedas en internet utilizando esas marcas de terceros, planteándose por estos las preguntas ya señaladas.

 

 

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