LA CONFIDENCIALIDAD EN LA RELACIÓN ENTRE CLIENTES Y AGENTES DE PATENTES

ANTECEDENTES

Se trata de un tema bastante desconocido en España pero objeto de discusiones en el ámbito internacional durante los últimos años,  en foros como el Comité de Derecho de Patentes de la OMPI, la APPI y el grupo B+ . Tradicionalmente, se ha reconocido la necesidad de que la comunicación entre el cliente y su asesor de patentes sea confidencial, con el fin de que la relación esté basada en la confianza mutua y de ese modo se pueda proporcionar un asesoramiento de alta calidad. Por ejemplo, el Código de Conducta del Colegio de Agentes de la Propiedad industrial establece en su disposición general 1.c que “todo colegiado estará obligado a no divulgar información aceptada por él a título confidencial en el ejercicio de su profesión”. Ni la Ley española de patentes 11/1986 ni su reglamento de ejecución desarrollan la confidencialidad en la relación entre agentes y clientes, pero el Convenio de la Patente Europea en su regla 153 establece que las comunicaciones entre los profesionales y sus clientes están protegidas frente a la divulgación en los procedimientos ante la Oficina Europea de Patentes, en especial:

a)     La evaluación de la patentabilidad de la invención.

b)     La preparación o tramitación de la solicitud de patente europea.

c)     Cualquier opinión relativa a la validez, alcance de la protección o infracción de una patente europea o de una solicitud de patente europea.

 

EL PROBLEMA

Tradicionalmente, aunque hay diferencias entre los sistemas judiciales de “common law” (países de tradición anglosajona) y los de “derecho civil” (Toda Europa excepto Gran Bretaña y también los países iberoamericanos), las comunicaciones entre el abogado y su cliente se mantienen en secreto y no se obliga a su divulgación durante los procedimientos judiciales. También en ciertos países, este “privilegio”, como se conoce, se extiende a los agentes de patentes y a los agentes de la propiedad industrial.

Durante los últimos años han surgido problemas porque en ocasiones este privilegio del que disfrutan habitualmente los abogados y/o agentes de patentes dentro de un estado no se reconoce por parte de la  jurisdicción de otro país, causando daños irreparables. Imaginemos que el cliente es consciente de la existencia de un documento muy relevante desde el punto de vista de la patentabilidad de una invención objeto de una solicitud de patente de la que es titular y contra la que se ha presentado una demanda de nulidad en el extranjero. El cliente remite información sobre el documento a su asesor en materia de patentes. Dentro del país donde están basados tanto la empresa como el asesor, esta comunicación se verá amparada por el “privilegio” de confidencialidad. Sin embargo, puede ocurrir que en ese otro estado ese privilegio no sea reconocido por tratarse de un abogado o agente de patentes extranjero y dicha comunicación deberá ser divulgada ante los tribunales si no se desea cometer un delito (“forcible disclosure” en el derecho de tradición anglosajona), con lo que saldrá a la luz ese documento y la patente será anulada causando unos daños irreparables.  Se pueden citar los siguientes ejemplos de casos reales:

Eli Lilly v. Pfizer Ireland Pharmaceuticals. 2004

En Australia, las comunicaciones entre el cliente y el agente de patentes disfrutan del “privilegio”, es decir, no es necesario revelarlas durante procedimientos judiciales, sin embargo durante el caso de Eli Lilly (con sede en Australia) y Pfizer (con sede en el Reino Unido) se determinó que el privilegio no se podía a extender a las comunicaciones con agentes de patentes extranjeros, en este caso del Reino Unido y fue necesario hacer públicas dichas comunicaciones. A raíz de este caso se ha modificado la legislación Australiana para que las comunicaciones con agentes de patentes extranjeros también disfruten del privilegio.

Lilly Icos LLC v Pfizer Ireland Pharmaceuticals (2006)

En este caso, muy similar al anterior, las comunicaciones entre Pfizer y sus abogados del Reino Unido no disfrutaron del privilegio de confidencialidad en Canadá.

Bristol-Myers Squibb Company v Rhone-Poulenc Rorer Inc (1999)

En este procedimiento judicial se consideró que las comunicaciones entre Rhone-Poulenc de Francia y sus agentes de patentes no disfrutaban del privilegio de confidencialidad en Francia y por tanto tampoco en Estados Unidos y durante el juicio dichas comunicaciones debieron ser reveladas.

En España y de acuerdo a la información proporcionada por el grupo español de la AIPPI,   la confidencialidad en la relación entre un cliente y su asesor en materia de patentes sólo está protegida frente a los tribunales si éste es abogado. Los agentes de la propiedad industrial que no son abogados no tienen reconocido ese “privilegio”. En cuanto a los profesionales extranjeros sólo disfrutarían en España del “privilegio” si se encuentran colegiados como abogados en el país.

POSIBLES SOLUCIONES

A iniciativa de los países en desarrollo, en especial de aquellos estados europeos con una fuerte industria farmacéutica, ya que son los que más han sufrido el problema, este tema se viene discutiendo en el Comité de Derecho de Patentes de la OMPI desde 2009. Los países más desarrollados desean que se redacte un tratado internacional en la materia, pero los países menos desarrollados o en vías de desarrollo argumentan que este tema va más allá del derecho de patentes y que en ningún caso se debería armonizar pues ello iría contra la soberanía de cada estado. Ante esa oposición frontal, ciertos estados desarrollados proponen un enfoque denominado “softlaw” consistente en la elaboración de una serie de directrices que permitirían a los estados que así lo deseen, la adaptación de su legislación en la materia. Otras posibles soluciones se pueden encontrar en el documento SCP/20/9 de la vigésima sesión del Comité de Derecho de Patentes. Ante la falta de progreso en el seno de la OMPI, Suiza, estado especialmente interesado en la solución de este problema internacional, está liderando dentro del grupo B+(formado por representantes de las oficinas de patentes de los estados europeos, de los EE.UU, de Japón, Canadá, Australia, Corea del sur y China, esta última como observadora) un grupo de trabajo sobre el tema con el fin de lograr una armonización en la forma que se aborda el tratamiento transfronterizo del privilegio de confidencialidad.

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Comentarios

Desconocía totalmente este tema pero me parece inaceptable que aún existiendo un documento que compromete la patentabilidad de una invención objeto de una patente, este documento se pueda mantener en secreto. Comprendo que las farmacéuticas quieran armonizar la legislación mundial con el fin de que no se les invaliden sus patentes. Espero que ese intento de armonización no prospere.

Encuentro inaceptable que las relaciones entre los agentes de la propiedad industrial y sus clientes no se vean amparadas por el privilegio en España si el agente no es abogado. Comprendo en ese caso que los clientes sólo quieran agentes de la propiedad industrial que sean abogados, pues de otro modo se corre un riesgo muy elevado, especialmente si la patente se ve sometida a litigios en los Estados Unidos. Habría que hacer algo, modificar la legislación. No sé si se podría hacer algo aprovechando la nueva Ley de Patentes. No puede ser que haya agentes de la propiedad industrial de primera y de segunda.

Coincido totalmente con el primer participante, si una patente no es válida, que se anule y no se utilicen extrañas estratagemas legales para limitar el acceso a los medicamentos.

Me planteaba comenzar a estudiar para sacar el título de agente de la propiedad industrial, pero dado que no tengo la licenciatura en derecho, me planteo hasta qué punto este título me aportará algo. Tras leer este artículo, me imagino que los clientes preferirán agentes que además sean abogados….

Quería responder a L. De verdad que tu decisión de presentarte a las pruebas para obtener el título de agente no debe verse influida por este tema. Esto de la confidencialidad es un tema que se presenta en muy contadas ocasiones. Prácticamente nadie en la profesión se ha visto involucrado en el tema.

Es un problema realmente grave para empresas que deseen ejercer sus derechos en Estados Unidos. Deben tener cuidado de qué agentes de la propiedad industrial escogen.Mejor que sean abogados….

[...] , muchos compradores definitivamente examinar en apoyo de servicios . En ocasiones cuando clientes potenciales clientes mail los algunas preguntas retos o tal vez a relaciona con prioridades sobre [...]

[...] “common law”, sería conveniente evitar las comunicaciones por escrito. Este asunto de la “confidencialidad en las comunicaciones entre cliente y agente” está siendo discutido dentro del llamado Grupo B+ y en  el Comité Permanente de Derecho de [...]

La verdad que ya estábamos al tanto de este tema, en nuestra Gestoría Almería llamada Asesoría Beltrán hemos tenido diferentes casos de este tipo y la verdad que algunas veces nos parece de muy mal gusto que aun teniendo en nuestro poder el documento de una patente, este pueda ser mantenido en secreto, pero bueno, nosotros trabajamos para nuestros clientes y es raro el mes que no nos llega un caso de estos citados en el artículo. Un cordial saludo. Asesoría Beltrán.

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