ESTIMADO INVENTOR: TAMBIÉN ANTES DE SOLICITAR LA PATENTE, DEBERÁ PROTEGER SU INVENCIÓN

En una anterior entrada de este blog advertíamos a los inventores de la necesidad de no divulgar la invención con anterioridad a la fecha de presentación, sobre todo en países donde no existe el llamado “período de gracia”, pues cualquier divulgación rompería la novedad e impediría la obtención de una patente sobre la invención. Sin embargo, es indudable que en ocasiones es preciso ponerse en contacto con empresas u otras personas en el proceso de definición de la invención. Es ese un momento muy peligroso; aún no se ha presentado la solicitud de patente y esos terceros que tienen acceso a la invención pueden jugárnosla.

En esos contactos con posibles interesados en la invención o bien profesionales que nos van a ayudar a construir un prototipo es fundamental caminar con pies de plomo y firmar un acuerdo de confidencialidad con todas aquellas personas que entren en contacto con la invención antes de la publicación de la solicitud de patente y por supuesto antes de la presentación de la solicitud.

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es consciente de este peligro al que se enfrentan los inventores particulares y las pequeñas empresas. Por ello ha participado en los últimos años en un grupo de trabajo constituido por representantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de LES España y Portugal,  del Ministerio de Economía y Competitividad, y de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) con el fin de elaborar contratos modelos de gran utilidad en el proceso de transferencia de tecnología, en español e inglés, incluyendo su guía de cumplimentación. Estos contratos modelo ya fueron objeto de una entrada anterior del blog. El primero de los contratos o acuerdos confeccionado fue el de confidencialidad.

En la guía se explican los principales puntos que habrá que tener en cuenta a la hora de redactar esos acuerdos de confidencialidad:

- La obligación de confidencialidad se puede establecer unilateralmente o recíprocamente, es decir, como obligación de ambas partes (caso más común). Aun cuando solo uno de los dos firmantes posea información valiosa, es más sencillo conseguir la firma de un acuerdo de tipo recíproco.

- Se debe identificar y definir lo que se considera información confidencial, pero dado que el acuerdo podría no llegar a firmarse no debe desvelarse el contenido de la información propiamente dicha.

- El acuerdo debe definir también el uso que se va a hacer de la información.

La única persona con la que se podría hablar libremente de la invención es con un agente de la propiedad industrial, ya que el punto 1.c de su código ético establece:

Todo colegiado estará obligado a no divulgar información aceptada por él a título confidencial en el ejercicio de su profesión, a menos que haya sido relevado de esta obligación de forma expresa por su cliente.

Asimismo, en España la Ley 24/2015 reconoce en su artículo 176.5 el derecho de los agentes de la propiedad industrial a no divulgar el contenido de las comunicaciones relativas a procedimientos seguidos ante la OEPM, por ejemplo, durante un procedimiento judicial:

 “Los Agentes de la Propiedad Industrial estarán obligados a mantener la confidencialidad de los asuntos en los que intervengan y tendrán derecho a negarse a divulgar las comunicaciones intercambiadas con sus clientes o con terceras personas relativas a los procedimientos seguidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Entre otros, estará sometida a dichas condiciones toda comunicación o todo documento relativo a:

a) la valoración de la patentabilidad de una invención, la registrabilidad de un diseño industrial, de una marca o de un nombre comercial;

b) la preparación o la tramitación de una solicitud de patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial;

c) cualquier opinión relativa a la validez, alcance de protección o infracción del objeto de una patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial, así como de una solicitud de cualquiera de dichas modalidades.”

Sin embargo, si un inventor tiene la intención de extender la protección de patente al extranjero, especialmente a estados en los que rige el llamado “common law”, deberá extremar las precauciones en la comunicación con su agente de patentes, pues durante un procedimiento judicial de acuerdo al “common law” podría no reconocerse ese derecho a la confidencialidad en las comunicaciones con el cliente dentro del llamado “discovery”. En ese caso de posible extensión a estados de tradición “common law”, sería conveniente evitar las comunicaciones por escrito. Este asunto de la “confidencialidad en las comunicaciones entre cliente y agente” está siendo discutido dentro del llamado Grupo B+ y en  el Comité Permanente de Derecho de Patentes con el fin de tratar de lograr una armonización internacional y eliminar estos problemas transfronterizos.

Los casos de pérdidas de una patente debidos a la falta de una adecuada protección pre-patente de la invención son numerosos y se presentan en todas las regiones. Recientemente, el que escribe estas líneas conoció uno de estos casos durante una visita a Uruguay:

En el año 2000 Juan Nin, estudiante de diseño industrial, inventó durante un ejercicio una bandeja cerámica destinada a facilitar la preparación y posterior servicio de queso provolone, cuyo consumo está muy extendido en el Río de la Plata. Contactó con un fabricante y le encargó unos cuantos ejemplares para vender en una feria, sin embargo, las bandejas no se entregaron debido a supuestos problemas técnicos y el fabricante presentó poco después una solicitud de modelo de utilidad uruguaya de número U04035 sobre la invención. Juan Nin depositó su propia solicitud en Uruguay U4055 y en Argentina (AR056274), pero de acuerdo al sistema “first to file”, el derecho le pertenecía al fabricante, en cuanto que primer depositante. El usurpador del modelo de utilidad logró unas ventas muy importantes mientras que el auténtico inventor sólo recientemente ha podido comenzar a comercializar su invento.

Un conocido ejemplo de supuesto robo de invención fue ya objeto de este blog: el de la invención del láser. Otros casos históricos en los que podría haberse dado una apropiación de la invención son el del teléfono (página 29 del nº 22 de Marchamos) y el de la radio. Cuando el “hurto” de la invención se produce una vez presentada la patente, se habla de “infracción” y la patente es una herramienta muy poderosa para revertir la situación, como ocurrió en el famoso caso de Robert Kearns “inventor del limpia parabrisas intermitente”, cuya historia se recogió en la película de Hollywood titulada “Flash of genius”.

Figura de la patente US351836 de Robert Kearns sobre el limpia-parabrisas intermitente

El consejo más fácil e inmediato es presentar la solicitud de patente lo antes posible, pues a lo largo del proceso de preparación, definición, construcción del prototipo de una invención va a ser inevitable realizar divulgaciones de la misma. Mientras que las divulgaciones a un grupo reducido de personas durante reuniones privadas pueden ser fácilmente controlables, mediante la utilización de los acuerdos de confidencialidad, las divulgaciones públicas (en medios de comunicación, congresos, redes sociales, etc.) pueden ser fatales, e impedir la obtención de una patente sobre la invención, especialmente en estados en los que no existe el llamado “período de gracia”. Aunque en España y en el Convenio de la Patente Europea se considera inocua la divulgación de una invención acaecida antes de 6 meses previamente a la fecha de presentación de una patente y que se haya debido a un abuso evidente frente al solicitante o su causante, el problema que presenta esta excepción al contenido del Estado de la Técnica reside en la dificultad de prueba.

 Página del cuaderno de laboratorio de Graham Bell donde se detalla un experimento relacionado con la invención del teléfono (Fuente: Wikipedia)

Aun cuando el sistema “first to file” se ha adoptado mundialmente y proporciona mayor seguridad jurídica y economía de recursos en los procedimientos de concesión de patentes y de litigación, es indudable que el “first to invent” era más eficaz en la lucha contra los “ladrones de invenciones”, pues si el inventor llevaba un cuaderno de laboratorio convenientemente cumplimentado, ello servía como prueba para demostrar quién era el auténtico inventor y quién tenía derecho a la patente.

Conclusión

Si algo debe quedar claro tras la lectura de esta entrada es que lo más seguro siempre es presentar la solicitud de patente antes de comunicar a nadie la invención, pero si por diversos motivos fuera preciso darla a conocer, entonces es fundamental firmar un acuerdo de confidencialidad.

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