LA OMPI ELABORA UN ESTUDIO SOBRE LA ACTIVIDAD INVENTIVA

El Comité Permanente de Derecho de Patentes de la OMPI también conocido como SCP por su nombre en inglés (Standing Committee on the Law of Patents) nació en el seno de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) en 1998. Durante sus primeros años de trabajo redactó el Tratado de Derecho de Patentes (destinado a armonizar aspectos no sustantivos de las leyes de patentes) y que entró en vigor en la OEPM el 6 de noviembre de 2013. Tras la firma del tratado mediante conferencia diplomática en junio de 2000, el Comité inició unos trabajos destinados a la elaboración de un tratado de Derecho Sustantivo de Patentes o SPLT (Substantive Patent Law Treaty). Debido a discrepancias entre el bloque de los países más desarrollados y el de los países menos desarrollados y en vías de desarrollo, dicho objetivo se abandonó y desde 2008 el comité se dedica a debatir temas relacionados con las patentes pero sin ánimo de armonización. Desde la decimosexta sesión los temas en discusión son:

–          Excepciones y limitaciones a los derechos de patentes.

–          Transferencia de tecnología.

–          La calidad de las patentes.

–          Confidencialidad de las comunicaciones entre clientes.

–          Patentes y salud

 Dentro de la “calidad de las patentes” España presentó una propuesta para que se realizaran estudios en relación a diversos aspectos del concepto de actividad inventiva y a cómo se abordan en los estados miembros de la OMPI. La propuesta fue aprobada durante la vigésima sesión y tras solicitar a dichos estados información sobre el concepto de actividad inventiva: definición, experto en la materia, métodos de evaluación y jurisprudencia, la secretaría del Comité ha elaborado un estudio que se ha presentado con vistas a la vigésimo segunda edición que se celebrará a finales de julio  de este año.

Dicho estudio se encuentra disponible en su versión resumida y completa. A continuación destacamos algunos de los puntos que se consideran más relevantes:

El origen

En el estudio se señala que el origen del concepto moderno de actividad inventiva se remonta a una disposición del derecho

de patentes francés de 25 de mayo de 1791, en la que se estipulaba básicamente que un mero cambio de la forma o de proporción o de ornamentación no justificaba que la invención gozara de la protección otorgada por el Derecho de Patentes. En concreto, en el artículo 8 del título tercero se afirma:

“…. Ne seront point mis au rang des perfections industrielles les changemens de formes ou de proportions, non plus que les ornemens, de quelque genre que se puisse être.”

Durante la invasión napoleónica, este decreto francés sirvió de inspiración para el primer decreto español en materia de patentes, promulgado el 16 de septiembre de 1811, cuyo segundo artículo establece:

ART. II. No se reputan por mejoras las que sólo consisten en la hermosura y mejor gusto de las formas, o en adornos que no contribuyen esencialmente a la perfección de la industria.

Posteriormente, se incluyó en la Constitución de 1812 la necesidad por parte de las diputaciones de “proteger a los inventores de nuevos descubrimientos”. Dentro del estudio se indica que tras el decreto francés se introdujo una provisión muy similar en los Estados Unidos en 1793. En el Reino Unido se incorporó el requisito de actividad inventiva en 1932 y en Estados Unidos la “no obviedad” se introdujo en 1952.

Definición del experto en la materia

De lo aportado por el estudio en relación con esta figura se pueden destacar una serie de matices en diversos países a la hora de definir el experto en la materia, esa figura hipotética en cuyo papel debe situarse el examinador de patentes para evaluar la actividad inventiva:

–          En un país, el experto en la materia puede utilizar un nivel corriente de creatividad para, entre otras cosas, seleccionar los materiales adecuados, optimizar el rango numérico de la invención o reemplazar la invención con elementos equivalentes.

–          En otro estado, el experto en la materia puede utilizar un nivel de lógica habitual, pero no cuenta con capacidad de intuición ni de deducción.

–          En una tercera jurisdicción, el experto en la materia posee un nivel corriente de creatividad que le permite inspirarse en las enseñanzas del estado de la técnica para luego conjugarlas y progresar, sin añadir conocimientos a lo ya conocido cuando la invención fue concebida.

–          En otro estado se presume que el experto en la materia no tiene creatividad.

 Métodos para evaluar la actividad inventiva

En el estudio se pone de manifiesto algo que a veces se olvida; que aunque se ha elaborado una metodología normalizada para evaluar la actividad inventiva a fin de aumentar la objetividad y la coherencia de dicha evaluación así como evitar el uso del examen retrospectivo o el análisis «ex post facto», en todas las metodologías empleadas, en última instancia, la pregunta fundamental sigue siendo: “¿resulta obvia la invención?”.

Lo que se deduce de este estudio es que los métodos empleados, aunque tengan distintos nombres, son en esencia muy similares:

En Alemania, antes de decidir si la invención entraña una actividad inventiva, se deben identificar los siguientes elementos: el estado de la técnica pertinente en la fecha de presentación (o la fecha de prioridad); la persona competente versada en la materia; y la capacidad o el nivel de conocimientos de la persona competente. Los primeros pasos para evaluar si la materia es evidente surgen de los esfuerzos que realiza el experto en la materia en encontrar una solución mejor (o distinta) de la solución ya conocida.

 En los Estados Unidos, con el caso “Graham c. John Deer” se establecieron las siguientes consideraciones básicas y objetivas para determinar la evidencia:

i)  Determinar el alcance y contenido del estado de la técnica.

ii)  Establecer las diferencias entre el estado de la técnica y la invención.

iii) Definir el nivel corriente de destreza en la técnica pertinente.

En Singapur, se utilizan sobre todo los principios del llamado “enfoque windsurf”  como guía de orientación. Dicho enfoque proviene de la jurisprudencia británica y consiste en:

i) Identificar el concepto reivindicado, un experto en la materia, y las diferencias entre la invención reivindicada y el estado de la técnica.

ii) Analizar si esas diferencias representan pasos que hubieran sido obvios para el experto en la materia.

En Australia utilizan el examen llamado “welcome” que se basa en el uso del “enfoque problema-solución” cuando procede. Consiste en determinar si una persona hipotética, frente a un mismo problema, hubiera seguido sistemáticamente los mismos pasos que llevaron del estado de la técnica a la invención, sean o no, los pasos del inventor.

En Rusia además del “método problema-solución” se utiliza otro llamado de las “características distintivas”, que consta de las siguientes fases:

i) La identificación del sustituto análogo más cercano a la invención reivindicada (prototipo).

ii) La identificación de las características que distinguen a la invención reivindicada del prototipo

iii) La identificación de las soluciones del estado del estado de la técnica que coinciden con las características distintivas de la invención reivindicada.

iv) El análisis de dichas soluciones a fin de establecer hasta qué punto las características que coinciden con las características distintivas de la inversión reivindicada dieron lugar el resultado especificado por el solicitante.

En China, el criterio empleado para evaluar el requisito de actividad inventiva es que la invención tenga características técnicas destacadas y constituya un progreso notable respecto del estado de la técnica anterior. Una invención que represente un progreso notable significa que la invención puede producir efectos técnicos ventajosos respecto del estado de la técnica.

En las legislaciones de Japón y Corea se establece que la invención reivindicada carece de actividad inventiva si, antes de la fecha de presentación (o la fecha de prioridad), un experto en la materia podría haber realizado fácilmente la invención reivindicada basándose en el estado de la técnica pertinente. En las directrices de Examen de la Oficina Surcoreana de Propiedad Industrial (KIPO) figuran las siguientes fases para evaluar el requisito de actividad inventiva:

i) Identificar la invención reivindicada.

ii) Identificar el estado de la técnica pertinente a los efectos de la invención reivindicada.

iii) Seleccionar el estado de la técnica más cercano a la invención reivindicada, comparar la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano e identificar las diferencias.

iv) Determinar si un experto en la materia podría haber realizado fácilmente la invención reivindicada basándose en el estado de la técnica pertinente y el conocimiento general común.

El nivel de actividad inventiva

En este capítulo del estudio se analiza qué se entiende por “evidente”. A un nivel muy elevado, el concepto de “evidencia” entraña en muchos países la idea de que la invención reivindicada no va más allá del progreso normal de la tecnología que alcanzaría un experto en la materia, sino que se deduce simple o lógicamente del estado de la técnica. La cuestión que se plantea no es si la diferencia entre la invención reivindicada y el estado de la técnica resulta evidente, sino si la invención reivindicada en su integridad habría sido evidente. Además, se debe tomar en cuenta la referencia al estado de la técnica en su totalidad, que abarca los conocimientos generales al alcance del experto en la materia, así como la técnica conocida y el conocimiento general común. La mera simplicidad de la invención no significa que carezca de actividad inventiva.

En el estudio se analizan los llamados “indicios secundarios” de la posible existencia de actividad inventiva:

–  La invención reivindicada responde a una necesidad identificada desde hace tiempo.

–  Otros inventores han intentado resolver el problema, aunque sin lograrlo, o la invención reivindicada supera dificultades técnicas que no se pueden superar por otros medios.

–  La invención reivindicada tiene un éxito comercial particular (algunos países establece que para que el éxito comercial sea un indicador de actividad inventiva, éste debe derivar de las características técnicas de la invención reivindicada).

–  El estado de la técnica apartaría al experto en la materia de la invención reivindicada, es decir, el inventor ha dejado de lado un prejuicio científico.

–  La originalidad de la solución que aporta la invención reivindicada, que se aparta del camino conocido y abre una vía nueva.

–  La invención reivindicada ofrece una solución sorprendentemente sencilla.

–  Entre el reconocimiento del problema y la realización de la invención que resolvió el problema ha transcurrido bastante tiempo.

–  La invención reivindicada es particularmente compleja y no es fácil de llevar a cabo.

–  La invención reivindicada ha sido copiada por terceros, que la prefieren al estado de la técnica.

“Inventive step”- Figura de la patente CA 2815004

Conclusión

Este estudio de ámbito mundial elaborado por la OMPI sobre el requisito de actividad inventiva, su definición y su evaluación pone de manifiesto que a pesar de la existencia algunas diferencias entre los distintos estados y regiones, éstas no son significativas y existe un alto grado de armonización en relación con el requisito de evaluación más complicada y al mismo tiempo de mayor relevancia para que las patentes sólo se concedan a invenciones que lo ameriten, de manera que el sistema de patentes cumpla con su función social de incentivar la innovación tecnológica, ya que como dijo Johannes Bob Van Benthem, primer presidente de la Oficina Europea de Patentes, en su inauguración: “el éxito de una oficina de patentes estriba en que sea capaz de evaluar adecuadamente el requisito de actividad inventiva”.