LA NOVEDAD: EL PRIMER REQUISITO DE PATENTABILIDAD

En los años de vida de este blog ya hemos abordado gran número de los requisitos que las Oficinas de Patentes examinan con el fin de que el sistema de patentes sea del tipo “Do ut des”, es decir, que se cumpla que el estado concede al inventor unos derechos exclusivos (excluir a los terceros de la explotación de la invención reivindicada) a cambio de la aportación de beneficios a la sociedad. Los requisitos de novedad, actividad inventiva, y aplicación industrial, también llamados de patentabilidad,  garantizan que la invención suponga un progreso tecnológico, mientras que el requisito de “suficiencia de la descripción” posibilita que el beneficio que la invención supone para la sociedad se materialice rápidamente, una vez que la patente caduca y pasa al dominio público, ya que el inventor habrá definido la invención de manera lo suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda llevarla a cabo sin “experimentación excesiva” o “undue burden”. En el blog también hemos tratado el requisito de unidad de invención, pero este es de tipo “administrativo”.

El requisito que nos quedaba por tratar es el de la novedad, que sin embargo se considera el primero en surgir históricamente. Cuando los monarcas de hace siglos concedían los llamados privilegios reales a sus súbditos (ver el caso del primer privilegio concedido en España por la Reina Isabel de Castilla al médico Pedro Azlor), la invención debía ser nueva, al menos en el Reino donde se otorgaba el privilegio.

Primera patente (privilegio) concedida en España

El requisito de actividad inventiva surgió más tarde, a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, cuando se constató que la exigencia únicamente de novedad no garantizaba un buen funcionamiento del sistema de patentes.

El Art. 6.1 de la Ley 24/2015 define la novedad del siguiente modo:

“Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

Si desean conocer qué se conoce por “estado de la técnica”, les recomiendo que visiten esta otra entrada del blog. Asimismo, si desean profundizar en relación con los elementos que se encuentran excluidos del estado de la técnica, les remito a esta entrada del blog dedicada al llamado “período de gracia”.


El cómic “The sunken yacht” de Walt Disney rompió la novedad de la invención reivindicada en la solicitud de patente NL6514306

En relación con el estado de la técnica, la Ley 24/2015 de patentes ha introducido la  exigencia de novedad mundial en relación con los modelos de utilidad, a los que la Ley 11/1986 exigía únicamente novedad nacional.

También a efectos de la evaluación de la novedad, es preciso tener en cuenta que debido al sistema de “first to file” imperante en prácticamente todo el mundo, existe el riesgo de que se dé la “doble patentabilidad” de una invención. Es por ello que el art. 6.3 de la Ley 24/2015 establece:

Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes europeas que designen a España y de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en español en aquella fecha o lo sean en otra posterior.”

Este es uno de los elementos del derecho de patentes en los que sería necesaria una armonización internacional. Mientras que, en Europa, estos documentos sólo se emplean para evaluar la novedad, en los EE.UU. se emplean para evaluar la actividad inventiva y en Japón para evaluar la novedad y pequeñas variaciones. Asimismo, mientras que, en Europa, en el tratamiento de estos documentos no se tiene en cuenta quién es el titular (anti-self-conflicting), en los EE.UU. si el titular de estos documentos es el mismo que el titular, no se tienen en cuenta a efectos de evaluar ni la novedad ni la actividad inventiva (self-conflicting).

LA EVALUACIÓN DE LA NOVEDAD

La evaluación de la novedad puede compararse con la realización del clásico pasatiempos de “las 7 diferencias”, pero donde encontrar una diferencia en relación con un documento del estado de la técnica significa que hay novedad.

Para evaluar la novedad, se compara cada característica técnica de las reivindicaciones independientes de la solicitud con el contenido completo de cada publicación relevante, tomada aisladamente.

Ni siquiera está permitido combinar los distintos ejemplos incluidos en la descripción de un documento de patente perteneciente al estado de la técnica.

Se podrá llegar a la conclusión de que no existe novedad si alguna de las divulgaciones del estado de la técnica contiene el conjunto de las características de la reivindicación en la misma yuxtaposición.

Cuando se compara una invención reivindicada con un documento del estado de la técnica también deben considerarse las características implícitas que se derivan de forma directa y sin ambigüedad de dicho documento, por ejemplo, una divulgación del uso de una goma, donde se emplean claramente sus propiedades elásticas, aunque no se mencionen explícitamente.

En la evaluación de la novedad, los documentos deben interpretarse como lo habría hecho un experto en la materia en la fecha de publicación del documento.

Otro aspecto a tener en cuenta en la evaluación de la novedad es que los términos particulares rompen la novedad de los generales, pero los generales no rompen la novedad de los particulares o específicos; así el aluminio romperá la novedad del metal, pero el metal no romperá la novedad del aluminio. Un razonamiento similar se emplea para evaluar la novedad de las invenciones que consisten en un rango de valores.

La Oficina Europea de Patentes ha elaborado una serie de reglas para determinar si las invenciones de selección, consistentes en seleccionar elementos o subrangos de listas o rangos más amplios son nuevas.

Dentro de la evaluación de la novedad es muy importante la interpretación del término “para”. Mientras que en el caso de los procedimientos es siempre limitativo, en los productos puede no serlo si se encuentra una anterioridad con las mismas características y susceptible de ser utilizada con el mismo fin.

Sin embargo, en ocasiones el “para” sí puede ser limitativo:

Si una reivindicación no es nueva, tampoco implicará actividad inventiva y, por otro lado, si una reivindicación es nueva, también lo serán las dependientes de la misma.

Aunque el examen de novedad es el primer obstáculo que debe superar una invención reivindicada para ser objeto de una patente concedida, la llave que permite franquear la última puerta será el examen de la actividad inventiva.

Un tema que no puede dejar de ser mencionado cuando se habla de novedad es el del “segundo uso médico”:

Art. 6 (Ley 24/2015):

4. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de cualquier sustancia o composición comprendida en el estado de la técnica para ser usada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que su utilización para cualquiera de esos métodos no esté comprendida en el estado de la técnica.

5. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de una sustancia o composición de las señaladas en el apartado 4 para una utilización determinada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que dicha utilización no esté comprendida en el estado de la técnica.

Sin embargo, ello no está autorizado en gran número de países. En la región Iberoamericana, sólo está permitido en Chile y México y, por ejemplo, la decisión 486 de la Comunidad Andina excluye de la patentabilidad todo tipo de uso de una invención ya conocida:

Art. 21. Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

El ejemplo más conocido de estas invenciones de segundo uso médico que han sido  patentadas, lo cual se permite en Europa y en los estados de mayor nivel de desarrollo, viene representado por la viagra o “sildenofilo”, que inicialmente se patentó para su uso en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y posteriormente para su utilización en el tratamiento de la disfunción eréctil.

CONCLUSIÓN

Si no se trata de un profesional del mundo de la propiedad industrial, difícilmente habrá llegado hasta aquí, pero si así fuera, la próxima vez que diga que algo es nuevo, piense en todo lo que se encuentra detrás de ese adjetivo en el mundo de las patentes.

 

 

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Comentarios

Muy interesante, muy buenos ejemplos.

[...] legales prescritos en la legislación aplicable, principalmente los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial) así como el de suficiencia de la [...]

[...] está interesado en este tema, le recomiendo que, visite la entrada que sobre la “evaluación de la novedad” escribí para el blog de la Oficina Española de la Patentes y [...]

[...] desarrollar numerosas medicinas que son patentables (es decir, que cumplen con el requisito de novedad y actividad inventiva). Pero ello no significa que supongan un valor añadido sobre los [...]

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