LA ACTIVIDAD INVENTIVA – El REQUISITO DE PATENTABILIDAD.

Un poco de historia.

Como ya conocerán la mayoría de los lectores, en cierto modo familiarizados con el mundo de la propiedad industrial, la actividad inventiva es uno de los requisitos de patentabilidad que debe cumplir una invención para que el Estado otorgue a su solicitante una serie de derechos exclusivos durante un período limitado de tiempo. Los otros dos son la novedad y la aplicación industrial. Existe acuerdo entre los profesionales de la propiedad industrial en que su evaluación constituye la tarea más ardua y conflictiva que tiene que llevar a cabo un examinador y en general cualquier profesional del mundo de las patentes.

El término de actividad inventiva (“inventive step” en inglés) se emplea en Europa, mientras que en los Estados Unidos de Norteamérica se prefiere “non obviousness” que se podría traducir al castellano como “falta de obviedad” o “no evidencia”. El Tratado PCT (Cooperación en materia de patentes) considera ambos términos como  sinónimos (ver regla 65.2).

Polígrafo perfeccionado por Thomas Jefferson

La actividad inventiva no ha sido uno de los requisitos de patentabilidad desde la aparición de las patentes, hace ya algo más de 200 años.  El primer antecedente de la exigencia de la actividad inventiva puede considerarse una carta de Thomas Jefferson, uno de los fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, tercer presidente de los mismos,  y examinador de patentes entre 1790 y 1793. En dicha carta y al comparar una invención consistente en una cuerda a la que se unían una serie de cubos para extraer agua de un pozo con un dispositivo similar conocido en Egipto ya desde la antigüedad, señala que: “But it is the principle, to wit, a string of buckets, which constitutes the invention, not the form of the buckets, round, square, or hexagon; nor the manner of attaching them, nor the material of the connecting band, whether chain, rope, or leather.” Es decir, ya en esos primeros tiempos de las patentes Thomas Jefferson señalaba que la invención no estaba en la forma de los cubos ni en el tipo de material que se empleara, ya fuera una cadena, una cuerda o cuero. Inicialmente todas las legislaciones en materia de patentes exigían el requisito de novedad, pero no el de actividad inventiva, quizás con la excepción de la estadounidense, al menos en su jurisprudencia. Sin embargo, a medida que las leyes de patentes fueron cumpliendo años y surgieron numerosos litigios judiciales, se comprendió que no bastaba con el requisito de novedad para la concesión de derechos exclusivos, sino que era necesaria una “inventividad” adicional. Este concepto se desarrolló inicialmente a partir de sentencias judiciales, por ejemplo fue celebre el caso “Hotchkiss v. Greenwood” en 1850. En dicha sentencia se dictó que la única diferencia entre un pomo para puertas patentado y otro existente en el mercado era el material utilizado y por tanto la patente era nula: “The only thing new was the substitution of a knob made out of clay in that peculiar form for a knob of metal or wood. This might have been a better or cheaper article, but is not the subject of a patent.” Posteriormente, este concepto fue introducido en las distintas leyes nacionales de patentes; Reino Unido (1932), Estados Unidos (1952), Japón (1960), Francia (1968), Alemania (1976) y España (1986). En España y con anterioridad a la Ley de Patentes de 1986, el Estatuto de la Propiedad industrial no recogía el concepto de actividad inventiva pero negaba la condición de patentable al “cambio de forma, dimensiones, proporciones y materia del objeto patentado a no ser que modifiquen sustancialmente las cualidades de aquel, o con su utilización se obtuviere un resultado industrial nuevo” (Artículo 48.3). Por tanto, se puede afirmar que en la anterior legislación ya se superaba el concepto de novedad, aún cuando éste no llegara a definirse hasta la Ley de Patentes de 1986 en su artículo 8.1:

“Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia”.

En los modelos de utilidad se incluye una pequeña variante en el artículo 146.1:

“Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de manera muy evidente para un experto en la materia”

Esta definición, con mínimas variantes es la más extendida actualmente en la mayoría de las legislaciones nacionales e internacionales en materia de patentes. Así, en la nueva legislación estadounidense AIA (America Invents Act), en la sección 2, (103) la actividad inventiva o “non obviousness” se define de la siguiente manera:

‘‘A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.’’

 Según se observa, la definición norteamericana es más concreta que la que se utiliza en el derecho europeo; así, se precisa que la invención no tiene que resulta obvia para un experto en la materia antes de la fecha de presentación, que debe considerarse la invención en su conjunto y que no influye en la patentabilidad el modo en que se haya llevado a cabo la invención. Como curiosidad, se puede señalar que en los Estados Unidos se emplea el acrónimo PHOSITA en lugar de “Person Having Ordinary Skills In The Art” para designar al “experto en la materia”.

La evaluación del requisito.

 Como se puede suponer, resulta muy complicado determinar si una determinada invención habría resultado obvia para un experto en la materia a partir del Estado de la Técnica. Es por ello que se han desarrollado varios métodos destinados a conseguir una evaluación del requisito que sea lo más objetiva posible.

 En la Oficina Europea de Patentes y Estados de influencia incluida España, el método más empleado es denominado “Método Problema-Solución” (Problem-Solution Approach). Dicho método consiste en responder a las siguientes preguntas:

1)     ¿Cuál es el estado de la técnica más próximo?

2)     ¿Cuáles son las características técnicas distintivas entre la invención definida en la reivindicación y el estado de la técnica más próximo?

3)     ¿Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia?

4)     ¿Cuál es el problema técnico objetivo subyacente en la invención reivindicada?

5)     ¿Un experto en la materia, a la vista del estado de la técnica anterior habría reconocido el problema planteado y lo habría resuelto de la manera indicada?

En el Reino Unido emplean un conjunto de reglas dictadas en la sentencia del caso Pozzoli Spa v BDMO SA & Anor [2007] EWCA Civ 588 (22 June 2007):

1)     a) Identificar al experto en la materia – b) Identificar el conocimiento general de dicha persona.

2)     Identificar el concepto inventivo de la reivindicación.

3)     Identificar las diferencias entre el estado de la técnica y el concepto inventivo de la reivindicación.

4)     ¿Constituyen esas diferencias unos pasos que habrían sido obvios a una persona experta en la materia o requieren algún grado de invención?

En los Estados Unidos se emplean los denominados “Factores de Graham”, establecidos por el tribunal supremo en el caso Graham et al. v. John Deere Co. of Kansas City et al ., 383 U.S. 1 (1966), donde se decía que la actividad inventiva “obviousness” se debería determinar teniendo en cuenta:

1. El alcance y contenido del Estado de la Técnica.
2. El nivel de un experto en la materia.
3. Las diferencias entre la invención reivindicada y el estado de la técnica anterior y
4. La prueba objetiva de no obviedad.

Tribunal

Adicionalmente la sentencia proporciona ejemplos de factores que muestran una “prueba objetiva de no obviedad” y que son:

1. Éxito comercial.
2. Necesidades no resueltas durante largo tiempo.
3. El fracaso de otros.

El Estado de la Técnica y el Experto en la materia.

Según se puede observar, aunque puede haber pequeñas diferencias entre los métodos empleados, éstas no son reseñables. En todos ellos resulta fundamental, para una adecuada aplicación, la definición de qué es el Estado de la técnica y qué se debe entender por un “experto en la materia”.

El Estado de la Técnica se define en la mayoría de los estados de manera similar a cómo se hace en el artículo 6.2 de la Ley de Patentes 11/1986:

“El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.”

La principal diferencia que se observa en el Estado de la Técnica que se considera en los Estados Unidos, Japón y Europa viene dada por el denominado período de gracia. A diferencia de lo que ocurre en Europa, en Estados Unidos no están incluidas en el estado de la técnica aquellas divulgaciones de la invención realizadas por el solicitante o por terceros independientemente durante el año anterior a la presentación de la solicitud y en Japón se excluyen las divulgaciones realizadas por el solicitante durante los 6 meses anteriores a la presentación de la solicitud.

Para conocer qué se entiende por el experto en la materia en España, conviene acudir a las Directrices de Examen de examen de la OEPM:

“El experto en la materia es una persona hipotética con competencias normales en la técnica y que está al corriente de lo que era un conocimiento general común en la técnica en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso. Deberá suponerse igualmente que ha tenido acceso a todo lo que contiene el “estado de la técnica”.

Dado el papel crucial que el experto en la materia juega, puesto que la persona encargada de realizar el examen de la actividad inventiva debe ponerse en su lugar, son numerosos los artículos donde se reflexiona sobre este asunto. De acuerdo a las directrices de examen de la Oficina Europea de Patentes el experto en la materia es una persona de conocimientos y habilidades medias, que está al tanto de lo que es el conocimiento general común en la fecha relevante, es decir la de presentación o prioridad de la solicitud, que ha tenido acceso a todo el contenido del “Estado de la Técnica” y tiene a su disposición los medios normales y la capacidad para llevar a cabo trabajos de rutina y experimentación. También se espera de él que busque sugerencias en “estados de la técnica” vecinos y generales. Si bien se considera que se trata de una única persona, en ciertos casos es más apropiado observarlo como un grupo de personas, por ejemplo un equipo de producción o investigación, en ciertos sectores de tecnología muy avanzada. De acuerdo a Currell  “es un buen realizador pero no creador”. Según Roy Pérez, “el experto es un práctico sin capacidad inventiva” y “se sitúa en un estadio inferior al del inventor, sin su capacidad para producir un invento, pero con un conjunto de habilidades muy similares y con un acceso ilimitado a la información”. También según las Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes, el experto en la materia tiene las mismas características y capacidades tanto para evaluar la actividad inventiva como para hacerlo en relación con la suficiencia de la divulgación. En España el experto en la materia es el mismo tanto a efectos de evaluar la actividad inventiva en patentes como en modelos de utilidad. En países con gran tradición en el mundo de las patentes como Estados Unidos son numerosas las sentencias donde gran parte de la exégesis se centra en quién debe ser considerado como el experto en la materia. Así se puede citar un caso en el que un tribunal superior revocó una decisión anterior en base a un error en la elección de quién había sido escogido como persona experta en la materia o PHOSITA (Person Having Ordinary Skills in the Art). El primer tribunal había escogido como PHOSITA en la obtención de composiciones destinadas al tratamiento de infecciones sin dañar la capacidad auditiva del paciente a un pediatra, mientras que tribunal de nivel superior consideraba que el PHOSITA debía haber sido un otorrinolaringólogo involucrado en el desarrollo de formulaciones farmacéuticas. Para este segundo PHOSITA no habría habido actividad inventiva, mientras que sí que la habría para el primero.  Parece que un error común que se extrae de la jurisprudencia norteamericana es que se busca un experto en la materia o PHOSITA capaz de realizar la invención en lugar de buscar un PHOSITA que es un trabajador medio en el área de que se trate.

Últimamente se ha solicitado en los Estados Unidos y por ciertos sectores que en los procedimientos de concesión de patentes los miembros del jurado sean también “expertos en la materia” o PHOSITA’s, ya que parece que suele ocurrir que al no conocer la tecnología alrededor de la que gira la invención los jurados suelen alinearse con el propietario de la patente. Sin embargo parece que la puesta en práctica de esta idea no es viable por el procedimiento de elección de los miembros del jurado y la dificultad que entrañaría encontrar esos expertos en la materia.

Diferencias en el nivel de actividad inventiva.

De los tres requisitos de patentabilidad es el de la actividad inventiva el que mayor margen de maniobra permite a los gobiernos mediante la legislación y más concretamente a las Oficinas de Patentes mediante sus directrices de examen para dificultar o facilitar la obtención de la patente, elevando o disminuyendo el nivel exigido. Un nivel bajo de actividad inventiva supone que se pueden obtener derechos exclusivos sobre pequeños perfeccionamientos, con el riesgo de limitar las actividades empresarias legítimas de terceras partes, mientras que un nivel de actividad inventiva muy alto supone que invenciones que quizás lo merecerían no obtienen derechos exclusivos o los obtienen muy limitados con lo que se obstaculiza la investigación y la inversión. Son varios los enfoques hacia el nivel de actividad que las Oficinas de Patentes deben aplicar. Así, La UKIPO u Oficina de Patentes del Reino Unido tiene el criterio de que dado que en numerosas ocasiones resulta imposible colocarse en el lugar del experto en la materia por falta de especialización, en los casos de duda conviene conceder la patente y que sean las terceras partes las encargadas de anular la patente ante los tribunales si hay motivos para ello. Un enfoque similar es el adoptado por la OEPM con su procedimiento general de concesión. Dentro de las discusiones que en el Comité de Derecho de Patentes de la OMPI se vienen desarrollando en relación con la legislación en materia de patentes, resulta recurrente la oposición de la mayoría de los países menos desarrollados o en vías de desarrollo e incluso de algunos de los denominados países emergentes a la armonización en materia de derecho de patentes. Según este bloque, uno de los principales problemas que el Sistema de Patentes afronta actualmente viene dado por la laxitud en la aplicación del criterio de actividad inventiva. Estos países son partidarios de aplicar un elevado nivel de actividad inventiva y que el hecho de si la invención reivindicada resulta evidente a partir del estado de la técnica sea juzgado por un experto en la materia con un alto grado de especializacióny no por un experto en la materia con una definición como la empleada en los países más desarrollados que quita a dicho experto toda capacidad inventiva.