EL DERECHO DE PRIORIDAD EN LAS PATENTES: EL COMIENZO DE TODO (Segunda Parte)

En la anterior entrada del blog dedicada al derecho de prioridad, nos ocupábamos del nacimiento del derecho, de la prioridad interna, de los requisitos formales para reivindicar el derecho y de la transferencia del mismo. En esta segunda entrada nos vamos a ocupar del plazo para reivindicar el derecho, de la polémica existente en relación con la “prioridad del mismo día”, de las prioridades múltiples, parciales, de la prioridad ambigua y del concepto de “misma invención”.

En relación al plazo durante el cual se puede reivindicar el derecho de prioridad, el art. 4 del Convenio de París, establece claramente un plazo de 12 meses desde el primer depósito para patentes y modelos de utilidad y de 6 meses para diseños y marcas. La Ley de marcas 17/2001, que en su artículo 25 es de aplicación a las patentes, descartaba de manera explícita la posibilidad de solicitar el restablecimiento del derecho. Sin embargo, la entrada en vigor del PLT permite la rehabilitación de dicho derecho, y queda recogido en el artículo 53.1 de la nueva Ley 24/2015, indicándose que el plazo para presentar la solicitud del restablecimiento de derechos es de hasta dos meses desde la expiración del plazo de 12 meses o antes de que concluyan los preparativos de la publicación de la solicitud posterior, aplicándose el plazo que expire antes.

En los últimos años y dentro del Grupo de Trabajo del PCT se viene discutiendo lo que se denomina el asunto de la “prioridad del mismo día”. Respecto a cuándo comienza el plazo de prioridad, el artículo 4.C.2 del Convenio de la Unión de París establece:

“Los plazos comenzarán a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo.”

En España y otros países se interpreta que la prioridad del mismo día no es válida, pero otros estados no lo ven así, aunque pueda parecer sorprendente tras la lectura del artículo anterior. Ello da lugar a un problema: tanto en el PCT como en el PLT y en la Ley 24/2015 cuando en una solicitud faltan páginas, éstas se pueden incorporar por referencia a una solicitud anterior cuya prioridad se reivindique, pero en el caso de dos solicitudes presentadas el mismo día España consideraría que ello no es posible porque no existe una prioridad valida. Dentro del PCT hay una división en la interpretación del asunto entre las distintas oficinas receptoras. Durante la última sesión del Grupo de trabajo del PCT se presentó una propuesta de modificación del reglamento donde se admitiría la “prioridad del mismo día”, aunque los estados miembros podrían presentar una reserva. Está por ver si dicha propuesta de modificación de la regla 26 del reglamento será aprobada.

Propuesta de modificación de la regla 26.a del PCT:

“(a-bis)  The fact that the filing date of the earlier application referred to in Rule 4.10(a)(i) is the same date as the international filing date shall, for the purposes of the procedure under the Treaty, not be considered to be a defect in the priority claim.”

Respecto al plazo para ejercer el derecho de prioridad, conviene hacer referencia al procedimiento regulado en el PCT o Tratado de Cooperación en materia de Patentes, puesto que los profesionales del mundo de las patentes bromean diciendo que en realidad PCT sería el acrónimo de “Para Comprar Tiempo”, pues en la práctica permite extender los 12 meses a unos 30 o 31 meses (dependiendo del estado) para entrar en fase nacional y comenzar el procedimiento para la obtención de la patente en los diversos estados.

Ya hemos visto el tipo de acto que da lugar al nacimiento del derecho, quién lo puede reivindicar y el plazo para reivindicarlo, sin embargo, el aspecto que más polémica y literatura ha generado es el relativo al objeto de las dos solicitudes; la que da lugar al nacimiento del derecho y la que reivindica el derecho.

De acuerdo al Convenio de la Unión de París, (Art. 4.H) no es necesario que los elementos de la invención para los que se reivindica la prioridad se encuentren entre las reivindicaciones del primer depósito, siempre que el conjunto de la solicitud revele dichos elementos.

Asimismo, el artículo 4.F del Convenio establece que ningún país podrá rechazar una prioridad por el hecho de que se reivindiquen prioridades múltiples, aun cuando procedan de países diferentes o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad se reivindica (prioridad parcial). Cuando se reivindican varias reivindicaciones, los plazos se computan a partir de la fecha de prioridad reivindicada más antigua.

En relación con las reivindicaciones parciales, es muy habitual que, cuando se presenta una solicitud de patente, reivindicando la prioridad de un depósito anterior, ya sea de patente o de modelo de utilidad, se añada materia que no estaba en el documento cuya prioridad se reivindica. Ello significa que dentro de la solicitud habrá varias fechas efectivas en relación con el estado de la técnica, las de las prioridades que se reivindiquen para algunas reivindicaciones y en ciertas reivindicaciones la de presentación de esa solicitud.

Un tema polémico es el de la posibilidad o no de reivindicar varias prioridades dentro de una misma reivindicación, es lo que se conoce como reivindicación ambigua. En la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas), ello no se admite en sus directrices de examen. En estos casos, la fecha efectiva en relación con el estado de la técnica es la de la presentación de la solicitud.

Ello sí se permite en el Convenio de la Patente Europea, más concretamente en el artículo 88.2, que establece:

“Where appropriate, multiple priorities may be claimed for any one claim”.

En la práctica se trata de reivindicaciones del tipo “A o B”. Será posible en esa situación reivindicar una prioridad para A y otra para B, independientemente de su fecha y estado.

La interpretación de este artículo 88.2 del Convenio de la Patente Europea no parece estar muy clara y tras la decisión T557/13, se produjo lo que se denomina “referral” o petición de aclaración de una serie de aspectos de la decisión G2/98 a la Alta Cámara de Recursos.

La decisión G2/98 esencialmente dice que se considera que el objeto de una segunda solicitud que reivindica la prioridad de una primera es la misma invención si una persona experta en la materia puede derivar el objeto de la reivindicación de manera directa y no ambigua de la primera solicitud en su conjunto mediante la utilización del conocimiento general del experto en la materia.

La primera de las 5 preguntas que se ha remitido a la Alta Cámara de Recursos es la siguiente:

“Where a claim of a European patent application or patent encompasses alternative subject-matters by virtue of one or more generic expressions or otherwise (generic “OR”-claim), may entitlement to partial priority be refused under the EPC for that claim in respect of alternative subject-matter disclosed (in enabling manner) for the first time, directly, or at least implicitly, and unambiguously, in the priority document”.

La gran duda que subyace en esta “referral” es si se admite la prioridad “ambigua” en el caso de invenciones definidas mediante “reivindicaciones tipo Markush” o similares, donde el número de alternativas puede ser muy elevado. Está previsto que la contestación a la “referral” se publique a lo largo de 2016.

Es este el aspecto más complicado en relación con la evaluación de la prioridad; si el objeto de la segunda solicitud se refiere a la misma invención que la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica. La decisión G2/98 ya mencionada anteriormente trató de responder a esa cuestión indicando que es preciso que el objeto reivindicado en la segunda solicitud se derive de manera directa y no ambigua de la primera solicitud en su conjunto utilizando el conocimiento del experto en la materia.

En relación con el concepto de “misma invención” se pueden destacar una serie de decisiones de las cámaras de recursos de la Oficina Europea de Patentes, las cuales ilustran diversos aspectos del concepto:

 T510/10 En el caso de que la invención reivindicada en la segunda solicitud se trate de una combinación de características técnicas, es preciso, para que la prioridad reivindicada sea válida, que todas esas características se encuentren combinadas en el documento cuya prioridad se reivindica:

La invención reivindicada se refería a un granulado que comprendía las reivindicaciones A y B.

Sin embargo, en el documento cuya prioridad se reivindicaba se divulgaba por un lado un granulado que comprendía A y por otro uno que comprendía B, pero en ningún caso se divulgaba un granulado que combinara A y B, por tanto, en este caso la prioridad no es válida, pues no se trata de la misma invención, en el sentido de la decisión G2/98.

T809/95 Esta decisión ilustra el caso en que características divulgadas en el documento prioritario se encuentran implícitas en la solicitud que reivindica la prioridad.

El documento prioritario divulgaba como característica esencial de la invención el que las botellas de plástico objeto de la invención tenían que ser de paredes de poco espesor. En la primera reivindicación de la segunda solicitud se definían botellas comprimibles fabricadas en plástico y además en la descripción se explica que con el objeto es facilitar la reducción de volumen mediante la aplicación de una presión aplicada manualmente sobre las paredes. Se consideró que la prioridad reivindicada era válida, pues para que se pueda reducir el volumen de una botella mediante presión manual es preciso que dichas paredes sean de escaso espesor y por tanto esa característica esencial de la invención se encontraba de manera implícita en la segunda solicitud.

T107/09 Esta decisión sirve para explicar que es preciso que el documento prioritario cumpla con el requisito de “suficiencia”.

En la solicitud que reivindica la prioridad anterior se reivindicaba la generación de moléculas de inmunoglobulina mediante el anticuerpo MR1. Sin embargo, en el documento prioritario no se mencionaba al anticuerpo MR1 y el depósito de la línea celular necesaria para la obtención del anticuerpo MR1 se produjo después de la presentación de la solicitud prioritaria. Se consideraba que el documento prioritario no cumplía con el requisito de suficiencia y, por tanto, que la prioridad reivindicaba no era válida.

T647/97 En este caso, la decisión ilustra la necesidad de que para que la prioridad reivindicada sea válida, tanto en el documento prioritario como en el documento que reivindica la prioridad, se debe resolver el mismo problema.

En el documento que reivindica la prioridad del depósito anterior se define una composición líquida, semilíquida o sólida, adecuada para su inserción dentro o alrededor de una cavidad periodontal. En el documento prioritario sólo se menciona su utilización en estado sólido y en gel. En el segundo documento se ha introducido la solución a un problema adicional; una composición en estado líquido que permite llegar a áreas difíciles de alcanzar. Es por ello que se considera que la prioridad no es válida, pues no se resuelven los mismos problemas técnicos.

Conclusión

El derecho de prioridad es uno de los componentes fundamentales del derecho de patentes y de la propiedad industrial. Aunque para los que se inician en este mundo, pareciera que es un concepto sencillo, sin mayores complicaciones, según se habrá podido observar en estas dos entradas del blog, posee un gran número de facetas, que pueden transformarlo en la práctica en un tema de cierta complejidad.

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