¿Conoces las Prácticas Comunes de examen para marcas comúnmente denominadas CP8, CP9, CP11 y CP12? ¿Alguna vez has escuchado las palabras GERIVAN o BUBBLEKAT o a una sardina ladrando?

Si leíste la entrada del blog titulada ¿Conoces las Prácticas Comunes de examen para marcas o diseños elaboradas por la EUIPO con las Oficinas Nacionales Europeas? te sonarán. Si conoces las palabras GERIVAN o BUBBLEKAT, entonces ya eres un experto.

El CP8, el CP9, el CP11 y el CP12 son las últimas Prácticas Comunes elaboradas y publicadas por la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) junto con las Oficinas Nacionales Europeas, entre otras, con la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM), y cada una, está dedicada a las siguientes cuestiones:

•  CP8 – Comunicación Común sobre el uso de una marca en una forma que difiera de la registrada.
•  CP9 – Comunicación Común sobre el carácter distintivo de las marcas tridimensionales (marcas de forma) con elementos denominativos y figurativos cuando la forma carece de carácter distintivo en sí misma.
•  CP11 – Comunicación Común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación.
•  CP12 – Comunicación Común sobre la prueba en fase de Recurso (presentación, estructura y tratamiento de la confidencialidad).

Veamos algunas particularidades y ejemplos que pueden resultar de interés en cada una de ellas:

CP8 – Comunicación Común sobre el uso de una marca en una forma que difiera de la registrada.

El CP8 surge con el objetivo de evaluar todos los tipos de cambios que pueden tener lugar en el signo cuando este se utiliza en una forma que difiere de la registrada, en concreto cuando se añaden, omiten o modifican elementos, o cuando estos cambios aparecen de forma combinada. De ahí, que el CP8 tenga mucha aplicación práctica en los procedimientos de prueba de uso, así como en los procedimientos judiciales de caducidad.

Para evaluarlo, el CP8 recomienda dos etapas de evaluación:

• 1ª Etapa: evaluar el signo en su forma registrada, teniendo en cuenta sus elementos distintivos y visualmente dominantes, y
• 2ª Etapa: evaluar las diferencias del mismo con el signo en su forma utilizada y observar si los elementos que constituyen el carácter distintivo del signo en su forma registrada están presentes o modificados en el signo en su forma utilizada. Por lo que respecta al efecto de los cambios, resulta necesario tomar en consideración el mayor o menor grado de carácter distintivo del signo registrado.

Por ejemplo, en el caso expuesto, se observa que la adición de “Bubblekat Winery” correspondiente a la marca de la casa o a su razón social, en ningún caso estará alterando el carácter distintivo del signo en su forma registrada y, por tanto, será un uso simultáneo y aceptable.

Otras situaciones destacadas en estas prácticas comunes son:

• Adiciones y omisiones al signo registrado. Si los elementos añadidos u omitidos son de pequeño tamaño o el cambio de posición no es evidente, no alterará el carácter distintivo. Igualmente ocurrirá si el elemento añadido u omitido es descriptivo o débil.

• Modificación de algunas características, como el tipo de letra, tamaño, color o posición. En marcas denominativas, dependerá de que la denominación siga siendo identificable en la forma utilizada.

            En el caso de las marcas puramente figurativas, es probable que, al modificarse la representación, se altere el carácter distintivo. En el caso a continuación, se observa como la forma registrada es un plátano morado de fantasía y posteriormente, la forma utilizada, es la forma natural. Por lo tanto, no será un uso aceptable.

CP9 – Comunicación Común sobre el carácter distintivo de las marcas tridimensionales (marcas de forma) con elementos denominativos y figurativos cuando la forma carece de carácter distintivo en sí misma.

El alcance de esta práctica común CP9 es la apreciación de la distintividad de las marcas tridimensionales (marcas de forma) consistentes en productos, envases o contenedores y otros.

Para ello, habrá que tener en cuenta los siguientes principios de valoración: función de la marca, el tamaño y la proporción, el carácter distintivo (o descriptivo) en referencia a los productos, percepción del consumidor y la realidad del mercado, apreciación de los elementos y de su conjunto. Una forma no distintiva, que incorpore un elemento distintivo tiene carácter distintivo en su conjunto. Asimismo, se debe tener en cuenta si hay contraste y si es claramente identificable.

CP11 – Comunicación Común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación.

El CP11 surge como consecuencia del impacto de la eliminación del requisito de representación gráfica en la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Con ellas, tratan de recoger principios comunes para el examen de requisitos formales y los motivos de denegación o nulidad de los nuevos tipos de marcas. En concreto, para las marcas sonoras, movimiento y holograma que, si bien ya se podían solicitar, ahora se ha permitido su representación mediante otros formatos nuevos. Igualmente, para las marcas multimedia al poder únicamente representarse mediante archivo digital y formato MP4.

Algunos de los principios comunes son:

• Si hay discrepancia entre la representación y la descripción, prima la representación.
• No es posible apreciar identidad entre distintos tipos de marcas.
• En las reivindicaciones de prioridad dependerá del tipo de marca y del caso concreto, teniendo en cuenta de que lo que se analiza es la identidad o cuasi-identidad, no el tipo de representación o el riesgo de confusión. En marcas sonoras, por ejemplo, habrá que evaluar que el sonido o melodía sea igual.
• Al analizar la prohibición absoluta del artículo 5.1.b) sobre el carácter distintivo del signo, también habrá que tener en cuenta el tipo de marca en concreto. En marcas sonoras, por ejemplo, se analizará que el mismo resulte perceptible y que su duración sea intermedia.
• Igualmente, la prohibición absoluta del artículo 5.1.e) para los signos constituidos exclusivamente por la forma y otra característica…necesaria para obtener un resultado técnico, también se ha considerado como posibles características, el sonido, el movimiento, o la combinación de ambos. Por ejemplo, dar un aplauso para encender la luz, se considerará como una función técnica para poner en marcha el producto.

CP12 – Comunicación Común sobre la prueba en fase de Recurso (presentación, estructura y tratamiento de la confidencialidad)

El documento de práctica común CP12 se hace público con la finalidad de brindar un conjunto de principios rectores, no vinculantes, en relación con las pruebas en los procedimientos de recurso sobre marcas, tanto para el beneficio de los examinadores, así como de los usuarios.

Dentro del documento, se inscriben las siguientes cuestiones:

• Tipos de pruebas y su admisibilidad en la fase de recurso. Si es prueba nueva, prueba presentada por primera vez, complementaria o presentada fuera de plazo.
• Medios y fuentes de prueba (facturas, auditorías, estudios de mercado, catálogos, anuncios o material publicitario, declaraciones juradas…etc.), incluidas su autenticidad, veracidad y fiabilidad. En el documento, se expone un listado con recomendaciones, también para las pruebas online.
• Formas de presentar las pruebas: estructura y presentación, incluidos los formatos, el tamaño y el volumen admisibles, índice de anexos y plantillas.
• Y, por último, la confidencialidad de las pruebas de tipo empresarial frente a terceros o frente a terceros y a la otra parte.

Por último y para concluir, destacar que estas guías no son vinculantes, sino que tratan de ser recomendaciones prácticas con principios comunes para garantizar una mayor seguridad jurídica, claridad, calidad y facilidad de uso e interpretación común para todos.

*Los ejemplos utilizados en la presente entrada ha sido seleccionados de las Prácticas Comunes, donde pueden consultarse los mismos junto con los textos completos.