¿Qué ocurre si un diseño evoca una marca anteriormente registrada?

En nuestra anterior entrada en el blog titulada “La protección del Diseño Industrial en España” exponíamos las pautas básicas y los recursos disponibles en la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) para el registro de un diseño en España.

Ahora, hemos querido destacar con motivo de la Publicación de la segunda edición del boletín electrónico de la OEPM de jurisprudencia nacional de 2019 (en adelante, “el Boletín”), una de sus sentencias de diseños más relevantes que pone de relieve, una vez más, la problemática existente entre las dos modalidades de propiedad industrial: las marcas y los diseños industriales.

Pero ¿en qué se diferencia la marca del diseño industrial? La marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado y que puede incluir formas bidimensionales y tridimensionales. El diseño industrial es un título donde el derecho de exclusiva se otorga sobre la apariencia externa de un producto y que tiene requisitos distintos a la marca. Asimismo, son susceptibles de protección como diseño las formas bidimensionales (por ejemplo, el estampado de una corbata) y las tridimensionales (por ejemplo, la forma de una maleta, la carrocería de un coche…etc). La decisión para las empresas que tienen que elegir, en determinados casos, sobre una u otra modalidad de protección, dependerá de la estrategia comercial elegida, o de la capacidad de penetración del producto en el mercado y su ciclo de vida esperado, entre otros muchos factores.

Asimismo, ambas modalidades de propiedad industrial tienen puntos de conexión. La Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en adelante, “LPJDI”), en su artículo 13, apartado f), recoge la prohibición de aquel diseño que incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado. Igualmente, en su artículo 33, apartado c), se recoge como motivo de oposición, pues puede presentarse una oposición en el plazo de dos meses contados desde la fecha de publicación de la concesión del diseño registrado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). Por lo tanto, de incorporar un diseño registrado una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España, cabrán las dos opciones: primero la posibilidad de presentar oposición en la OEPM en el plazo de 2 meses anteriormente señalado, y segundo, instar la nulidad del diseño registrado ante los tribunales. Esta última podrá ejercitarse durante la vigencia del registro y durante los cinco años siguientes a su caducidad o extinción conforme al artículo 65.

La confluencia entre estas dos figuras es real y por eso, se trata de un tema que sigue siendo objeto de análisis por nuestros tribunales, como es el caso reciente de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia 1664/2019 de 11 de diciembre de 2019. (Particular) vs. (Giorgio Armani Spa), ECLI ES:APV:2019:5955, recogida en nuestro Boletín.

Como advertíamos, esta sentencia resulta interesante por poner de relieve, una vez más, la confrontación existente entre las dos modalidades. En este caso, el registro de un diseño industrial solicitado en la OEPM recordaba a unas marcas anteriores registradas en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI):

 

Diseños cancelados D0525094:  nº 4 y 7 Marcas de la Unión anteriores registradas

 

 

 

 


 

 

 

A000504308A013174073

A505594

H463816

 

 

En concreto, como expone el resumen de nuestro Boletín, Giorgio Armani Spa (“Armani”) presentó una demanda en primera instancia en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia solicitando la nulidad de los diseños industriales españoles D0525094, nº4 y nº7 al amparo de los artículos 6 (falta de novedad), 7 (falta de carácter singular) y 13.f) LPJDI como causa de denegación que se convierte en nulidad por el artículo 65, por existir entre los citados diseños y sus marcas anteriores prioritarias (la figura del águila) riesgo de confusión y asociación en base al artículo 6.1.b) LM. La demandante también alegaba la notoriedad de las marcas de Armani aportando una serie de documentales.

El Juzgado de lo Mercantil nº1 de Valencia estimó la demanda y declaró la nulidad de los dos diseños del demandado. En consecuencia, el demandado recurre la sentencia e interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia (Sección nº9).

La Audiencia Provincial reproduce de nuevo los signos enfrentados a fin de analizar si existe o no un riesgo de confusión entre ellos pese a que, “de modo evidente, no son idénticos”. (Fundamento Jurídico 5).

De este modo, la Audiencia Provincial para determinar qué circunstancias han de ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar el riesgo de confusión entre los signos enfrentados, usa como base diferente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La Audiencia Provincial recuerda que dicho análisis debe realizarse desde el punto de vista más parecido al del consumidor medio y no desde el punto de vista de un experto con amplias competencias técnicas como sería el caso de un perito judicial. De este modo, la Audiencia Provincial concluye que el informe pericial aportado es de nulo interés para valorar el riesgo de confusión entre los signos y destaca como, acertadamente, el Juzgado de primera instancia tampoco lo tuvo en cuenta.

La Audiencia Provincial realiza dos comparaciones de los signos en controversia:

1) Entre la marca de la Unión Europea A000504308 y el diseño nacional D0525094-4. La Audiencia Provincial concluye que “desde la perspectiva del consumidor medio informado, por muy grande que sea el recuerdo de la marca del actor, no percibiría el diseño como próximo a ella o vinculado de alguna manera, ni por su elaboración ni por la figura que puede llegar a evocar. Jamás podría considerar que se trata de un ave (…) no se aprecia tal riesgo de confusión ni de asociación” (Fundamento Jurídico 6).

2) Entre la marca de la Unión Europea A000504308 y el diseño nacional D0525094-7. En este caso, el juzgador entiende que sí que existe una impresión general similar y por lo tanto se estima el riesgo de asociación al apreciar que el consumidor percibirá el diseño como un ave con las alas extendidas y porque “el empleo del lineado horizontal negro sobre fondo claro hace mucho más evocador el diseño de la marca de la actora. Si a ello unimos que se incluyen las letras AE la proximidad se acrecienta. Es cierto que no son las mismas que contiene esa concreta marca de la actora (GA) (…) pero es que no hay que perder de vista las otras dos marcas de la actora que aportan al pleito (…) se advierte así que el demandado ha empleado parte de los elementos configuradores de la marca y, conociendo la vinculación con la denominación Emporio Armani y sus siglas EA, ha introducido en su diseño las letras alteradas en el orden. El resultado buscado y conseguido (…) es que el diseño se percibirá como signo distintivo (…) con un claro riesgo, al menos, de asociación” (Fundamento Jurídico 6).

 

Tras este análisis, la Audiencia Provincial estima parcialmente el recurso manteniendo la nulidad del diseño D0525094-7 y revoca la sentencia de primera instancia del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Valencia en cuanto a la declaración de nulidad del diseño, manteniendo su concesión D0525094-4

Para tratar este tema, límites entre las marcas y los diseños industriales, el pasado mes de junio de 2020, la OEPM emitió un *seminario virtual accesible ahora a través del canal YouTube. En él, el ponente, Harri Salmi, miembro de las Salas de Recurso de la EUIPO, expuso un número importante de casos del Tribunal General de la Unión Europea con esta misma temática de los que recogemos aquí algunos ejemplos:

 

Sentencias del Tribunal General de la Unión Europea, donde el dibujo (DMC) y la marca (MUE) no son similares

  • T-793-794/16: en este caso, los diseños de los helados Bobo Cornet se compararon con la marca anterior Ozno Cornet. El Tribunal concluyó que a pesar de que los detalles figurativos y las formas pudieran ser parecidas, los elementos denominativos y en su conjunto eran distintos y que, por tanto, no existía riesgo de confusión.

  • T-513/09: en este caso, el Tribunal llegó a la conclusión de que el diseño para “ornamentación de camisetas” y la marca prioritaria para “Vestidos, calzados, sombrerería” de la clase 25 de la Clasificación de Niza tampoco eran similares. Así pues, en el párrafo 25 de la sentencia se destacaba que “Las diferencias entre las dos siluetas señaladas por la demandante, en particular la expresión del rostro combinada con la distinta posición del cuerpo, son suficientemente importantes para crear una impresión global diferente en el usuario informado, a pesar de la existencia de similitudes en otros aspectos […]”

Sentencias del Tribunal General de la Unión Europea, donde el dibujo (DMC) y la marca (MUE) son similares

  • T-695/15: en este caso, el Tribunal concluyó que el diseño del paquete de caramelos si era similar a la marca anterior, a pesar de que la forma de la marca tridimensional era más cuadrada.

 

  • T-608/11: en este caso, el Tribunal concluyó que si eran similares, puesto que la marca anterior Stabilo estaba incluida en los diseños.

*Seminario OEPM: Los límites entre las marcas y el diseño industrial:

Webinar 18/06/2020 sobre “Límites entre las marcas y el diseño industrial” – Video Youtube

Webinar 18/06/2020 sobre “Límites entre las marcas y el diseño industrial”- Ponencias

 

 

 

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