Si “IMPOSSIBLE IS NOTHING”, ¿por qué es tan difícil registrar un eslogan como marca?

La presencia de la publicidad en nuestra vida cotidiana es indiscutible. Las empresas buscan nuevos medios para fomentar la adquisición de sus productos y servicios. Entre los instrumentos publicitarios más comunes encontramos el eslogan, que la RAE define como “fórmula breve y original utilizada, entre otros, para publicidad”. La definición es clara, pero, ¿cómo podemos protegerlo? ¿Un eslogan puede ser una marca?

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Desde el punto de vista del derecho de marcas, un eslogan sí puede constituir una marca. Ello se debe a que el artículo 4 de la Ley 17/2001 de Marcas, al definir el concepto de marca señala: “Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras”.

Ahora bien, ¿cuándo tiene un eslogan carácter distintivo? Un signo (marca o nombre comercial) tiene carácter distintivo cuando es apto para identificar el origen empresarial y, por tanto, permite al consumidor repetir la experiencia si es positiva o evitarla en caso contrario. Para ello, el signo debe ser perdurable en el tiempo, es decir, que el consumidor lo retenga en su memoria de manera fácil e instantánea. Una buena fórmula para ello es que sea breve.

Para determinar esta “distintividad”, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en sus Directrices de examen,  establece que “un eslogan publicitario tendrá carácter distintivo cuando parezca ser más que un mero mensaje publicitario que ensalce las cualidades de los productos o servicios en cuestión cuando:

• constituya un juego de palabras
• introduzca elementos de intriga o sorpresa de forma que pueda ser percibido como de fantasía, sorprendente o inesperado
• posea una cierta originalidad o fuerza
• desencadene un proceso cognitivo en el público destinatario o requiera un mínimo de esfuerzo de interpretación
• contenga estructuras sintácticas inusuales, utilice recursos lingüísticos o estilísticos”.

La jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, en consonancia con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha determinado que no se pueden exigir criterios más estrictos para determinar la distintividad de un eslogan que para los demás tipos de marcas, pero entonces… ¿por qué se exige cierta originalidad? Básicamente, porque la distintividad de los eslóganes es más difícil de apreciar que en otros tipos de marcas, ya que el consumidor no suele identificar los eslóganes como indicadores del origen empresarial de los productos y servicios, por lo que la originalidad o lo inusual que sea el mensaje puede ser lo que les confiera el carácter distintivo. En este sentido, eslóganes que sí tienen carácter distintivo serían, por ejemplo: “Recarga tus sensaciones” (N0405629) para las clases 30 (productos alimenticios) y 43 (servicios de restauración); “Arriba las tostas” (M4048117) para clase 38 (servicios de telecomunicación).

Hay eslóganes que cumplen con este requisito, pero ¿cualquier eslogan puede constituir una marca o nombre comercial? La respuesta es clara: no lo será cuando tenga exclusivamente una función promocional o laudatoria y el público así lo perciba en relación a los productos o servicios que designen. Esto puede ser fácilmente identificable cuando el mensaje promocional de la marca o nombre comercial solicitado pudiera pertenecer a cualquier empresa del sector, siendo en este sentido descriptivo o genérico para los productos y servicios designados.

Un claro ejemplo sería: “Compro tu casa fea y las bonitas también” para la clase 36 (servicios inmobiliarios), puesto que se trata de un mero mensaje promocional o “Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero” para clase 25 (vestidos).

Ahora bien, si queremos registrar un eslogan como marca o nombre comercial ¿Cómo podemos hacerlo? Se identifican dos posibles vías en función de si el signo distintivo se ha utilizado por un tiempo de forma previa al registro o no: 

1. En el primer caso, si el signo se ha usado en el mercado, el público ya lo identifica como una marca y, por tanto, también lo identifica con un determinado origen empresarial. Es un método por el que acceden muchos eslóganes a registro y se denomina, comúnmente, como “secondary meaning”. Si nos encontramos en un supermercado y vemos una cerveza que pone “Piensa en verde” (M3746700) , el consumidor medio español, por lo general, pensará que se trata de un producto de la empresa cervecera Heineken; y si vemos una tienda que se dedica a la venta de productos electrónicos que se anuncia como “Yo no soy tonto” (M2524813), muchos serán los que la identifiquen con la cadena Mediamarkt.

En estos casos, el eslogan que finalmente se puede registrar como marca o nombre comercial se asocia al signo de base debido a la mencionada función publicitaria. No obstante, el fenómeno del “secondary meaning” tiene que ser probado y analizado por la oficina de registro (OEPM, EUIPO, etc.)

2. Si no queremos esperar a que se produzca el fenómeno anterior, a la hora de querer registrar un eslogan como marca o nombre comercial podemos hacernos las siguientes preguntas orientativas para determinar si puede o no ser distintivo:

¿El consumidor lo ve como una marca o como una mera frase promocional? ¿Es fácil de retener? ¿Tiene cierta originalidad?

¿Resulta descriptivo para los productos/servicios solicitados?

 Por ejemplo, la expresión “Recarga tus sensaciones” para la clase 30 (Té, café… entre otros) consiste en un juego de palabras que utiliza el verbo “recargar” que se asocia a ese tipo de productos, acompañándolo de un término poco común y original como es la palabra “sensaciones”, lo que obliga al consumidor a hacer un esfuerzo interpretativo y, de esta forma, capta su atención.

Por el contrario, eslóganes como “Vamos por ti” para la clase 39 (alquiler de vehículos) se trata de una frase banal, carente de toda distintividad al informar al consumidor directamente del tipo de servicio que ofrecen.

Y, ¿qué ocurre en otros países fuera de la órbita europea?

En México, los avisos comerciales se regulan como un tipo de signo distintivo que convive con las marcas y los nombres comerciales, debiendo especificar si van a tener por objeto anunciar establecimientos o productos y servicios.

Así encontramos:”TE DA AAALAS” (0007531) , aviso comercial registrado por Red Bull para la clase 32 (bebidas sin alcohol).

Respecto a la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), se ha establecido la posibilidad de registrar como signos distintivos los lemas comerciales, pero estos deben especificar con qué marca solicitada o registrada se van a usar. A efectos ilustrativos, está el eslogan “DESTAPA LA FELICIDAD COCA-COLA” (09012927) para la clase 32.

Como veis, un eslogan, no solo refuerza la imagen de marca, sino que puede llegar a ser el mejor distintivo de una empresa y un compañero de viaje en la vida de muchos de nosotros.

Marina Rubio Alberca y Ana Leal Montes

 Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.