LAS REIVINDICACIONES: EL “ALMA” DE LAS PATENTES
Han transcurrido ya unos cuantos años desde que empezó a publicarse este blog, concretamente se cumplirán 6 el próximo mes de enero y a no ser que me falle la memoria, no se ha publicado en el mismo ninguna entrada dedicada exclusivamente a las reivindicaciones, que constituyen la parte fundamental de los documentos de patente, despropósito que trata de remediar esta entrada.
No se trata de desmerecer a otras partes integrantes del documento de patente, como los datos bibliográficos, el resumen, la descripción o los dibujos, pero como afirmó el juez estadounidense del circuito federal Giles Rich en una de sus decisiones en 1990:
Es decir, si se desea obtener una adecuada protección de la invención, la clave es la correcta redacción de las reivindicaciones. Como dice el artículo 68.1 de la Ley de Patentes 24/2015:
“1. El alcance de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por las reivindicaciones.”
Aunque como habitualmente ocurre en el mundo de las patentes, en seguida aparece el primer matiz:
“La descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.”
Y resulta tan complicado establecer hasta qué punto es preciso considerar la descripción y los dibujos para interpretar el alcance de la protección conferida por las reivindicaciones que la Organización Europea de Patentes redactó un protocolo para la interpretación del artículo equivalente en el Convenio de la Patente Europea, que es el Artículo 69. El protocolo, además de pronunciarse sobre en qué medida los dibujos y la descripción deberán ser tenidos en cuenta para determinar el alcance de las reivindicaciones, se ocupa de los equivalentes:
Article 2
Equivalents
For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims. (Con el propósito de determinar la extensión de la protección conferida por la patente europea, debe tenerse en cuenta cualquier elemento que es equivalente a un elemento especificado en las reivindicaciones).
Esto último ha sido incorporado también por la Ley de patentes 24/205 en el artículo 68.3.
Antes de seguir profundizando en la cuestión, quizá sería conveniente conocer algo sobre la evolución histórica del concepto. Las reivindicaciones no siempre han existido ni jugado el papel fundamental que ahora desempeñan en las patentes.
En los Estados Unidos siempre estuvieron presentes, al menos desde 1836, que es la fecha de presentación de la patente estadounidense US1. En concreto estás eran las reivindicaciones:
En los estados europeos, las reivindicaciones se incorporaron al documento de patente posteriormente. En una entrada anterior del blog se estudiaban las patentes obtenidas en España por Gustave Eiffel, y en otra las patentes sobre el procedimiento para la obtención del café torrefacto. Dichas patentes carecían de reivindicaciones, pero al final de la descripción contaban con una nota, una especie de resumen, que puede considerarse el antecedente de las reivindicaciones, de hecho todavía se escucha en este mundo de las patentes la expresión “nota reivindicatoria”.
“Nota” de la patente ES2542 de Gustave Eiffel
Las reivindicaciones se introdujeron en España con la Ley de Propiedad Industrial de mayo de 1902.
Reivindicaciones de ES0039494 sobre un procedimiento para tostar café
Aun cuando en diversos manuales y libros de texto se distingue entre reivindicaciones de producto, de método, de composición, de uso y de dispositivo, también en otras ocasiones se suele simplificar y distinguir únicamente entre reivindicaciones de entidad física y de procedimiento.
Especial atención merecen las llamadas reivindicaciones “product by process” (producto por proceso), las cuales se emplean cuando la mejor manera de definir un producto es mediante su procedimiento de obtención.
La Ley 24/2015 define cómo deben ser las reivindicaciones en su artículo 28:
“Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción.”
El Reglamento de ejecución de la Ley 24/2015 desarrolla en su artículo 7 cuál debe ser el contenido y forma de las reivindicaciones.
El Art. 7.1 dice:
“Cuando sea apropiado, las reivindicaciones deberán contener:
a) Un preámbulo mencionando el objeto de la invención y las características técnicas necesarias para la definición de los elementos reivindicados pero que, combinadas entre ellas, forman parte del estado de la técnica.
b) Una parte caracterizadora que, comenzando con una expresión del tipo “caracterizado por”, exponga las características técnicas que, en combinación con las mencionadas en el párrafo a), se desean proteger.”
Es decir, tradicionalmente, las reivindicaciones tienen una estructura donde se distingue lo que se conoce como preámbulo (lo que ya era conocido en el estado de la técnica) y la parte caracterizadora, aquellas características que no eran conocidas en el estado de la técnica y que sumadas a las anteriores constituyen la invención.
Las palabras que señalan la frontera entre el preámbulo y la parte caracterizadora se conocen como términos o frase de “transición”. En España se suele emplear el “caracterizado por”, pero no es obligatorio su empleo. A continuación se ofrece un ejemplo de reivindicación, tomado del manual del solicitante de modelos de utilidad, disponible en el portal web de la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas).
Preámbulo (el solicitante admite que ya se conocen las pinzas de sujeción porta vasos o copas diseñados para su acoplamiento al borde de un plato)
Parte caracterizadora (Lo que el solicitante afirma haber inventado)
Es muy importante tener en cuenta que la invención reivindicada es el conjunto del preámbulo + la parte caracterizadora y ninguna de las dos partes se puede analizar de forma separada, sino siempre de forma conjunta.
También el artículo 7 del Reglamento de ejecución de la Ley 24/2015 distingue entre reivindicación independiente y dependientes.
La reivindicación independiente (en algunos casos se permiten varias reivindicaciones de este tipo) es la más importante y debe contener las características técnicas esenciales de la invención destinadas a resolver el problema técnico planteado. Las reivindicaciones independientes suelen ir seguidas de reivindicaciones dependientes, que añaden otras características técnicas a las ya incluidas en la independiente.
El punto clave en la redacción de una solicitud de patente es la definición de las reivindicaciones. Es una tarea complicada y normalmente se requiere bastante experiencia para acertar, por lo que resulta conveniente recurrir a un Agente de la Propiedad Industrial. Teniendo en cuenta los objetivos comerciales de la empresa y el estado de la técnica disponible, la redacción debe aspirar a obtener la protección más amplia posible.
No es nada fácil dar con el alcance más adecuado para el estado de la técnica disponible. Como normalmente no se cuenta con certeza respecto a la totalidad del estado de la técnica disponible, suele ser aconsejable una redacción lo más amplia posible, que tenga novedad y actividad inventiva teniendo en cuenta el estado de la técnica conocido y añadir una serie de reivindicaciones dependientes, que permitan una serie de posiciones de retirada o “fallback positions”, en el caso de que el examinador detecte un estado de la técnica más relevante que el que nosotros conocíamos.
Si se redacta una reivindicación con un gran número de características técnicas limitantes, el alcance obtenido será muy reducido y será posible para los competidores comercializar productos similares al patentado, sin infringir la patente, gracias a ligeras modificaciones.
La empresa Zumex es una empresa que ha alcanzado un gran éxito comercial. Sus máquinas de hostelería se comercializan por todo el mundo y el principal cimiento de su éxito fue una patente, cuyo número de publicación en España es ES2008438, que definía una máquina de exprimido de cítricos que supuso una revolución y que aun actualmente, una vez caducada la patente, se sigue explotando y perfeccionando. Pues bien, la reivindicación independiente concedida en España fue la siguiente:
A posteriori y conociendo cuál era el estado de la técnica disponible en la fecha de presentación, está claro que se podría haber obtenido una reivindicación con muchas menos limitaciones y por tanto una mayor protección.
Si se habla de reivindicaciones, es obligatorio tratar, aunque sólo sea superficialmente, las reivindicaciones tipo Markush. Son éstas unas reivindicaciones que se emplean casi exclusivamente en el área de la química, aunque podrían emplearse en otros sectores. Las fórmulas Markush son del tipo:
En la parte caracterizadora, se indica que los radicales R1, R2, R3 se escogen de un número cerrado de grupos químicos, dando lugar infinidad de posibilidades.
Ejemplo de reivindicación tipo Markush
Las solicitudes en las que se emplea este tipo de reivindicaciones suelen presentar problemas de falta de claridad, suficiencia de la descripción o unidad de invención. Por ello, en el Comité Permanente de Derecho de Patentes de la OMPI, los representantes de las Oficinas de Patentes de países en desarrollo y en vías de desarrollo las cuestionan con frecuencia y reclaman la realización de estudios al respecto para mostrar su inadmisibilidad. Sin embargo, las empresas farmacéuticas innovadoras las consideran fundamentales en su estrategia de protección de la innovación.
La Ley 24/2015 de patentes, que entró en vigor el pasado 1 de abril, ha introducido dos novedades relacionadas con las reivindicaciones. En primer lugar, el Reglamento de ejecución ha introducido en el artículo 7.2 (inspirado en el artículo 43.2 del Reglamento del Convenio de la Patente Europea) una limitación en el número de reivindicaciones independientes de cada categoría (producto, procedimiento, dispositivo o utilización) que no podrá ser superior a 1, excepto en los casos en que el objeto de la solicitud consista en:
a) Una pluralidad de productos interrelacionados.
b) Diferentes utilizaciones de un producto o dispositivo.
c) Soluciones alternativas a un problema particular, cuando no sea adecuado incluir estas alternativas en una misma reivindicación.
En segundo lugar, la Ley 24/2015 ha introducido el procedimiento de limitación. Que permite que el solicitante pueda limitar el alcance de la protección conferida por la patente a lo largo de toda su vida legal. En una entrada anterior se puede encontrar más información sobre el procedimiento.
Conclusión
Para concluir, creo conveniente subrayar una vez más que una adecuada redacción de las reivindicaciones es clave para poder perseguir la infracción y maximizar la rentabilidad económica. Y son numerosos los casos de invenciones que no lograron rentabilidad debido a una deficiente redacción de las reivindicaciones.