LAS REIVINDICACIONES, CLARAS.

La extensión de la protección conferida por una patente se determina únicamente por el contenido de las reivindicaciones, que han de ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción (Artículos 26 y 60 LP y 69 EPC). Además, una vez presentada una solicitud de patente, solo se permitirán aquellas correcciones que resaltan de forma evidente, de manera que no haya duda alguna de que el solicitante solo podría haber querido decir aquello que expresa el texto corregido (Art. 33 RLP y Art. 123 (1) EPC; R. 139 IR-EPC).

Esto explica por qué hay que poner tanto cuidado en la redacción y por qué es recomendable buscar ayuda profesional si uno quiere llevar su solicitud a buen término. Una buena redacción no depende de nuestras habilidades literarias ni técnicas, si no que depende de un conocimiento específico que surge de la intersección del conocimiento técnico con el conocimiento de las leyes y reglas de las patentes y que se adquiere con la experiencia, de ahí que el entrenamiento de los expertos en patentes sea tan largo.

Todas las alternativas de la invención deben estar contempladas en las reivindicaciones. Normalmente, el inventor describe con mucho detalle una o dos realizaciones de la invención, pero debido a su alto grado de conocimiento técnico, a menudo obvian algunas variaciones que para ellos son evidentes. Ni siquiera las mencionan pues piensan que cabe en la cabeza de cualquiera, pero ignoran que si no está en las reivindicaciones, no está protegida. Por eso el redactor de la patente ha de preguntar y revisar las alternativas de cada una de las características, verificar que realmente son necesarias y todas las alternativas están contempladas para así llegar al quid de la invención.

Un redactor mediocre construirá reivindicaciones con falta de claridad. Ante la Oficina Europea de Patentes (EPO, en inglés), la claridad en las reivindicaciones es un requisito para la concesión de la patente. La falta de claridad repercutirá en el alcance de protección de su patente.

Una reivindicación no es clara, según las reglas de las patentes, si presenta expresiones tales como preferiblemente, preferentemente, opcionalmente, particularmente etc. Ya que estas expresiones introducen ambigüedades. Todo lo que aparezca tras este término en una reivindicación, no estará protegido por la patente. Un buen redactor pondría esas características en una reivindicación secundaria o dependiente.

Si por ejemplo, su reivindicación describe:

“Compuesto que comprende un péptido antioxidante, preferentemente un péptido que comprenda la secuencia aminoacídica SEQ ID Nº 1“

El péptido definido por la SEQ ID Nº1 quedará sin protección. Solo se contemplará a la hora de analizar la infracción, novedad, o actividad inventiva, un “ Compuesto que comprende un péptido antioxidante”. Con lo que, si ya hubiese otro descrito, nuestra invención quedaría 1) desprotegida y 2) publicada para que cualquiera pudiera utilizarla.

La falta de claridad en las reivindicaciones está regulada por el artículo 26 LP y el Art. 84 EPC y puede surgir por muchos motivos: inconsistencias entre la descripción y la reivindicación, términos relativos, parámetros que no se miden con métodos convencionales etc.

 

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144 comentarios

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  140. Estoy de acuerdo contigo en que el contenido descrito y no reivindicado no está protegido. Creo que no he discutido este punto en mis comentarios.

    En lo que no estoy de acuerdo es en que de esa premisa se concluya que *únicamente* las reivindicaciones determinan el alcance de la protección, sobre todo a la vista del literal del artículo 60 de nuestra Ley de Patentes y del Protocolo Interpretativo del artículo 69 del Convenio de la Patente Europea.

    Un cordial saludo.

  141. Hola de nuevo Francisco,

    Si yo no niego que hay que interpretar las reivindicaciones a la luz de la memoria y los dibujos, lo que digo es que si algo viene en la memoria pero no está incluido en la reivindicación (porque, por ejemplo, la redacción no es suficientemente amplia), entonces, no está protegido por el derecho de patente. Eso es exactamente lo mismo que dice el documento del Centre de Patentes. No creo que nadie que entienda minimamente de patentes esté interesado en discutir este punto.

    Gracias por las aclaraciones y enlaces respecto al punto 1.

  142. De nada, Maribel, pero me gustaría insisto en los puntos tratados en mi intervención.

    1) El examen formal y técnico se hace para todas las solicitudes (igual que la admisión a trámite). Por otra parte, el suspenso por el artículo 28 del Reglamento es algo bastante inusual, como la denegación por falta de novedad manifiesta y notoria.

    Es cierto que el Reglamento es bastante confuso con sus artículos. Para complicarlo todavía más, el artículo 31 de la Ley de Patentes dice:
    «1. Admitida a trámite la solicitud, la OEPM examinará si reúne los requisitos formales establecidos en el capítulo anterior, tal como hubieren sido desarrollados reglamentariamente. No será objeto de examen la suficiencia de la descripción.»

    Pues bien, dentro ese «capítulo anterior» está el artículo
    26 que dice que «las reivindicaciones definen el objeto por el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción.». Como la claridad de las reivindicaciones no se exceptúa del examen (a diferencia de la suficiencia de la descipción) hay que examinarla.

    Ver, como ejemplo, el documento «Defectos en el examen formal y técnico (Patentes)» correspondiente al expediente P200800535 en http://archivoenlinea.oepm.es/

    http://archivoenlinea.oepm.es/registerplus/DocumentViewer?RLANG=es&RACTION=LOAD&RAPPNO=P200800535&RCOUNTRY=EP&RIID=ANONYMOUS&RROLE=PUBLIC&RORGNAME=EPOPORTAL&RDOCPAGENO=FIRST&RDOCTITLE=Defectos+en+el+examen+formal+y+t%C3%83%C2%A9cnico+%28Patentes%29&RDOCPAGECOUNT=4&RDOCTYPE=application/pdf&RDOCNO=GJE1U48Cdms&NPL=false

    2) Respecto a tu postura sobre la definición exclusiva de la extensión de la protección por las reivindicaciones, no estoy completamente de acuerdo ya que, al interpretarse las reivindicaciones según la descripción y los dibujos, el alcance de la protección no depende exclusivamente de las reivindicaciones sino también del contenido concreto de la descripción y los dibujos. Sobre este tema puedes consultar este documento del «Centre de Patents» (a partir de la página 9)

    http://www.pcb.ub.edu/centredepatents/pdf/cursos/dillunsCP/segura_redaccion-e-interpretacion-literal.pdf

    Saludos y gracias por tu blog 🙂
    Francisco.

  143. Gracias por intentar completar estos puntos, Francisco.

    Aunque la descripción y los dibujos sirven para interpretar las reivindicaciones, ni la descripción ni los dibujos definen el alcance de la protección. Por eso digo que únicamente las reivindicaciones determinan el alcance de la protección conferida.

    El Artículo 17 del reglamento para la ejecución de la ley 11/1986 de 20 de Marzo, de patentes, determina los puntos que examinará el Registro de la Propiedad Industrial durante el examen formal, el que se hace cuando se solicita una patente por el procedimiento general. Este artículo solo se refiere a las reivindicaciones en el punto b) y dice que examinará si estas se ajustan a lo establecido en los art. 4-12 del mismo. Solamente los Art. 7 y 8 hablan de la forma y contenido de las reivindicaciones y solamente el art. 7.2 nombra la claridad, exclusivamente para justificar la existencia de reivindicaciones secundarias. Por lo tanto, según las leyes de patentes, la claridad de las reivindicaciones no parece ser parte del examen formal de admisión a trámite. Es más, el apartado 2.3.4 (página 28) de las directrices de examen a las que haces enlace en tu comentario, se refieren al examen técnico, no al examen formal que viene descrito en las páginas 9-21.

    No obstante, el Artículo 28 estipula que «Una vez recibida la petición de realización del informe sobre el estado de la técnica y una vez superado el examen previsto en el artículo 17, el Registro de la Propiedad Industrial examinará la claridad de la descripción y de las reivindicaciones a los efectos de determinar la posibilidad de realizar el informe» Es decir que la claridad se examina fuera del examen formal y fuera del examen técnico y solamente a efectos de poder realizar la búsqueda de antecedentes para el Informe sobre el Estado de la Técnica, no valorando la extensión de la protección solicitada. Si, la reivindicación no es clara para buscar antecedentes, se emite un suspenso y si no se resuelve se deniega la protección, pero es un enfoque distinto. A mi juicio, esta diferencia de enfoque hace que la OEPM sea mucho más permisiva con las faltas de claridad que la EPO. Dado que la última evalúa la claridad de las reivindicaciones en el contexto de la amplitud de protección solicitada y para garantizar la protección a terceros, que sepan exactamente qué es aquello que no pueden fabricar, ofrecer comercializar etc.

    Saludos y gracias, de nuevo, por el comentario.

  144. Hola Maribel,

    Efectivamente las reivindicaciones son la parte clave de la solicitud de patente y merece la pena dedicar esfuerzos a conseguir una redacción que recoja las características generales de la invención, pero teniendo presente que a mayor generalidad («vehículo» frente a «vehículo de tres ruedas»), mayor es la posibilidad de que la invención no sea nueva. No obstante, me gustaría hacer un par de matizaciones a tu entrada.

    En primer lugar, ante la OEPM la claridad de las reivindicaciones es examinada *siempre* durante el llamado examen formal y técnico, previo a la publicación de la solicitud, y común tanto al procedimiento general de concesión como al procedimiento con examen previo. De hecho, es una de las causas típicas de denegación de una solicitud.

    http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/DirectricesExamenPatentes.pdf (ver apartado 2.3.4 de las Directrices de Patentes de la OEPM)

    Por otra parte, la extensión de la protección conferida por una patente no se determina *únicamente* con las reivindicaciones ya que la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones, según el artículo 69 del Convenio de la Patente Europea o el artículo 60 de la Ley española. Así el protocolo interpretativo del artículo 69 del CPE dice:
    «El artículo 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirvan únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirvan únicamente de línea directriz y que la protección se extienda también a lo que, en opinión de una persona experta que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69 deberá, en cambio, interpretarse en el sentido de que define entre esos extremos una posición que garantiza a la vez una protección equitativa para el solicitante de la patente y un grado razonable de certidumbre a terceros.»

    (ver CPE: http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2003-1584)

    Saludos,
    Francisco.

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