EL PERIODO DE GRACIA Y LA INNOVACION EN EL SISTEMA DE PATENTES EUROPEO

La exclusividad comercial otorgada por una patente se confiere a cambio de la revelación al dominio público de un nuevo avance técnico con aplicación industrial, siempre que éste no sea evidente. La revelación al público se materializa por medio de la publicación de la solicitud de patente que, en la mayoría de los países de la OCDE, ocurrirá alrededor de un año y medio después de su presentación.

Este pacto (revelación a cambio de exclusividad comercial) se concibe para impulsar el desarrollo tecnológico e industrial. Por tanto, si dicho avance técnico ya ha sido revelado con anterioridad, pertenece al ámbito público y el pacto no puede ser viable. Esta es la razón de que la novedad sea un requisito indispensable para la concesión de una patente. Toda información relativa a una invención que haya sido accesible al público antes de la presentación de la solicitud de patente, constituye lo que se llama un antecedente en el estado de la técnica. Así, por ejemplo, si un investigador académico publica en una revista científica resultados experimentales que comprenden detalles de su invención y después solicita una patente relacionada, la publicación científica anterior destruiría la novedad  de la invención (al menos en parte), lo que dificultará -y podría llegar a impedir- la concesión del derecho de exclusividad comercial (patente) -algo que espanta rápidamente a los potenciales inversores en el desarrollo de la invención.

No obstante, el requisito de novedad presenta algunas excepciones bajo las cuales la revelación o divulgación previa sería inocua. Estas excepciones, que varían según de qué oficina de patentes se trate, comprenden los llamados Periodos de Gracia: periodos de tiempo anteriores a la presentación de la solicitud de patente durante los cuales la novedad de la invención queda protegida frente a una divulgación.

Casi todos los países tienen algún tipo de periodo de gracia, pero las características y requisitos varían ampliamente. Por ejemplo, EEUU ha sido tradicionalmente permisivo con las divulgaciones previas. Incluso tras la última reforma (AIA 2011) que limita el periodo de gracia únicamente a las divulgaciones realizadas por el propio inventor o sus causahabientes, el 35 U.S Code § 102 (b) otorga todo un año de periodo de gracia para cualquier tipo de  divulgación (incluyendo la comercialización del invento). Esto confiere la gran ventaja de permitir valorar el interés comercial del invento y sopesar las ventajas /inconvenientes de solicitar una patente sobre él. Japón también modificó sus leyes en 2012 para ampliar a cualquier tipo de divulgación realizada por el inventor o sus causahabientes, incluyendo la venta, su periodo de gracia de 6 meses.

En el caso de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), el periodo de gracia contemplado es muy restrictivo y no tiene una aplicación práctica relevante. Sus requisitos han variado también con la nueva ley de patentes (LP; Ley 24/2015 de 24 de Julio) restringiéndose ligeramente para adaptarse al Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas (EPC; European Patent Convention); adoptando así el mismo criterio que la Oficina Europea de Patentes (EPO; siglas del nombre en inglés). Según el Art. 7 LP (Art. 55 EPC), dichas excepciones pueden aplicarse a las divulgaciones acaecidas hasta 6 meses antes de la presentación de la solicitud y que la hayan sido consecuencia directa o indirecta:

a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.

b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas (http://www.bie-paris.org /site/en/expos/about-expos/expo-categories)

En este caso será preciso presentar dentro del plazo de cuatro meses tras la solicitud una declaración de que la invención ha sido realmente exhibida junto con el correspondiente certificado (R. 25 EPC).

El Periodo de Gracia cobra una especial importancia en las actuales negociaciones para armonización de las leyes de patentes en los contextos político-económicos del Área de Libre Comercio Trasatlántico, y del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Japón, donde la UE está recibiendo presiones para adoptar, entre otros, un Periodo de Gracia que pueda ser de utilidad comparable al de EEUU y Japón.

En Julio del 2011 el presidente de la Oficina Europea de Patentes (EPO; de sus siglas en Inglés) invitó a representantes de oficinas de patentes de diversos países a reunirse para debatir el estado de las negociaciones relativas a la armonización de las leyes de patentes (Tegernsee, 2011). En esta reunión se seleccionaron los temas claves para dicha armonización entre los que se encontraba el Periodo de Gracia. Los participantes se comprometieron a avanzar hacia la armonización de estos temas mediante la obtención de información por un grupo de expertos técnicos y legales, incluyendo consultas a los interesados, con el fin de contribuir a una futura discusión que comprenda a todos las partes interesadas en la armonización. Adicionalmente, en 2014 el panel de consejeros científico-económicos de la EPO (ESAB; de sus siglas en inglés) introdujo en su programa el estudio de los efectos económicos de la introducción de un Periodo de Gracia en Europa.

Como resultado de la información obtenida para los Periodos de Gracia, la EPO publicó un artículo declarando su posición oficial en marzo 2015. En este artículo se plasman los costes y beneficios de la introducción de un Periodo de Gracia en Europa, reconociéndose que “los costes parecen mayores y los beneficios menores para las grandes corporaciones en comparación con la academia” (universidades y Organismos Públicos de Investigación –OPIs-). La cautelosa recomendación del ESAB introduce dos requisitos para que la EPO considere adoptar el Periodo de Gracia:

Primero, que el periodo de gracia sea una “red de seguridad” (nada de contar con ese tiempo para salir en la tele vendiendo el invento y una vez comprobado que habrá demanda, solicitar la patente). Segundo, que el Periodo de Gracia se armonice en todos los sistemas de patente que son clave para la economía global, incluyendo al menos a EEUU, Japón, Corea, China y posiblemente India y Brasil.

Según la ESAB, las características de este periodo deberían ser las siguientes:

  1. Su duración no debe exceder de 6 meses previos a la solicitud prioritaria.
  2. Declaración obligatoria detallando las divulgaciones.
  3. Derecho de uso prioritario para terceras partes que estuvieran usando la invención (o preparándose para ello) antes de la solicitud de patente.
  4. Protección para invenciones independientes: el periodo de gracia solo aplicará a las divulgaciones realizadas por el propio inventor o sus causahabientes.

Aunque estas características me parecen muy razonables y supondrían una ampliación funcional del periodo de gracia que actualmente existe en España y en la EPO, hay algunos aspectos del artículo de posición del ESAB que me rechinan según profundizo en su lectura.

Inicialmente me llamó poderosamente la atención el cuidado con el que se ha redactado la frase relativa a los costes y beneficios: “los costes parecen mayores y los beneficios menores para las grandes corporaciones en comparación con la academia”.

Realmente no está diciendo que en ninguno de los casos los costes superen a los beneficios, si no solamente que los costes “parecen” mayores para las corporaciones, por lo que se infiere que no necesariamente superan a los beneficios para ninguno de los dos tipos de entidades. En mi opinión si los beneficios igualan o superan a los costes, la reforma debería promoverse.

Claramente la academia se vería muy favorecida por la introducción de un Periodo de Gracia, y cuando digo la academia me refiero no solamente a las universidades y a los OPIs, si no también a todos los que, con nuestros impuestos, sufragamos la economía basada en el conocimiento. Me explico: como ya comenté en mi entrada relativa a la eficiencia del sistema de I+D+i, los OPIs patentan como resultado de la presión ejercida entre la necesidad institucional de cubrir indicadores y la necesidad y obligación científica de publicar. La mayoría de las solicitudes académicas se presentan demasiado temprano y describen tecnologías muy incipientes, lo que dificulta la transferencia de éstas para su desarrollo al aumentar el riesgo financiero que perciben los inversores. Estas solicitudes suelen presentar problemas en los requisitos de novedad y actividad inventiva, en parte derivados de un trabajo de redacción in extremis para salvar la patente ante una inminente publicación científica.

Si ojeamos la información obtenida por el grupo de Tegernsee, la principal causa de utilización del Periodo de Gracia ante las oficinas de EEUU, Japón y EPO, es la publicación académica anterior (artículo o conferencia).

Figura: Razones para solicitar Periodo de Gracia

Por lo tanto parece que la introducción de un periodo de gracia sería útil, no solo para mantener los indicadores de la academia, si no que permitiría elevar la calidad de las patentes de manera que cumplieran mejor con su cometido de proteger las inversiones financieras necesarias para su desarrollo. En este sentido, un periodo de gracia de 6 meses parece un poco raquítico, siendo mucho más favorable un periodo más amplio como el de los EEUU, de 12 meses, que permite solicitar la patente en un estadio mas desarrollado de la invención. No sería un asunto baladí, siempre que las OTRIs estuvieran coordinadas eficientemente con los grupos de investigación y se iniciaran las negociaciones para el desarrollo previamente a la solicitud de patente. Así, entre otras cosas, se podría introducir el input del mercado en la redacción de la patente, jugando con ventaja a la hora de transferir la tecnología.

Volviendo a la cuidadosa frase del ESAB, siento que en ella también se intuye el olor típico que desprenden las estructuras públicas que funcionan al servicio de las grandes corporaciones, y me sorprende más esta inclinación cuando compruebo que en la ESAB solamente 2 de sus 15 miembros pertenecen a grandes corporaciones (Phillips y Technicolor). Del artículo de posición del ESAB se deduce que el problema subyacente que impide una recomendación abiertamente positiva es la incertidumbre legal que genera la adopción de este Periodo de Gracia (algo que claramente no afecta a la academia, si no a las corporaciones).

Con la expresión “incertidumbre legal” la ESAB se está refiriendo indirectamente a la libertad de operación de terceras compañías que quieran llevar al comercio invenciones protegidas por solicitudes de patente. Estas compañías deben saber cuándo expiran los derechos de exclusividad para poder lanzar sus productos al mercado. Eso es legítimo; es parte de la razón de ser del sistema de patentes. Esta situación es importante, por ejemplo, para las compañías productoras de medicamentos genéricos, pero también para –digamos- las que hacen los tapones de los botes de especias. En ambos casos el competidor querrá saber cuándo expira el derecho de exclusividad del invento para incluirlo en sus propios productos o decidir cuánto está dispuesto a pagar por una licencia.

La diferencia, sin embargo, es que en el primer caso, lo que verdaderamente importa es que se haya concedido la licencia de comercialización del medicamento para una indicación terapéutica concreta (parte del desarrollo del invento en el que nadie invertiría sin una patente), la patente es solo un obstáculo para la comercialización; por eso han de saber cuando expira. Si existe un periodo de gracia, es más difícil (realmente más caro), determinar la validez de una patente o -más habitualmente en la práctica-, de una solicitud de patente. ¿Por qué? Pues porque añade costes en relación al tiempo que los agentes y expertos de patentes deben emplear en analizar la documentación relevante para emitir una opinión sobre libertad de operación: Qué patentes válidas pueden oponerse a la comercialización de un determinado producto, hasta qué fecha y quien las ostenta.

Los informes u opiniones de libertad de operación son una herramienta muy importante a la hora de tomar decisiones sobre desarrollo de nuevos productos y diversificación empresarial, ambos indicadores de innovación empresarial. Si en un informe se detecta una publicación que pueda invalidar una patente, se puede abrir una ruta de desarrollo comercial importante para una empresa. Sin embargo, si existe un Periodo de Gracia, esta posibilidad podría desvanecerse o se reducirse significativamente.

Así considerado, el Periodo de Gracia favorece a las empresas innovadoras mientras que desfavorece a las “seguidoras”, que son empresas poco proclives a asumir riesgos, que se mueven en un terreno mucho más seguro, sobre todo si lo hacen desde la “certidumbre legal”.

Me pregunto por qué, si la academia en su conjunto es el mayor solicitante de patentes de la UE, si los esfuerzos financieros de la UE se dirigen a implementar políticas de fomento de la innovación. Si la mayoría de los miembros de la ESAB y la reunión de Tegernsee son gestores académicos y dirigentes políticos de la UE, ¿Cómo no es capaz la UE de influir sobre la EPO?

En suma, la opinión oficial de la EPO respecto del establecimiento de un Periodo de Gracia en Europa parece favorecer el recalcitrante ambiente de seguridad en el que se desenvuelve una Europa que se está quedando anquilosada financiera y políticamente. Una Europa tan antigua como su actitud soberbia, desde la que se plantea concesiones solamente bajo sus propios términos y siempre que los demás también las adopten según su único criterio. Una Europa que difunde un discurso positivo sobre los beneficios de la innovación y la economía basada en el conocimiento, que no termina de ser respaldado definitivamente por las posiciones políticas que adopta.

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Comentarios

Gran artículo.

Gracias!!

gracias por todo el contenido que ofrece la pagina mediante sus comentarios e informacion me fue de gran ayuda para unos trabajos que tenia pendiente para la universidad , gracias por todo

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