SOLICITUDES DE PATENTE EUROPEAS QUE NO REIVINDICAN UNA PRIORIDAD ESPAÑOLA: UNA DECISIÓN ARRIESGADA
Como bien saben la mayoría de los lectores, ya que normalmente son ustedes profesionales del mundo de la Propiedad Industrial, España, como el resto de los estados miembros del Convenio de la Patente Europea, supone un caso particular en el mundo de las patentes ya que contamos con dos tipos de patentes en nuestro territorio; las concedidas por la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) aplicando el procedimiento regulado en La Ley 24/2015 y su Reglamento de ejecución y las otorgadas por la Oficina Europea de patentes aplicando el procedimiento de concesión definido en el Convenio de la Patente Europea y sus reglas. En este último caso, para que una patente concedida por la Oficina Europea tenga efectos en España es preciso presentar ante la OEPM una traducción al castellano de toda la memoria y pagar una tasa de validación.
También conocen los lectores el llamado “derecho de prioridad”, al que el blog ha dedicado algunas entradas en el pasado, creado por el Convenio de la Unión de París en 1883 para solucionar el problema que planteaba para la novedad de solicitudes de patentes posteriores, la exhibición de la invención en las exposiciones internacionales de la época.
Tradicionalmente, en los años que han transcurrido desde 1986 cuando el Convenio de la Patente Europea comenzó a aplicarse en España juntamente con el procedimiento nacional de concesión, lo habitual era que aquellos solicitantes españoles que optaban por presentar una solicitud de patente ante la Oficina Europea de Patentes (OEP) lo hicieran reivindicando la prioridad de un depósito inicial ante la OEPM de una solicitud nacional. Hay que tener en cuenta que en aquellos años la Ley 11/1986 garantizaba la obtención de una patente, siempre que se cumplieran algunos requisitos formales y técnicos, incluso si la patente iba acompañada de un informe negativo en relación con la novedad y la actividad inventiva de la invención. De ese modo, en el caso en que la patente fuera denegada por la Oficina Europea o concedida de manera muy limitada, se podía obtener cierta protección en el territorio español. Normalmente, la protección obtenida en España era más amplia que la concedida por la Oficina Europea de Patentes. Sin embargo, en los últimos años parecería que está aumentando el número de depósitos directos ante la OEP sin reivindicar prioridad española.
Estos datos que se muestran a continuación, obtenidos de la herramienta OEPMESTAD de la OEPM ofrecen la evolución en el porcentaje de solicitudes de patente europeas de origen español publicadas y que reivindican la prioridad de un depósito previo español, distinguiendo entre solicitudes de modelos de utilidad y solicitudes de patentes.
Se considera que una solicitud de patente es de origen español si España es el país de residencia del primer solicitante.
Según se observa en los cuadros anteriores, se ha pasado de un 76% de las solicitudes europeas de origen español publicadas que reivindicaban la prioridad de un depósito anterior en España en el año 2000 a un 45,8% en el 2017.
El descenso ha sido especialmente significativo en las prioridades de modelos de utilidad españoles, donde se ha pasado de un 27,2% en el año 2000 a un 3,6% en el 2017.
En el caso de las prioridades de patentes el descenso no ha sido tan acusado; de un 49% en el año 2000 a un 42,2% en el 2017.
La siguiente tabla muestra el porcentaje de las solicitudes de patente europeas procedentes de los distintos Estados Miembros presentadas en 2017 de forma directa, es decir, sin reivindicar la prioridad de un depósito anterior incluida una solicitud internacional tipo PCT. En España el porcentaje es del 46,8%, uno de los más altos entre los Estados Miembros del Convenio de la Patente Europea, sólo por detrás de Turquía (48,8%), Liechtenstein (49,5%) y Rumanía (63,5%).
Aunque aún no se posee información, existe la impresión de que este descenso en las solicitudes de patentes europeas de origen español que reivindican prioridad se habría acentuado en 2018 tras la entrada en vigor de la Ley 24/2015 el 01 de abril de 2017, que ha supuesto la implantación en España de un procedimiento de examen sustantivo obligatorio.
Este descenso está coincidiendo con un aumento en el número de solicitudes de patentes europeas de origen español, como se observa en el siguiente cuadro:
Fuente: Estadísticas de la Oficina Europea de Patentes
No es infrecuente escuchar en encuentros sobre patentes a agentes de la propiedad industrial españoles y a agentes europeos de patentes españoles manifestar que ellos recomiendan a sus clientes presentar una solicitud de patente europea directa sin reivindicar prioridad española alguna.
Por supuesto, es una estrategia legítima, que suele funcionar perfectamente si el Informe de Búsqueda proporcionado por la Oficina Europea, normalmente a los 6 meses desde la fecha de presentación de la solicitud de patente europea directa, es positivo. Sin embargo, si el resultado del procedimiento de concesión ante la Oficina Europea no es positivo para el solicitante, éste podría encontrarse sin protección alguna, cuando de reivindicar la prioridad de un depósito español anterior, ya sea de una solicitud de modelo de utilidad cuando ello sea posible (hay que tener en cuenta que la Ley 24/2015 ha aumentado el número de invenciones protegibles mediante modelo) o de una solicitud de patente podría haber obtenido alguna protección.
Otro factor que puede haber desincentivado el depósito de solicitudes nacionales cuya prioridad reivindicarían solicitudes europeas posteriores es la relajación de los requisitos de traducción para efectuar el análisis de si la invención es de interés para la defensa; mientras que el RD 2424/1986 relativo a la aplicación del Convenio sobre la concesión de patentes europea exigía en su artículo 3 la presentación de una traducción al castellano de toda la memoria ante la OEPM de la solicitud de patente europea, desde la entrada en vigor de la Ley 24/2015 y en aplicación del artículo 93.1 del Reglamento de ejecución solo se requiere la traducción del resumen y el título.
Para empresas españolas grandes y medianas, el pago de la tasa de depósito (100,38 € u 85,32 € en formato electrónico) y de la tasa de búsqueda (684,65 € o 581,95€ en formato electrónico), requisito exigido para que la solicitud de patente española sea admitida a trámite, y mucho menos el pago de la tasa de depósito en el caso de los modelos de utilidad no debería ser impedimento para jugar esas dos cartas. En cuanto a emprendedores y universidades públicas, hay que tener en cuenta que se pueden beneficiar de un descuento del 50% en esas tasas iniciales. También hay que tomar en consideración que desde que en noviembre de 2013 el Tratado de Derecho de Patentes entró en vigor en España, es posible que el primer depósito en España, la prioridad, esté redactada en inglés o cualquier otro idioma. Asimismo, actualmente se están entregando los informes de búsqueda por parte de la OEPM antes de los 10 meses de media desde la fecha de presentación y mucho antes en numerosos casos y los tiempos de concesión son menores ante la OEPM que en la OEP; en 2018 de unos 2 años de media para patentes y de unos 3 meses de media si no hay oposición para modelos, mientras que en la Oficina Europea el plazo medio de concesión fue de media algo más de cuatro años en 2017.
Anteriormente se indicaba que un informe de búsqueda positivo emitido por la OEP a los 6 meses desde la fecha de presentación es un muy buen augurio para la obtención de una patente europea y probablemente de una patente triádica, pero no debemos olvidar que la OEPM participa con la OEP en un programa conocido como UIP (Utilization Implementation Project) mediante el cual la OEPM facilita a la OEP los informes de búsqueda y las opiniones escritas de las solicitudes de patentes nacionales cuya prioridad reivindican solicitudes de patentes europeas. Puesto que antes del año desde el primer depósito la OEPM ya ha emitido el Informe de Búsqueda con la correspondiente Opinión Escrita, en muchas ocasiones antes de los 6 meses especialmente en el llamado CAP, un informe positivo en la OEPM puede contribuir a la obtención de un informe favorable en la EPO. Como ejemplo de esta situación se puede citar la solicitud de patente europea de número de publicación EP3378295A1 que reivindica la prioridad española P2017300358. Comparen los informes de búsqueda.
Otra estrategia de primer depósito no tan arriesgada como la solicitud de una patente europea directa y que no implica reivindicar la prioridad de una solicitud nacional española, aunque sí una traducción al español de toda la memoria es la presentación de una solicitud PCT donde se designe a la OEP como Administración de Búsqueda. Si antes de los 30 meses desde la fecha de prioridad se prevé un desenlace negativo ante la OEP se puede entrar en fase nacional en España mediante solicitud de patente o de modelo de utilidad nacional.
Conclusión
La tendencia creciente a presentar solicitudes de patente europeas directas es una práctica de riesgo que algunos solicitantes españoles deberían reconsiderar.
Leopoldo Belda Soriano
Gracias Leopoldo por tu publicación. Estoy muy de acuerdo en lo que comentas. Conviene recordar el dicho de “no poner todos los huevos en la misma cesta”, sobre todo si esa cesta es un proceso de Patente Europea (PE) que en muchas ocasiones resulta negativo. Las solicitudes de PE que se presentan sin la prioridad nacional descartan la opción de la patente nacional como salvaguarda. La prioridad española permite tener un procedimiento nacional en funcionamiento como una opción adicional en caso que falle la PE, incluso un cambio a modelo de utilidad sin tener que pasar por todo el procedimiento europeo. Téngase en cuenta que las denegaciones/retiradas de patente europea alcanzan el 44% y que no solo se producen por cuestiones de patentabilidad. En muchas ocasiones es el esfuerzo económico y de tiempo que supone enfrentarse a las objeciones de la EPO. Los españoles especialmente sufren habitualmente objeciones por traducción que elevan el coste de tramitación de la PE, muy al contrario que los solicitantes de países de uno de los idiomas oficiales de la PE. El factor tiempo de concesión también es importante. No olvidemos que en la PE estamos hablando de un promedio de concesión de casi 4 años (44 meses + 3 de validación), mientras que las patentes españolas rondan los 2 años. ¡Son 2 años menos! En los modelos de utilidad la concesión es ya absolutamente record: 5 meses si no tiene oposición (más del 95% de los casos).
Y no solo el factor tiempo. Hay algunas ventajas que considerar desde el punto de vista económico. La OEPM ofrece un reembolso de casi 900 € en las tasa de búsqueda del PCT si previamente se dispone del Informe sobre el Estado de la Técnica, cosa que sólo es posible si existe prioridad nacional. Si además tenemos en cuenta que la solicitud de patente nacional cuesta menos de 700€, en realidad es como si saliese gratis. No solo hay este beneficio. Una vez que la OEPM ha realizado el Informe de Búsqueda Internacional actuando como Administración Internacional de Búsqueda (ISA) del PCT, al entrar en fase regional europea se obtiene un descuento especial en la EPO de la tasa de búsqueda europea de 1.110 €, que no obstante vuelve a hacer una segunda búsqueda por lo que se tienen dos búsquedas por el precio de una. Hacer notar que este descuento de 1.110 € es también aplicable a las solicitudes de países latinoamericanos, por ejemplo México, cuando la OEPM actúa como ISA en solicitudes del PCT. Por último destacar que mediante los programas anuales de subvenciones de la OEPM los gastos de tasas y traducciones son subvencionables.
En definitiva hay que valorar siempre la opción más plausible para internacionalizar la patente: se iniciaría con una solicitud nacional, al cabo de un año solicitar el PCT (obtener el reembolso correspondiente) y sólo después de 2,5 años, después de tener el informe de búsqueda internacional y haber pasado tiempo suficiente para valorar la viabilidad industrial de la patente, considerar el desembolso de entrar en fase nacional en los países del PCT que se consideren o en fase regional europea. Entrar en fases nacionales utilizando la vía PCT no requiere atravesar la ruta EPO que normalmente tiene costes mayores por el casi necesario agente. Directamente se puede acceder a la patente US o JP sin este esfuerzo intermedio y entonces sería viable utilizar la pertenencia de la OEPM al PPH Global (la EPO no pertenece) que permite la tramitación acelerada en 25 oficinas del mundo.
[…] ya que estamos hablando de patentes en España, os remito a un post sobre la arriesgada decisión de algunos españoles de solicitar patentes europeas sin reivindicar una prioridad […]
Muchas gracias Gabriel por tu comentario. Estoy de acuerdo contigo en que habría que profundizar en el asunto y tratar de determinar todos los aspectos que influyen en este elevado porcentaje de solicitudes europeas directas.
Sería interesante conocer porqué en otros países del CPE el porcentaje de solicitudes directas de patente europea es menor que en España. Así como averiguar si existen otras causas, además de las que expones en esta entrada, que expliquen la tendencia que marcan los datos.