La Ley 24/2015 de 24 de julio de 2015: El procedimiento de concesión con examen sustantivo obligatorio y otras novedades.

Por fin el pasado 25 de julio de 2015 se publicó la ansiada nueva Ley de patentes 24/2015 de 24 de julio. El hecho de que se publicara en pleno verano hizo que en cierto modo la noticia pasara algo desapercibida. También el que no entre en vigor hasta 2017 ha contribuido a enfriar un poco la acogida. Sin embargo, en este blog consideramos que es necesario comenzar a analizar la nueva Ley, con el fin de ir divulgando sus principales novedades.

Indudablemente la gran novedad de esta nueva Ley estriba en el procedimiento de concesión de patentes. Donde antes el solicitante tenía la posibilidad de elegir si deseaba una solicitud sin examen sustantivo o no, ahora todas las solicitudes de patente presentadas a partir del 1 de abril de 2017 deberán ser tramitadas mediante un procedimiento con examen de los requisitos de patentabilidad, equiparable al existente en los países más desarrollados. Con este nuevo procedimiento aumentará la seguridad jurídica para los terceros y se evitará la existencia de un gran número de patentes en vigor de validez dudosa, asimismo es de suponer que disminuirá la carga de trabajo para los Tribunales.

Centrándonos en el procedimiento de concesión y por lo que se refiere a la presentación de la solicitud de patente, se puede destacar la incorporación al articulado de las disposiciones del PLT (Patent Law Treaty) o Tratado de Derecho de patentes. Este tratado, administrado por la OMPI, ya se venía aplicando en la OEPM desde el 6 noviembre de 2013.  Ya no será necesario depositar un juego de reivindicaciones para obtener una fecha de presentación, la descripción se podrá presentar inicialmente en cualquier idioma; incluso, en lugar de la descripción, se podrá presentar una referencia a una solicitud presentada inicialmente. También resulta destacable que a partir de ahora, para que la solicitud sea admitida a trámite, es preciso pagar inicialmente la tasa del Informe de búsqueda, además de la de presentación.  Aunque ello supondrá que el solicitante deberá efectuar inicialmente un mayor desembolso, al mismo tiempo permitirá que se agilice el procedimiento y que en un gran porcentaje de solicitudes el informe de búsqueda esté disponible antes del año desde la fecha de presentación permitiendo que el solicitante pueda valorar si le conviene o no extender la protección al extranjero.

Una vez otorgada la fecha de presentación y admitida a trámite la solicitud, ésta será sometida lo antes posible al llamado “examen de oficio”, regulado en el artículo 35 de la Ley de patentes. En el mismo se examinara si se cumplen los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 4.4 y 5 (es decir si el objeto de la solicitud es una invención y si se encuentra incluido en las exclusiones a la patentabilidad de manera manifiesta para la totalidad de las reivindicaciones de la patente). También se examinaran, entre otros, requisitos relativos a la prioridad y la representación, la designación del inventor, si se ha presentado una traducción al castellano, si se ha aportado un juego de reivindicaciones y algunos aspectos formales que permitan la publicación. De cualquier modo es muy importante resaltar que este examen formal no retrasará la realización de la búsqueda, a no ser que se trate de defectos que la impidan y en este aspecto es similar al examen formal realizado en el PCT (Tratado de Cooperación en materia de patentes).

A semejanza de lo que ocurre en el procedimiento del PCT, si existiera falta de claridad respecto a lo que debe ser buscado y ello no fuera subsanado, la búsqueda podría no realizarse o limitarse a alguna o algunas reivindicaciones. Asimismo, este será el momento para señalar la existencia de falta de unidad de invención. Dicho defecto podrá subsanarse dividiendo la solicitud o pagando tasas adicionales. Con este nuevo procedimiento será posible evaluar la unidad de invención “a posteriori” o teniendo en cuenta los documentos del estado de la técnica, a diferencia de lo que ocurre actualmente donde la unidad de invención se evalúa habitualmente “a priori”, sin tener en cuenta el estado de la técnica.

El examen sustantivo deberá solicitarse antes de 3 meses desde la fecha de publicación del IET, concluyendo el procedimiento con la concesión o denegación de la patente. Si la patente fuera concedida, a continuación y durante los seis meses posteriores será posible presentar oposiciones a la misma. Como resultado, la patente podrá ser mantenida en su integridad o revocada total o parcialmente. El recurso contra la concesión de la patente sólo podrá ser presentado por los que hayan sido parte en el procedimiento de oposición. Se pasa de un procedimiento de oposición “pre-concesión” como el existente en la Ley 11/1986 a uno “post-concesión”. De ese modo, no se retrasa el procedimiento de obtención de la patente.

Ya habrá tiempo para ir desarrollando otros aspectos de la Ley en posteriores entradas del blog pero se pueden mencionar brevemente y de manera no exhaustiva otras novedades:

– Respecto a la legitimación se señala que lo están para obtener los títulos de Propiedad Industrial las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público sin hacer distinciones según la nacionalidad o residencia. (Art. 3.1).

– A diferencia de lo que ocurría en la Ley 11/1986, ahora el artículo 4.2 está correctamente redactado y las “no invenciones” se excluyen de la patentabilidad en la medida en que la solicitud de patente se refiera exclusivamente a una de ellas.

– Se permite la patentabilidad del segundo uso de medicamentos (Art. 6.4).

– Se siguen excluyendo de la patentabilidad los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico y los métodos de diagnóstico pero no por falta de aplicación industrial (Art. 5.4).

– Se aclara cuándo las solicitudes PCT y solicitudes europeas pasan a formar parte del estado de la técnica a efectos de novedad, aunque se hayan publicado con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, es decir lo que se conoce como “interferencias”: Será preciso que se publiquen en español y en el caso de las solicitudes PCT que hayan entrado en fase nacional. (Art. 6.3).

– Se modifica la regulación de las divulgaciones inocuas, realizadas antes de la fecha de presentación o de prioridad y que no forman parte del estado de la técnica. Se eliminan como divulgaciones inocuas las debidas a ensayos efectuados por el solicitante y que no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial del invento y en el caso de las exposiciones oficiales, éstas se ven limitadas a las indicadas en el Convenio relativo a exposiciones internacionales de París. (Art. 7).

– Modificaciones en las condiciones para el ejercicio de los derechos del empleado y empleador en relación con las invenciones laborales (Título IV). El trabajador también podrá reclamar una compensación razonable en el caso de invenciones “protegidas” como “secreto industrial” (Art. 18.3)

– Se incorpora el protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos. Habrá que informar sobre el origen geográfico o la fuente de procedencia de la materia biológica, aunque ello no prejuzgará la validez de la patente. (Art. 23.2).

– Se suprime la figura de la adición y en compensación se admite la prioridad interna (Art. 30.1).

– Sustitución de la figura de “rehabilitación” de patentes caducadas en caso de fuerza mayor por el “restablecimiento de derechos” (Art.53)

– Se permite solicitar el restablecimiento de derechos para el plazo de prioridad (Art. 53.2)

– No es preciso presentar ni copia de la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica ni traducción salvo que la invención se considere relevante para determinar la patentabilidad de la invención (Art. 31.2).

– La posibilidad de modificar las reivindicaciones llevará asociada la de modificar la descripción, los dibujos y en su caso las secuencias biológicas. (Art. 48.1)

– Toda modificación deberá ir acompañada de un escrito en el que el solicitante especifique las diferencias entre el texto nuevo y el texto sustituido (Art. 48.2)

– El cambio de modalidad de una patente a otro título de propiedad industrial podrá solicitarse en cualquier momento hasta la finalización del examen sustantivo. (Art. 51.1).

– El capítulo IV del título V recoge la regulación de algunas cuestiones de los Certificados Complementarios de Protección que el reglamento comunitario deja al derecho nacional.

– En las excepciones al derecho de patentes se separan la excepción de uso experimental y la “cláusula Bolar” (Art.61 a) y b) )

– Se incluyen los equivalentes en el alcance de la protección (Art.68.3).

 – En cuanto a las licencias obligatorias, se eliminan supuestos ligados a las condiciones de explotación anteriores al ADPIC y se incluyen dos supuestos: situaciones contrarias a la competencia (Art.94) y la fabricación de medicamentos para la exportación a países con problemas de salud pública (Art.96).

– Se permite la declaración de nulidad parcial de una reivindicación (Art. 102.2).

– Se introduce un nuevo supuesto de nulidad, relacionado con la existencia de oposiciones posteriores a la concesión (Art. 102.1.d)

– Se introduce un procedimiento de limitación o revocación a petición del solicitante (Art. 105)

– Respecto a las patentes secretas se autoriza que la tramitación continúe bajo secreto a diferencia de lo que ocurría en la Ley 11/1986  (Art. 112) y se introduce una penalización para el caso de la presentación de primeras solicitudes europeas o PCT sin autorización en el extranjero (Art. 152.2 y Art. 163.2) aunque existe la posibilidad de permitir la primera presentación en el extranjero si la invención no es de interés para la defensa nacional (Art. 115). También se hace una referencia al Tratado del Atlántico Norte sobre patentes secretas (Art. 111.6).

 –  Se introduce la figura de los escritos preventivos (Art. 132) mediante los cuales, la persona que prevea la interposición de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer para conocer de esas posibles medidas y justificar su posición mediante ese escrito preventivo.

 – Se recuerda que en los casos en los que se cuestione la validez de la patente, el Juez o Tribunal podrá solicitar a la OEPM la realización de un informe pericial sobre aquellos puntos en los que los informes periciales aportados por las partes resulten contradictorios (Art. 120.7).

– Se reconoce la competencia para los litigios civiles al juez de lo mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de las CC.AA en las que el CGPJ haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes. (Art. 118.2)

– Se reconocen a la OEPM competencias para someter a mediación y arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas como consecuencia del ejercicio de los derechos reconocidos en la Ley (Art.136).

– Por lo que se refiere a los modelos de utilidad, se introduce el estado de la técnica mundial (Art. 139.1), y se admite la posibilidad de proteger como modelos de utilidad las sustancias químicas que no sean farmacéuticas (Art. 137.2).

– También en los modelos de utilidad, se establece como condición previa para el ejercicio de acciones judiciales por infracción la solicitud de un informe sobre el estado de la técnica como el contemplado en el procedimiento de concesión de patentes (Art. 148.5).

– En el procedimiento de concesión de modelos de utilidad se mantiene el plazo de dos meses para la presentación de oposiciones y la posibilidad de una prórroga de dos meses para completar la oposición siempre que está se haya presentado en el plazo de dos meses desde la publicación de la solicitud. (Art. 144.2)

– En el título XIV se recogen las disposiciones relativas a la aplicación en España del Convenio de la Patente Europea y del PCT, antes dispersas. En el caso de las solicitudes de patente europeas presentadas en España se abre la posibilidad de que no se exija la traducción al español. (Art. 152.4)

– Para el acceso a la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, se suprimen la constitución de una fianza y el seguro de responsabilidad (Art.177).

– Las personas jurídicas podrán registrarse como representantes en el Registro de Agentes de la OEPM si uno de los socios acredita la condición de Agente. (Art. 176.3).

 – Se establece la obligación de confidencialidad de los Agentes de la Propiedad Industrial y su derecho a negarse a divulgar las comunicaciones intercambiadas con sus clientes. (Art. 176.5)

 – Respecto a las tasas destaca el descuento del 50% en la tasa de depósito, de búsqueda, de examen y las tres primeras anualidades para los emprendedores y PYMES. (Art.186.1)

– El pago de las anualidades deberá producirse en los tres meses posteriores a la fecha de devengo o en los seis meses posteriores con recargo y se establece una tasa de regularización que se podrá pagar hasta la siguiente fecha de devengo. (Art. 184.3)

– La disposición adicional sexta establece que para acogerse al procedimiento acelerado de concesión será necesario abonar de manera anticipada la tasa de examen.

– La Disposición Adicional décima establece que las universidades públicas tienen derecho a una bonificación del 50% en el importe de las tasas y del 100% si se ha producido una explotación económica real y efectiva de la patente o modelo antes de 4 años desde la fecha de presentación o 3 años desde la fecha de concesión.

Esta Ley 24/2015 de 24 de julio entrará en vigor el próximo 1 de abril de 2017, por lo que en los próximos meses iremos publicando nuevas entradas sobre las novedades que nos presenta. También resta conocer cuál será la redacción del reglamento, el cual permitirá conocer algunos detalles no especificados en la ley. Como se ha podido comprobar durante los últimos 30 años, la legislación internacional en materia de patentes sufre frecuentes cambios, lo cual viene motivado en gran medida por el hecho de que se trata de una legislación que debe adaptarse a los cambios tecnológicos. En ese sentido habrá que estar atentos a los posibles cambios derivados de las negociaciones que sobre armonización del derecho de patentes se están desarrollando en el grupo B+ y en relación con el TTIP.