ESTIMADO INVENTOR: TAMBIÉN ANTES DE SOLICITAR LA PATENTE, DEBERÁ PROTEGER SU INVENCIÓN


En una anterior entrada de este blog advertíamos a los inventores de la necesidad de no divulgar la invención con anterioridad a la fecha de presentación, sobre todo en países donde no existe el llamado “período de gracia”, pues cualquier divulgación rompería la novedad e impediría la obtención de una patente sobre la invención. Sin embargo, es indudable que en ocasiones es preciso ponerse en contacto con empresas u otras personas en el proceso de definición de la invención. Es ese un momento muy peligroso; aún no se ha presentado la solicitud de patente y esos terceros que tienen acceso a la invención pueden jugárnosla.

En esos contactos con posibles interesados en la invención o bien profesionales que nos van a ayudar a construir un prototipo es fundamental caminar con pies de plomo y firmar un acuerdo de confidencialidad con todas aquellas personas que entren en contacto con la invención antes de la publicación de la solicitud de patente y por supuesto antes de la presentación de la solicitud.

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es consciente de este peligro al que se enfrentan los inventores particulares y las pequeñas empresas. Por ello ha participado en los últimos años en un grupo de trabajo constituido por representantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de LES España y Portugal,  del Ministerio de Economía y Competitividad, y de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) con el fin de elaborar contratos modelos de gran utilidad en el proceso de transferencia de tecnología, en español e inglés, incluyendo su guía de cumplimentación. Estos contratos modelo ya fueron objeto de una entrada anterior del blog. El primero de los contratos o acuerdos confeccionado fue el de confidencialidad.

En la guía se explican los principales puntos que habrá que tener en cuenta a la hora de redactar esos acuerdos de confidencialidad:

- La obligación de confidencialidad se puede establecer unilateralmente o recíprocamente, es decir, como obligación de ambas partes (caso más común). Aun cuando solo uno de los dos firmantes posea información valiosa, es más sencillo conseguir la firma de un acuerdo de tipo recíproco.

- Se debe identificar y definir lo que se considera información confidencial, pero dado que el acuerdo podría no llegar a firmarse no debe desvelarse el contenido de la información propiamente dicha.

- El acuerdo debe definir también el uso que se va a hacer de la información.

La única persona con la que se podría hablar libremente de la invención es con un agente de la propiedad industrial, ya que el punto 1.c de su código ético establece:

Todo colegiado estará obligado a no divulgar información aceptada por él a título confidencial en el ejercicio de su profesión, a menos que haya sido relevado de esta obligación de forma expresa por su cliente.

Asimismo, en España la Ley 24/2015 reconoce en su artículo 176.5 el derecho de los agentes de la propiedad industrial a no divulgar el contenido de las comunicaciones relativas a procedimientos seguidos ante la OEPM, por ejemplo, durante un procedimiento judicial:

 “Los Agentes de la Propiedad Industrial estarán obligados a mantener la confidencialidad de los asuntos en los que intervengan y tendrán derecho a negarse a divulgar las comunicaciones intercambiadas con sus clientes o con terceras personas relativas a los procedimientos seguidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Entre otros, estará sometida a dichas condiciones toda comunicación o todo documento relativo a:

a) la valoración de la patentabilidad de una invención, la registrabilidad de un diseño industrial, de una marca o de un nombre comercial;

b) la preparación o la tramitación de una solicitud de patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial;

c) cualquier opinión relativa a la validez, alcance de protección o infracción del objeto de una patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial, así como de una solicitud de cualquiera de dichas modalidades.”

Sin embargo, si un inventor tiene la intención de extender la protección de patente al extranjero, especialmente a estados en los que rige el llamado “common law”, deberá extremar las precauciones en la comunicación con su agente de patentes, pues durante un procedimiento judicial de acuerdo al “common law” podría no reconocerse ese derecho a la confidencialidad en las comunicaciones con el cliente dentro del llamado “discovery”. En ese caso de posible extensión a estados de tradición “common law”, sería conveniente evitar las comunicaciones por escrito. Este asunto de la “confidencialidad en las comunicaciones entre cliente y agente” está siendo discutido dentro del llamado Grupo B+ y en  el Comité Permanente de Derecho de Patentes con el fin de tratar de lograr una armonización internacional y eliminar estos problemas transfronterizos.

Los casos de pérdidas de una patente debidos a la falta de una adecuada protección pre-patente de la invención son numerosos y se presentan en todas las regiones. Recientemente, el que escribe estas líneas conoció uno de estos casos durante una visita a Uruguay:

En el año 2000 Juan Nin, estudiante de diseño industrial, inventó durante un ejercicio una bandeja cerámica destinada a facilitar la preparación y posterior servicio de queso provolone, cuyo consumo está muy extendido en el Río de la Plata. Contactó con un fabricante y le encargó unos cuantos ejemplares para vender en una feria, sin embargo, las bandejas no se entregaron debido a supuestos problemas técnicos y el fabricante presentó poco después una solicitud de modelo de utilidad uruguaya de número U04035 sobre la invención. Juan Nin depositó su propia solicitud en Uruguay U4055 y en Argentina (AR056274), pero de acuerdo al sistema “first to file”, el derecho le pertenecía al fabricante, en cuanto que primer depositante. El usurpador del modelo de utilidad logró unas ventas muy importantes mientras que el auténtico inventor sólo recientemente ha podido comenzar a comercializar su invento.

Un conocido ejemplo de supuesto robo de invención fue ya objeto de este blog: el de la invención del láser. Otros casos históricos en los que podría haberse dado una apropiación de la invención son el del teléfono (página 29 del nº 22 de Marchamos) y el de la radio. Cuando el “hurto” de la invención se produce una vez presentada la patente, se habla de “infracción” y la patente es una herramienta muy poderosa para revertir la situación, como ocurrió en el famoso caso de Robert Kearns “inventor del limpia parabrisas intermitente”, cuya historia se recogió en la película de Hollywood titulada “Flash of genius”.

Figura de la patente US351836 de Robert Kearns sobre el limpia-parabrisas intermitente

El consejo más fácil e inmediato es presentar la solicitud de patente lo antes posible, pues a lo largo del proceso de preparación, definición, construcción del prototipo de una invención va a ser inevitable realizar divulgaciones de la misma. Mientras que las divulgaciones a un grupo reducido de personas durante reuniones privadas pueden ser fácilmente controlables, mediante la utilización de los acuerdos de confidencialidad, las divulgaciones públicas (en medios de comunicación, congresos, redes sociales, etc.) pueden ser fatales, e impedir la obtención de una patente sobre la invención, especialmente en estados en los que no existe el llamado “período de gracia”. Aunque en España y en el Convenio de la Patente Europea se considera inocua la divulgación de una invención acaecida antes de 6 meses previamente a la fecha de presentación de una patente y que se haya debido a un abuso evidente frente al solicitante o su causante, el problema que presenta esta excepción al contenido del Estado de la Técnica reside en la dificultad de prueba.

 Página del cuaderno de laboratorio de Graham Bell donde se detalla un experimento relacionado con la invención del teléfono (Fuente: Wikipedia)

Aun cuando el sistema “first to file” se ha adoptado mundialmente y proporciona mayor seguridad jurídica y economía de recursos en los procedimientos de concesión de patentes y de litigación, es indudable que el “first to invent” era más eficaz en la lucha contra los “ladrones de invenciones”, pues si el inventor llevaba un cuaderno de laboratorio convenientemente cumplimentado, ello servía como prueba para demostrar quién era el auténtico inventor y quién tenía derecho a la patente.

Conclusión

Si algo debe quedar claro tras la lectura de esta entrada es que lo más seguro siempre es presentar la solicitud de patente antes de comunicar a nadie la invención, pero si por diversos motivos fuera preciso darla a conocer, entonces es fundamental firmar un acuerdo de confidencialidad.

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LAS PATENTES CON LAS QUE JUGÁBAMOS…ENTONCES


Hace unas décadas las niñas – o casi todas las niñas – jugábamos con muñecas. Y jugábamos mucho, mucho tiempo, horas al día, días al año y ¡años de nuestra infancia! Ahora, las niñas  juegan menos, juegan poco tiempo, y de ese tiempo, menos aún con muñecas.  Y lo mismo los niños, ya no juegan tanto como antes con juguetes, si acaso con el balón, ¡eso sí!

Ahora l@s niñ@s ven pasar los juguetes de soslayo por su cada vez más corta infancia, mientras entran en su vida todo tipo de “gadgets” electrónicos con los que pasan horas y horas “jugando”.

Las mismas horas que pasábamos los niños de entonces jugando con muñecas, balones, juegos de mesa, puzles, aviones o coches…, desarrollando la imaginación, la habilidad para “arreglarlos” cuando se estropeaban, vistiendo y desvistiendo a las muñecas, ordenando una y otra vez su ropita, armando y desarmando camiones, coches, construcciones…, imaginando historias, compartiendo/peleando juguetes con hermanos y amigos…, vamos lo que era ser niño y ¡jugar!

En esos años las niñas teníamos muñecas, ¡claro! pero también jugábamos con el Modelo de Utilidad ES0213497  “Muñeco desmontable”, con el ES0251690 “Un Juego de Agua perfeccionado”, con el ES0260450 “Juego Perfeccionado”, con la Patente ES0445353 “Perfeccionamiento de los juguetes de habilidad con finalidad de hucha”, el ES0294982 o el US3454279 entre otros.

¿Alguien se acuerda de esos juguetes?

¡Claro que por esos nombres es complicado identificarlos! Pero si decimos que son los Clicks de Famóbil, el juego de Geyper que tenía agua y elementos flotantes, o las 4 en raya, el Simon, o Enredos… ahora sí, ¿no?

Simon y su Modelo de Utilidad ES0243264

Figura de la Patente ES0445353 y la hucha “Miss Money” de Congost

 

Más juguetes, más Patentes

Y mientras unos pasábamos las horas con esos juguetes, otros preferían jugar con los US4063381, el ES0226190 o el  ES0294982. O lo que es lo mismo: los Airgamboys, el Bar del Oeste o ¡Mr. Potato!

Airgamboys y figura del Bar del Oeste del Modelo de Utilidad ES0226190 

Y luego estaban las construcciones. ¡Qué hubiéramos hecho sin el ES0264387 (TENTE)! Ahora están de moda los LEGO, que ya fueron objeto de otra entrada en este blog, pero entonces los castillos se hacían con EXIN CASTILLOS (incluso el de los Pitufos, que era azul), y las casitas con el TENTE, blanco con ventanas rojas.

 

“Ignorando” las patentes de juguetes

Los niños jugábamos sin más, sin preguntarnos quién ni cómo había creado esos juguetes, ni mucho menos si estaban ¿“protegidos”?. Quién iba a pensar que cada click de Famóbil tenía al menos ¡42 elementos! (ES0213497 “Muñeco desmontable”), que ese pelo amarillo, marrón o negro, que tantas veces le pusimos y le quitamos, se denomina técnicamente “casquete simulativo de una cabellera”, y que no se coloca en la cabeza sino en un “escalonamiento periférico superior” de ella,…

Figuras del Modelo de Utilidad ES0213497 y los “Clicks”de Famóbil

Cómo íbamos a imaginar a nuestra corta edad y con la inocencia que entonces teníamos, que detrás de cada muñequito había unos señores (porque entonces serían casi todos hombres), seguramente de traje, escribiendo a máquina, que no a ordenador, documentos tan técnicos que presentarían en papel en alguna oficina de patentes, y que gracias a ello los clicks eran clicks y los airgamboys, airgamboys.  No había más imitaciones porque, entre otras cosas, entonces China estaba aún muy lejos…

 

Juguetes de fuera

Otra cosa curiosa de entonces, es que los juguetes no salían a la vez en todos los países, sino que tardaban unos ¡años! en llegar a España – por ejemplo – desde el país donde se habían fabricado o lanzado. Si conseguías que alguien te trajera un juguete de otro país, como a veces nos ocurría, entonces tus amigos se peleaban por jugar contigo, ¡eras el envidiado de la pandilla!

Entonces era así, pero hace ya años que, como las pelis, los juguetes se lanzan (y patentan) a la vez – o casi- en todo el mundo, ¡especialmente los juguetes electrónicos!

 

Patentes españolas de juguetes

De todos es conocida la tradición juguetera de España, que ya desde principios del siglo XX contó con numerosas empresas dedicadas a esta actividad, casi siempre iniciadas por alguna mente inquieta y juguetona. Este sector tuvo importante actividad tanto industrial, en cuanto a la fabricación, como innovadora, en cuanto al diseño e invención de juguetes novedosos, especialmente en las décadas de los 60 y 70. Prueba de ello son las numerosas patentes y modelos de utilidad registrados por fabricantes españoles, que ya en el último cuarto de siglo se completaron con licencias de patentes de fabricantes internacionales, convirtiéndose así muchas de nuestras empresas nacionales en fabricantes y/o distribuidores de juguetes creados allende nuestras fronteras.

(*) Patentes y Modelos de Utilidad. Fuente: INVENES

 

Lamentablemente, a finales de los años 80 muchas de las empresas más fructíferas en cuanto a patentes y modelos de juguetes se refiere, se vieron obligadas a cerrar o venderse, debido, entre otros factores, al abaratamiento de las importaciones, el encarecimiento de la fabricación en España frente a otros países, el éxito de las falsificaciones, y el cambio generacional. Así, algunas de las marcas que acompañaron nuestros años de juegos quedan hoy en día sólo en nuestro recuerdo (AIRGAM, EXIN, GEYPER, JESMAR, PAYÁ, RICO …) pero afortunadamente otras continúan marcando las horas de juego en aquellos niños de hoy que aún quieren disfrutar de cosas de niños (FAMOSA, EDUCA BORRAS, GUISVAL, COMANSI, MOLTÓ, …), otras incluso se han reinventado, orientando su producción e innovación a otros sectores, como la electrónica o la inyección de plástico, y continúan generando patentes (CONGOST). 

 

A propósito de TENTE y las Patentes…

En los años 60,  Exclusivas Industriales, S.A., más conocida como EXIN se había ido especializando en la edificación de fortalezas y castillos,  y en 1972 quiso recuperar otras líneas de construcción, motivo por el que lanzó al mercado TENTE. Sus piezas eran similares a las de LEGO. Las más características eran blancas, y más pequeñas que las de EXIN.

Una de sus principales diferencias con LEGO era que las piezas de TENTE tenían un orificio central que permitía conectar piezas de una forma única.

Figuras del Modelo de Utilidad ES0264387 sobre las fichas de TENTE y  vista de las fichas 

LEGO llegó a demandar a EXIN por utilizar un sistema similar al que habían inventado ellos. La demanda se presentó en Israel y finalmente el tribunal dio la razón a EXIN. Al desaparecer la empresa EXIN, la patente de TENTE fue adquirida por BORRAS empresa que lo comercializó hasta el año 2007. Actualmente ya no se fabrica.

 

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LAS ARMAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS Y LAS PATENTES: CUANDO LA DIVULGACIÓN ES PERJUDICIAL PARA LA SOCIEDAD.


Recientemente se publicó por parte de la cadena de televisión estadounidense FOX, la noticia de que “una agencia de la ONU había ayudado a Corea del Norte a presentar una solicitud de patente sobre un procedimiento de obtención de un potente veneno”. La solicitud de patente en cuestión es una solicitud internacional PCT de número WO2016199944, de título “procedimiento para la obtención de cianuro de sodio”.  El informe de búsqueda fue realizado por la Oficina China de la Propiedad Intelectual (SIPO) en cuanto que Administración de Búsqueda Internacional según el PCT (Patent Cooperation Treaty) designada por Corea del Norte.

Datos bibliográficos de la solicitud PCT WO2016/199944

Aun cuando el redactor de la noticia parece preocupado por el hecho de que la OMPI habría violado las sanciones impuestas a Corea del Norte, al “ayudar” a presentar la solicitud, a primera vista lo único que hizo es aplicar el tratado PCT (Patent Cooperation Treaty), ratificado por la República de Corea del Norte. Es cierto que el informe indica que el procedimiento no tendría actividad inventiva, pero es legítimo preguntarse si la publicación de esta solicitud no debería haberse evitado por ir contra el orden público y las buenas costumbres, si bien es cierto que se trataría de una tecnología de doble uso, pues el cianuro de sodio también se emplea en minería. En relación con la moralidad y el orden público, en el PCT el artículo 21.6   establece:

“6) Si la Oficina Internacional considera que la solicitud internacional contiene expresiones o dibujos contrarios a las buenas costumbres o al orden público, o declaraciones denigrantes tal como las define el Reglamento, podrá omitirlos de sus publicaciones, indicando el lugar y número de palabras o dibujos omitidos, y proporcionando, previa petición, copias individuales de los pasajes omitidos.”

Este artículo parecería no amparar la exclusión de la patentabilidad de una solicitud en su totalidad. De haberse presentado esta solicitud en otros estados, probablemente se habrían aplicado las disposiciones destinadas a mantener en secreto aquellas solicitudes de patente que tienen por objeto invenciones de interés para la defensa, que ya fueron objeto de una entrada anterior del blog. Pero ¿y si el interés de un estado es divulgar métodos de obtención de armas químicas?. Imaginemos un estado cuyo objetivo es dar a conocer tecnologías que en manos de grupos terroristas podrían sembrar el caos, en ese caso las solicitudes de patente internacionales podrían emplearse como herramienta para divulgar tecnologías peligrosas.

Esta introducción basada en una noticia reciente nos sirve para entrar en la historia de las armas químicas y su relación con el mundo de las patentes. Hay consenso en que el “padre” de la guerra química actual fue el científico alemán Fritz Haber, premio nobel de química en 1918 por su invención del proceso Born-Haber, que permite la fijación del nitrógeno y la producción de amoniaco. Durante el último siglo ha sido la principal forma industrial de obtención de fertilizantes y permitió la revolución agraria que el mundo ha vivido desde entonces.

Datos bibliográficos de la patente DE235421C de Fitz Haber, que tiene por objeto el procedimiento de síntesis del amoniaco

Sin embargo, también fue el “culpable” de que se empezarán a emplear productos químicos como armas de guerra, principalmente el gas cloro que utilizado por Alemania durante la batalla de Ypres causó decenas de miles de víctimas. Este gas se sigue empleando como arma química en la guerra de Siria. Asimismo, Haber estuvo involucrado en las investigaciones que dieron lugar a la invención del pesticida Zyclon, también empleado como arma química en la primera guerra mundial y que posteriormente dio lugar al Zyclon B utilizado por los nazis en los campos de concentración para asesinar a millones de personas.

Datos bibliográficos de la patente DE438818 sobre el Zyklon B

Dentro de las armas químicas son bien conocidos, por sus efectos letales, los llamados agentes nerviosos.  El primero de estos agentes, el llamado Tabun, fue obtenido por el científico alemán Gerhard Schrader en 1936 cuando investigaba sobre nuevos insectidas. Toda la investigación y la solicitud de patente correspondiente fueron declaradas secretas por el régimen nazi y aún resulta un misterio por qué el ejército alemán apenas empleó armas químicas durante la segunda guerra mundial, aunque se afirma que la principal razón fue el temor a las represalias.

Otros agentes nerviosos bien conocidos y desarrollados en Alemanía en los años 30 y 40 del siglo XX son el gas Sarín (utilizado en el ataque del metro de Tokio), el Soman y el cyclosarín.

Tras la segunda guerra mundial Gerhard Schrader trabajó para Bayer y continuó investigando en el campo de los pesticidas, figurando como inventor en numerosas patentes.

Otro agente químico muy tóxico, cuyo procedimiento de obtención fue patentado por el ejército de los EE.UU. es la llamada “Ricina Tóxica”. La solicitud de patente fue presentada en 1952 y publicada en 1962 (US3060165), lo que indica que durante unos años estuvo clasificada por ser de interés para la defensa. La lectura de la descripción no deja lugar a dudas respecto a que se trata de un poderoso veneno:

“Ricin is a protoplasmic poison prepared from castor beans after the extraction of castor oil therefrom. It is most effective as a poison when injected intravenously or inhaled.”

Con casi toda probabilidad una solicitud de patente con este objeto sería rechazada hoy por las oficinas de patentes de los países miembros de la Convención de Armas Químicas (entró en vigor en 1997), que son 192 actualmente, por ser contraria al orden público y las buenas costumbres (asunto al que hemos dedicado ya dos entradas en este blog I, II).

Procedimiento de obtención de ricino tóxico (US3060165) 

 

En este artículo, el autor duda de que el procedimiento patentado realmente pudiera suministrar un veneno lo suficientemente potente.

Este veneno fue empleado por los servicios de inteligencia búlgaros para acabar con la vida del disidente búlgaro Georgi Markov, en el llamado “asesinato del paraguas”, en el que se utilizó una pistola de aire comprimido camuflada en un paraguas que disparó un perdigón con ricino tóxico.  También se han enviado sobres con ricina en su interior a la Casa Blanca en varias ocasiones, la última en 2013.

El paraguas búlgaro con el que se asesinó a Georgi Markov mediante un perdigón con ricina

 

El CDC (Center for disease control and prevention)  norteamericano afirma que no hay ningún antídoto contra este veneno, pero una búsqueda rápida en espacenet muestra la existencia de una patente japonesa JPH02113896 sobre un anticuerpo monoclonal dirigido a la toxina de la ricina.

También en una ocasión otra patente, la US6523478 sobre un rifle con carga no letal, presentada por el ejército de los EE.UU, puso de manifiesto que dicho ejército contemplaba la utilización de agentes biológicos en acciones de guerra, aun cuando la Convención de armas bilógicas de la que son parte los EE.UU. prohíbe el desarrollo, producción, almacenamiento y adquisición de este tipo de armas en su artículo 2.

Fragmento de la descripción de la patente US652437 donde se divulga la utilización de un arma para dispensar material biológico y figura del arma.

 

En el caso de la conocida arma biológica que constituye el Ántrax o carbunco, también se puede encontrar una relación con las patentes. Como consecuencia del envío de cartas con ántrax que se produjo en los Estados Unidos poco después del ataque a las Torres Gemelas en 2001 y que causó 5 muertes, resultó que el antibiótico ciprofloxacino objeto de una patente cuyo titular era Bayer, era el único tratamiento disponible para combatir las infecciones por Ántrax. Dado que estaba protegido mediante patente, el precio era elevado. Debido a la imperiosa necesidad de disponer de grandes reservas del medicamento en cuestión, el gobierno de los EE.UU. amenazó a Bayer con conceder una licencia obligatoria sobre su patente, lo cual hizo que Bayer redujera el precio de venta del ciprofloxacino. Canadá llegó a pasar por encima de la patente para producir el ciprofloxacino en grandes cantidades a un precio asumible. Este caso se esgrime habitualmente cuando los países más desarrollados se oponen a la concesión de licencias obligatorias, como ejemplo de que su empleo está justificado cuando se presentan situaciones de emergencia sanitaria. En la base de datos espacenet es posible encontrar dos documentos de patente de la época soviética sobre el cultivo de las bacterias ántrax con el objetivo de producir vacunas.

Bacillus anthracis

Para concluir, volvemos al tema con el que abríamos la entrada, el peligroso papel que los documentos de patente juegan en la divulgación de tecnologías que permiten la obtención de armas químicas letales. En este caso se trata del agente nervioso VX. En 1952 los químicos Ranajit Ghosh y J.F. Newman descubrieron los agentes nerviosos de la serie V mientras trabajaban en la compañía británica ICI y posteriormente llegaron a sintetizar y patentar la forma más peligrosa, el llamado agente nervioso VX. La patente permaneció clasificada y por tanto no se publicó durante muchos años, pero fue desclasificada por el departamento de defensa del Reino Unido en 1971. Asimismo, en 1973 se desclasificaron dos patentes sobre métodos de producción del agente VX. Aunque según se afirma, gracias a que aún no existía internet, supuestamente las copias de las patentes se retiraron en el plazo de 10 días, se afirma que estas publicaciones contribuyeron a que la tecnología fuera conocida por todos aquellos interesados en obtener el agente VX.

Una de las patentes divulgaba la utilización del compuesto EMPTA (O-Ethyl methylphosphonothionic acid) para la obtención del agente VX. La creencia de que este compuesto estaba siendo utilizado para la elaboración del agente VX, tras la obtención de muestras de suelo que contenían ese compuesto, llevó al bombardeo de la fábrica farmacéutica “AL Shifa” en Sudán por los Estados Unidos en 1998. Nunca llegó a confirmarse que realmente el EMPTA se estuviera utilizando para fabricar armas químicas, sino que parece que se empleaba para la elaboración de fungicidas. En este artículo se afirma que los científicos iraquíes utilizaron una patente desclasificada en 1975 (en este caso por los EE.UU.) para fabricar el agente VX a partir del EMPTA. Como curiosidad, este agente VX ha sido utilizado recientemente para asesinar al hermanastro del presidente de Corea del Norte en el aeropuerto de Kuala Lumpur el pasado 13 de febrero.

Las ruinas de la fábrica Al Shaifa tras el ataque.

Conclusión

Si bien la publicación de los documentos de patente constituye una fuente de información tecnológica que en general contribuye al progreso de la humanidad, no hay que olvidar aquellos casos en que la divulgación de tecnologías destructivas tiene un efecto contrario y por tanto la necesidad de disponer de sistemas ágiles y eficaces que impidan dichas publicaciones.

 

 

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LA NOVEDAD: EL PRIMER REQUISITO DE PATENTABILIDAD


En los años de vida de este blog ya hemos abordado gran número de los requisitos que las Oficinas de Patentes examinan con el fin de que el sistema de patentes sea del tipo “Do ut des”, es decir, que se cumpla que el estado concede al inventor unos derechos exclusivos (excluir a los terceros de la explotación de la invención reivindicada) a cambio de la aportación de beneficios a la sociedad. Los requisitos de novedad, actividad inventiva, y aplicación industrial, también llamados de patentabilidad,  garantizan que la invención suponga un progreso tecnológico, mientras que el requisito de “suficiencia de la descripción” posibilita que el beneficio que la invención supone para la sociedad se materialice rápidamente, una vez que la patente caduca y pasa al dominio público, ya que el inventor habrá definido la invención de manera lo suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda llevarla a cabo sin “experimentación excesiva” o “undue burden”. En el blog también hemos tratado el requisito de unidad de invención, pero este es de tipo “administrativo”.

El requisito que nos quedaba por tratar es el de la novedad, que sin embargo se considera el primero en surgir históricamente. Cuando los monarcas de hace siglos concedían los llamados privilegios reales a sus súbditos (ver el caso del primer privilegio concedido en España por la Reina Isabel de Castilla al médico Pedro Azlor), la invención debía ser nueva, al menos en el Reino donde se otorgaba el privilegio.

Primera patente (privilegio) concedida en España

El requisito de actividad inventiva surgió más tarde, a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, cuando se constató que la exigencia únicamente de novedad no garantizaba un buen funcionamiento del sistema de patentes.

El Art. 6.1 de la Ley 24/2015 define la novedad del siguiente modo:

“Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

Si desean conocer qué se conoce por “estado de la técnica”, les recomiendo que visiten esta otra entrada del blog. Asimismo, si desean profundizar en relación con los elementos que se encuentran excluidos del estado de la técnica, les remito a esta entrada del blog dedicada al llamado “período de gracia”.


El cómic “The sunken yacht” de Walt Disney rompió la novedad de la invención reivindicada en la solicitud de patente NL6514306

En relación con el estado de la técnica, la Ley 24/2015 de patentes ha introducido la  exigencia de novedad mundial en relación con los modelos de utilidad, a los que la Ley 11/1986 exigía únicamente novedad nacional.

También a efectos de la evaluación de la novedad, es preciso tener en cuenta que debido al sistema de “first to file” imperante en prácticamente todo el mundo, existe el riesgo de que se dé la “doble patentabilidad” de una invención. Es por ello que el art. 6.3 de la Ley 24/2015 establece:

Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes europeas que designen a España y de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en español en aquella fecha o lo sean en otra posterior.”

Este es uno de los elementos del derecho de patentes en los que sería necesaria una armonización internacional. Mientras que, en Europa, estos documentos sólo se emplean para evaluar la novedad, en los EE.UU. se emplean para evaluar la actividad inventiva y en Japón para evaluar la novedad y pequeñas variaciones. Asimismo, mientras que, en Europa, en el tratamiento de estos documentos no se tiene en cuenta quién es el titular (anti-self-conflicting), en los EE.UU. si el titular de estos documentos es el mismo que el titular, no se tienen en cuenta a efectos de evaluar ni la novedad ni la actividad inventiva (self-conflicting).

LA EVALUACIÓN DE LA NOVEDAD

La evaluación de la novedad puede compararse con la realización del clásico pasatiempos de “las 7 diferencias”, pero donde encontrar una diferencia en relación con un documento del estado de la técnica significa que hay novedad.

Para evaluar la novedad, se compara cada característica técnica de las reivindicaciones independientes de la solicitud con el contenido completo de cada publicación relevante, tomada aisladamente.

Ni siquiera está permitido combinar los distintos ejemplos incluidos en la descripción de un documento de patente perteneciente al estado de la técnica.

Se podrá llegar a la conclusión de que no existe novedad si alguna de las divulgaciones del estado de la técnica contiene el conjunto de las características de la reivindicación en la misma yuxtaposición.

Cuando se compara una invención reivindicada con un documento del estado de la técnica también deben considerarse las características implícitas que se derivan de forma directa y sin ambigüedad de dicho documento, por ejemplo, una divulgación del uso de una goma, donde se emplean claramente sus propiedades elásticas, aunque no se mencionen explícitamente.

En la evaluación de la novedad, los documentos deben interpretarse como lo habría hecho un experto en la materia en la fecha de publicación del documento.

Otro aspecto a tener en cuenta en la evaluación de la novedad es que los términos particulares rompen la novedad de los generales, pero los generales no rompen la novedad de los particulares o específicos; así el aluminio romperá la novedad del metal, pero el metal no romperá la novedad del aluminio. Un razonamiento similar se emplea para evaluar la novedad de las invenciones que consisten en un rango de valores.

La Oficina Europea de Patentes ha elaborado una serie de reglas para determinar si las invenciones de selección, consistentes en seleccionar elementos o subrangos de listas o rangos más amplios son nuevas.

Dentro de la evaluación de la novedad es muy importante la interpretación del término “para”. Mientras que en el caso de los procedimientos es siempre limitativo, en los productos puede no serlo si se encuentra una anterioridad con las mismas características y susceptible de ser utilizada con el mismo fin.

Sin embargo, en ocasiones el “para” sí puede ser limitativo:

Si una reivindicación no es nueva, tampoco implicará actividad inventiva y, por otro lado, si una reivindicación es nueva, también lo serán las dependientes de la misma.

Aunque el examen de novedad es el primer obstáculo que debe superar una invención reivindicada para ser objeto de una patente concedida, la llave que permite franquear la última puerta será el examen de la actividad inventiva.

Un tema que no puede dejar de ser mencionado cuando se habla de novedad es el del “segundo uso médico”:

Art. 6 (Ley 24/2015):

4. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de cualquier sustancia o composición comprendida en el estado de la técnica para ser usada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que su utilización para cualquiera de esos métodos no esté comprendida en el estado de la técnica.

5. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de una sustancia o composición de las señaladas en el apartado 4 para una utilización determinada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que dicha utilización no esté comprendida en el estado de la técnica.

Sin embargo, ello no está autorizado en gran número de países. En la región Iberoamericana, sólo está permitido en Chile y México y, por ejemplo, la decisión 486 de la Comunidad Andina excluye de la patentabilidad todo tipo de uso de una invención ya conocida:

Art. 21. Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

El ejemplo más conocido de estas invenciones de segundo uso médico que han sido  patentadas, lo cual se permite en Europa y en los estados de mayor nivel de desarrollo, viene representado por la viagra o “sildenofilo”, que inicialmente se patentó para su uso en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y posteriormente para su utilización en el tratamiento de la disfunción eréctil.

CONCLUSIÓN

Si no se trata de un profesional del mundo de la propiedad industrial, difícilmente habrá llegado hasta aquí, pero si así fuera, la próxima vez que diga que algo es nuevo, piense en todo lo que se encuentra detrás de ese adjetivo en el mundo de las patentes.

 

 

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MEZCLAS Y COLORES, PATENTES PARA QUÉ OS QUIERO


Una de las principales novedades que ha introducido  la entrada en vigor el 1 de abril de 2017  de la nueva Ley de Patentes 24/2015, de 24 de julio, es la posibilidad de proteger como modelo de utilidad cualquier producto o composición, incluyéndose por lo tanto los productos químicos, exceptuando aquellos que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas.

Este cambio abre una vía nueva para el registro de composiciones que, aun siendo nuevas, quizá no cumplirían con el requisito de actividad inventiva, que como ya se ha comentado en otros posts de este blog (La actividad inventiva – el requisito de patentabilidad y Profundizando en el concepto de actividad inventiva: el conocimiento general común del experto en la materia) es un requisito cuya evaluación entraña en ocasiones muchas dificultades.

Y pesando en  posibles composiciones  que se podrían beneficiar de este cambio normativo surge el ejemplo de los colores.

¿Sería posible patentar un color?

La idea es que la mera descripción de un color no sería protegible pues no sería la solución técnica a un problema técnico, pero si suponemos que una pintura surge de una mezcla, de una composición química, podrá ser  protegida como patente siempre que:

- se describa de manera clara y completa en la invención

- sea nueva y con actividad inventiva

- y tenga aplicación industrial

Un ejemplo de este tipo de solicitud  es el “Vantablack”,  un recubrimiento para superficies que tiene el record de ser la sustancia más oscura elaborada por el hombre y que está disponible en dos versiones, una para su aplicación por deposición al vacío y otra más reciente, conocida como Vantablack S-VIS, que se aplica en spray, y sobre el que la empresa Surrey NanoSystems ha solicitado varias patentes dos de ellas en fase de tramitación:

- Solicitud PCT WO2017033031 “Ultra low reflectivity hydrophobic coating and method therefor”, todavía en tramitación.

- Solicitud PCT WO2017033027  “Low reflectivity coating and method and system for coating a substrate”, todavía en tramitación.

- Y una solicitud más antigua, WO2010086600 ”Providing gas for use in forming a carbon nanomaterial”, que ha sido retirada.

 Primera página de la patente WO2017033031

Este recubrimiento ha sido objeto de una gran polémica (El secreto del Vantablack y la leyenda de la patente Azul Klein: entre colores anda el juego), pues su utilización para fines artísticos ha sido cedida en exclusiva al artista  Anish Kapoor , lo que ha levantado en pie de guerra al mundo del arte y en especial al artista británico Stuart Semple que ha lanzado al mercado su propia pintura negra, que esta al alcance de todo aquel quiera comprarla desde su página de internet pero siempre que no sea el propio Anish Kapoor, pues en el formulario de compra se incluye esta cláusula:

Otras formas de protección de un color: el  enveloppe Soleau

Pero el ejemplo del  Vantablack” no ha sido el único dentro del mundo del arte para tratar de proteger la exclusividad de un color.  Es conocido que el artista Yves Klein  (1928-1962), en  colaboración con Edouard Adam, un proveedor de pinturas artísticas parisino, desarrolló lo que se conoce como International Klein Blue (IKB). Pero frente a lo que habitualmente se escribe, Klein no llegó a tener realmente una patente en vigor para el IKB, sino que en mayo de 1960, Klein  depositó en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia (INPI)  un  enveloppe Soleau en el que describió la fórmula de la pintura, bajo el nombre de International Klein Blue (IKB).

Un enveloppe Soleau  equivale a un depósito previo que da fe, autentifica en qué fecha se hizo un registro. Sería equivalente a lo que en España se hace para el Registro de la Propiedad Intelectual y que en Francia también se utiliza para invenciones técnicas. Este enveloppe Soleau tiene dos partes, una se sella y se devuelve al solicitante, y la otra la guarda el INPI durante 5 años y se puede renovar por otros cinco años más. Pasado ese tiempo el sobre se destruye. En el año 1960 Klein hizo este depósito, que es el que consultando distintas fuentes aparece identificado con el número FR63471. La copia en poder del INPI fue destruida en 1965, pero la copia de Klein, que el INPI le entregó debidamente sellada en su momento, sigue existiendo. Al no tratarse de una patente, este registro no aparece recogido en la Base de datos espacenet pero en internet se puede localizar una imagen de este recibo.

Imagen tomada de Pinterest

 

Nos podemos quedar con un secreto industrial

Así como Yves Klein decidió proteger el IKB a través del Enveloppe Soleau  (quizá porque el artista fuera consciente de las dificultades para que su  “invención” cumpliera los requisitos de novedad y actividad  inventiva)  y  Stuart Semple ha decidido no proteger sus pinturas para uso y disfrute de todos (excluyendo a Anish Kapoor), hay otro tipo de creaciones que se ha decidido mantener como secreto industrial.

Es el caso de la composición WD-40 , un producto desarrollado en los años 60 del siglo pasado por la empresa Rocket Chemical Company para la industria aeroespacial y que pasó a utilizarse como lubricante de uso doméstico.

 

Imagen tomada de wikipedia 

La  fórmula no se patentó, precisamente para mantenerla en secreto y lo único que se sabe de ella es lo que aparece en la ficha de seguridad.

 

Una nueva vía: los modelos de utilidad

La nueva ley de patentes abre una nueva vía para proteger composiciones que no nos importe divulgar y que quizá no tengan suficiente actividad inventiva.

Y aunque por el momento no se ha publicado ninguna solicitud de modelo de utilidad que describa una mezcla, un color, es posible que en los próximos meses conozcamos alguna como por ejemplo “el rojo más rojo de la Roja” o “el blanco más blanco del Real Madrid”.

Se admiten apuestas.

 

 

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