LA NUEVA LEY DE PATENTES 24/2015: EL EXAMEN DE OFICIO Y LA BÚSQUEDA


Se está aproximando la fecha del 1 de abril de 2017, el día en que entrará en vigor la nueva Ley de Patentes 24/2015, que cambiará radicalmente el sistema de patentes en España. El pasado mes de septiembre se publicó el borrador del reglamento de ejecución de dicha Ley, que deberá estar aprobado antes de que entre en vigor la Ley. El blog ya ha dedicado una serie de entradas a analizar este importante cambio legislativo, desde una general, a otras dedicadas al tratamiento de las invenciones de interés para la defensa, a la patentabilidad, al procedimiento de limitación o a la protección de las invenciones realizadas en universidades y centros públicos de investigación, pero esta es la primera desde que se dio a conocer el borrador del reglamento.

Aunque, indudablemente, la gran novedad dentro del procedimiento de concesión en patentes está constituida por la introducción de un examen sustantivo obligatorio, no deben despreciarse otros cambios que se analizan a continuación.

La Ley de patentes 11/1986 regula un procedimiento de tramitación de las patentes, bastante peculiar cuando se compara con el de la mayoría de las legislaciones de nuestro entorno y de los tratados internacionales de referencia como el Convenio de la Patente Europea (CPE) o el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). En dicho procedimiento, una vez otorgada la fecha de presentación y superado el examen de admisión a trámite, el examinador se encuentra con que debe llevar a cabo el llamado examen formal y técnico (artículos 17-24 del Reglamento de ejecución 2245/1986). Este examen formal incluye no sólo aspectos puramente formales, sino que también implica, por ejemplo, la evaluación de la claridad de la descripción y las reivindicaciones y de la unidad de invención, aspectos más propios del examen de patentabilidad que de uno denominado formal. El examinador de patentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) que aplica también el procedimiento PCT, siempre fue consciente de que la posibilidad que ofrece este procedimiento de examinar esos aspectos más técnicos como la unidad de invención y la claridad, conjuntamente con la búsqueda del estado de la técnica, lo convierte en más apropiado para un adecuado análisis de dichos requisitos.

Tanto el tratado PCT como el Convenio de la Patente Europea (CPE) poseen un examen donde se comprueba el cumplimiento de requisitos puramente formales, al mismo tiempo que se examinan los requisitos para la obtención de la fecha de presentación y que normalmente lleva a cabo personal administrativo, los llamados “formality agents” en el caso de la Oficina Europea de Patentes.

A semejanza del PCT y el CPE, la nueva Ley de patentes 24/2015 introduce el que denomina “examen de oficio” (Art.35 LP 24/2015 y Art. 23, 24 y 25 del Reglamento).

Artículo 35. Examen de oficio.

1. Admitida a trámite la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas verificará:

a) Si el objeto de la misma no está manifiestamente y en su totalidad excluido de la patentabilidad por aplicación de los artículos 4.4 y 5 de esta Ley.

b) Si se cumplen los requisitos relativos a la representación y a la reivindicación de prioridad en su caso, así como cualquier otro referido a la regularidad formal de la solicitud cuya comprobación haya de realizarse, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, antes de la publicación de la solicitud.

2. La presencia de defectos formales en la documentación no suspenderá la realización del informe sobre el estado de la técnica a que se refiere el artículo siguiente, siempre que aquellos no sean de tal naturaleza que impidan su realización.

3. Si de la comprobación resulta que el objeto de la solicitud está excluido de patentabilidad conforme al apartado 1.a), o no se cumplen los requisitos mencionados en el apartado 1 b), se comunicarán éstas circunstancias al interesado para que formule sus alegaciones o subsane los defectos en el plazo establecido. Si los obstáculos persisten o los defectos no fueran corregidos en plazo, se denegará la solicitud mediante resolución motivada. Cuando los defectos se refieran al derecho de prioridad el solicitante perderá este derecho.

El propósito de este examen es que la solicitud de patente se encuentre en condiciones de ser publicada a los 18 meses desde la fecha de presentación, o con anterioridad si así lo pidiera el solicitante. En comparación con los exámenes equivalentes regulados en el PCT y en el CPE de la patente europea, la gran diferencia es la inclusión del Art.35.1, la comprobación de si el objeto de la solicitud no está manifiestamente y en su totalidad excluido de la patentabilidad (artículos 4.4 y 5 de la Ley). Aunque en este examen de oficio será preciso examinar un aspecto relativo a la patentabilidad, se prevé que serán muy escasas las ocasiones en que se señale un suspenso al respecto, ante la necesidad de que el objeto se encuentre “manifiestamente y en su totalidad” excluido de la patentabilidad, Será excepcional que, dentro del contenido de una solicitud de patente, ningún elemento sea patentable. Por ejemplo, es común que se presente solicitudes de patente sobre juegos. Si la solicitud se refiere exclusivamente a las reglas del juego, será de aplicación el artículo 35.1 pero si se incluye algún elemento relativo al tipo de tablero, de fichas o de instrumentos empleados en el mismo, no será posible señalar el incumplimiento del 35.1, al no poderse considerar que el objeto de la solicitud se encuentra comprendido “manifiestamente y en su totalidad” en el artículo 4.4.c.

Figura de la primera patente US2026082 sobre el “monopoly”

Otros requisitos que se examinan durante este examen (Art. 23 del reglamento) y que son habituales en este tipo de exámenes en otras legislaciones son:

-           Aspectos formales de la instancia.

-           Traducción al castellano de la descripción.

-           Presencia de reivindicaciones.

-           Formalidades de la descripción, reivindicaciones, dibujos y resumen.

-           Requisitos de la prioridad y de exhibición en exposición oficial.

-           Requisitos de representación.

-           Mención a patente de origen en divisionales y PCT’s en fase nacional.

Si se detectan defectos, se le comunicarán al solicitante para que los subsane en el plazo de dos meses (prorrogables por otros dos meses). La consecuencia de la no subsanación, será la denegación.

También es muy relevante y novedoso lo que establece el artículo 35.2, es decir, que la detección de defectos en este examen no retrasará la realización de la búsqueda, pero siempre que sean de tal naturaleza que no impidan su realización, como podría ser el caso de la falta de traducción al español de la descripción o la ausencia de reivindicaciones.

Se va a dar el caso de que mientras el examinador realiza la búsqueda, existan defectos formales que aún no se han corregido. Ello ya sucede actualmente en el procedimiento PCT. Podría presentarse la situación en la que la búsqueda esté terminada pero la solicitud sea denegada por falta de subsanación de defectos detectados en el llamado examen de oficio, pero se prevé que sea una circunstancia muy excepcional, debida únicamente a error o negligencia del solicitante.

Al comenzar la búsqueda, el examinador de patente deberá comprobar dos aspectos cuyo incumplimiento dará lugar a la emisión de una notificación y a la suspensión del procedimiento:

-        Si la claridad y coherencia de la descripción o de las reivindicaciones impide proceder en todo o en parte a la elaboración del informe. (Art. 36.3 – LP 24/2015 y 27 del reglamento).

-        Si hay un número excesivo de reivindicaciones independientes de la misma categoría (Art. 28 – Reglamento).

Respecto al examen de claridad, si se detecta  la falta de la misma, se le comunicará al solicitante para que en el plazo de 2 meses modifique la solicitud o presente alegaciones. Si el solicitante no responde o bien no precisa el objeto de la búsqueda lo suficiente, se intentará realizar una búsqueda parcial, pero si ello no fuera posible, se denegaría la patente. Este tipo de examen de claridad ya se aplica en el procedimiento PCT y la experiencia es que son muy pocos los casos en los que no es posible realizar ningún tipo de búsqueda. Es de esperar que ello se repita en la aplicación de la Ley 24/2015.

Antes de comenzar la búsqueda, el examinador deberá verificar si se cumple el artículo 7.2 del reglamento, aún en borrador, de la Ley 24/2015. Dicho artículo establece:

“2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley, una misma solicitud puede comprender más de una reivindicación independiente de una misma categoría (producto, procedimiento, dispositivo o utilización), siempre que el objeto de la solicitud consista en:

 a) Una pluralidad de productos interrelacionados.

b) Diferentes utilizaciones de un producto o dispositivo.

c) Soluciones alternativas a un problema particular, cuando no sea adecuado incluir estas alternativas en una misma reivindicación.”

Este artículo no tiene ninguno equivalente en la Ley y es muy similar a la regla 43.2 del Convenio de la Patente Europea.

Este artículo va a tener su aplicación principal en la limitación de la práctica empleada en los Estados Unidos, que en lugar de utilizar reivindicaciones dependientes, utiliza múltiples reivindicaciones independientes.

Si una vez notificado, el solicitante no limitara el número de reivindicaciones o no contestara, no se denegaría la solicitud, sino que se continuaría la tramitación pero únicamente se realizaría la búsqueda para la primera de las reivindicaciones de cada categoría.

También durante la búsqueda se podrá hacer una notificación al solicitante si, de acuerdo al Art. 29 de la Ley 24/2015, no se cumple el requisito de unidad de invención. El examinador realizará el Informe sobre el Estado de la Técnica (IET) y la Opinión Escrita correspondientes a la invención o grupo de invenciones reivindicadas en primer lugar. Tras la recepción del IET y la Opinión Escrita, el solicitante podrá dividir la solicitud, presentando divisionales,  pagar tasas adicionales para que se busquen todas las invenciones o presentar alegaciones. Todas aquellas partes de la solicitud correspondientes a invenciones que no hayan sido buscadas o divididas deberán ser eliminadas durante el examen.

Caso de falta de unidad de invención con dos reivindicaciones independientes

Sin duda, la posibilidad de evaluar la “unidad de invención” “a posteriori”, conjuntamente con la búsqueda, permitirá la detección de casos de falta de unidad de invención de difícil localización en un el procedimiento actual, donde se examina “a priori” sin poder tener en cuenta el estado de la técnica.

El Art. 64.4 del reglamento aclara que las reivindicaciones modificadas no podrán referirse a materia que no haya sido objeto de búsqueda por no cumplir lo señalado en los artículos 27,28 y 29 del mismo reglamento.

El Art.36.5 mantiene que como ocurre actualmente “no serán objeto del informe sobre el estado de la técnica (IET) ni de la opinión escrita las solicitudes cuyo informe de búsqueda internacional haya sido realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas en su calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional.”

Por último, otra novedad es que a diferencia de lo que ocurre ahora, donde la Opinión Escrita es parte integrante e inseparable del Informe sobre el Estado de  la Técnica, ahora se consideran partes “independientes”, de modo que de acuerdo al Art. 31.5 el folleto de la solicitud incluirá únicamente el IET, a diferencia de lo que ocurre actualmente, que incluye también la Opinión Escrita. Sin embargo la Opinión Escrita será consultable a partir del momento de la publicación del IET en la aplicación CEO, similar a las de otras oficinas como el Patentscope, el European Patent Register o el PAIR.

Dada la aridez de la temática, si ha llegado hasta aquí es porque sin duda se trata de un profesional del mundo de las patentes y como habrá podido comprobar, aunque el examen sustantivo obligatorio es la estrella de la nueva Ley de Patentes, no son despreciables otros cambios en el procedimiento.

 

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PATENTES PARA LA HUMANIDAD – 2016


En febrero de 2012 la USPTO (United States Patent and Trademark Office – Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas) lanzó el programa piloto “Patentes para la humanidad”, con el fin de incentivar la diseminación de tecnologías patentadas para atender necesidades humanitarias. Sobre la primera edición ya se ofreció información en el número 43 de MARCHAMOS, la revista de comunicación de la OEPM, y el año pasado este blog ya dedicó una entrada a los premios de 2015. Cuatro años después, el programa se ha consolidado. Se trata de un concurso en el que pueden participar los titulares de patentes que acrediten la utilización de la tecnología o del producto patentado con el fin de tratar de solucionar problemas humanitarios. Hay dos categorías; la de uso y la de “investigación” donde se evalúan la tecnología o productos objeto de patente puestos a disposición de otros científicos para la investigación en temas de tipo “humanitario”, especialmente en sectores que carecen de aplicación comercial.  Inicialmente, los premios se concedían en estas cinco áreas:

-        Medicina

-        Nutrición

-        Energía doméstica

-        Mejora en las condiciones de vida

-        Higiene

Los premios otorgados en 2016 se anunciaron el pasado 29 de septiembre y en esta ocasión se han limitado a las categorías de “diagnóstico médico”, “dispositivos médicos” y “medicamentos y vacunas”, todas ellas dentro del área de la medicina.

Premio en la modalidad de “medicamentos y vacunas” a la FDA (Food and Drug Administration)

Dentro de la categoría de “medicamentos y vacunas” se ha premiado a la FDA norteamericana por su patente US2016136256 de título “Polysaccharide-protein conjugate vaccines”. La tecnología de obtención de vacunas objeto de patente permite aumentar un 40% la producción y, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, se conserva hasta 4 días sin refrigeración.

Franja  de la meningitis A 

La tecnología se ha empleado en la fabricación de vacunas contra la meningitis A, que durante la epidemia de 1996-97 afectó a alrededor de un cuarto de millón de personas, causando la muerte de 25.000 de ellas, en el llamado “cinturón de la meningitis A”, en el África subsahariana más cercano el desierto del Sáhara. LA FDA licenció la patente al MVP (Meningitis Vaccine Programme) constituido por la PATH  (una organización sanitaria sin ánimo de lucro), la fundación Bill & Melinda Gates y la OMS. La vacuna se fabricó por parte de la compañía india “Serum Institute of India Ltd” y se comercializó a un precio muy accesible, de 0,40 US$ por unidad bajo la marca MenAfriVac®. En total alrededor de 250 millones de personas han sido vacunadas desde 2010. En 2013 sólo se detectaron 4 casos en la región.

 

Premio en la modalidad de “Diagnóstico Médico” a “Case Western Reserve University”

El premio se le ha otorgado a la Universidad Case Western Reserve por su patente de número US2015377857 que tiene por objeto un dispositivo y un método óptico magnético para el diagnóstico de la malaria. Los métodos tradicionales para el diagnóstico de esta enfermedad no son fiables; proporcionan alrededor de un 30% de falsos positivos y un 20% de negativos falsos. Ello provoca que no se trate a personas afectadas por la enfermedad y que sean medicadas personas no infectadas, lo que provoca un aumento de la resistencia a los medicamentos. El dispositivo magneto-óptico emplea láser e imanes para detectar los subproductos cargados de hierro que el parásito genera en la sangre. El test es mucho más barato que los actuales, hasta 10 veces (unos 1,60 US$ por ensayo) y se puede realizar con una formación muy básica.

Figura del dispositivo – US2015377857

Los resultados se obtienen en unos pocos minutos tras un pinchazo en el dedo. Ya se están llevando a cabo ensayos en Kenia, la India y la Amazonía y su extensión supondrá un gran avance en la lucha contra esta enfermedad de tan difícil erradicación.

 

Premio en la modalidad de “Diagnóstico Médico” a la empresa Gestvision, Inc.

También en la categoría de “Diagnóstico médico” se ha concedido un premio a la empresa GestVision, Inc. por su patente  US8871448 que tiene por objeto un test de orina que permite detectar fácilmente la preeclampsia, una complicación muy grave del embarazo que no se diagnostica adecuadamente en los países en vías de desarrollo, impidiendo por tanto su tratamiento y dando lugar a serias complicaciones como infartos cerebrales y fallos orgánicos. El test es, en su aspecto, muy similar a los test de embarazo. Estos kits se están empleando en ensayos por todo el mundo. La empresa está trabajando para fabricar los kits en grandes volúmenes.

La doctora Buhimschi,, inventora del test objeto de la patente US8871448 Fuente: USAID

 

Premio en la modalidad de “Dispositivos médicos” al “Global Good Fund” de Intellectual Ventures

Dentro de la categoría de “Dispositivos médicos”, el premio se ha concedido al “Global Good Fund” de la empresa “Intellectual Ventures”. El dispositivo inventado y protegido entre otras por la patente US9174791 B1   tiene como objetivo tratar de solucionar uno de los problemas que presenta la vacunación en los países en vías de desarrollo; la escasa resistencia de las vacunas a las altas temperaturas, problema que en cierto modo trataba de resolver también la primera de las invenciones premiadas en esta edición de “patents for humanity”. El “Global Good Fund” de la empresa “Intellectual Ventures” tiene como objetivo la invención de tecnologías que mejoren la vida en los países en vías de desarrollo; invenciones que sean accesibles, económicas y apropiadas para las condiciones de esas regiones con escaso desarrollo. La invención, de nombre comercial Arktek es un contenedor con una capacidad de aislamiento muy elevada que reduce en gran medida la transferencia de calor. Es capaz de mantener refrigeradas las vacunas durante 1 mes. Por primera vez se emplearon durante el brote de Ébola en 2014, para trasladar vacunas experimentales contra el Ébola hasta África Occidental. Se ha licenciado la tecnología a un fabricante líder en refrigeración para que pueda producirlos en gran escala a un precio muy económico.

El contenedor aislante Arktek y su uso para transportar vacunas a través del desierto en Etiopía. Fuente: Gates Foundation

Menciones honorarias

Asimismo, la USPTO concedió dos menciones honorarias a otras dos patentes o familias de patentes, que en el futuro podrían obtener uno de los premios principales si siguen evolucionando positivamente:

A Alere Inc, dentro de la categoría de diagnóstico médico por varias patentes que como la US2013059290   protegen la tecnología empleada en un test comercializado con el nombre Alere® q HIV-1/2 Detect portátil y capaz de diagnosticar el virus VIH en 52 minutos.

Alere® q HIV-1/2 Detect

La segunda mención honorífica fue para la empresa farmacéutica Sanofi por su búsqueda de nuevos medicamentos contra la malaria.

Conclusión

Una vez más, la USPTO ha premiado a una serie de patentes que protegen invenciones cuyo beneficio para la humanidad es más que evidente.

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LAS PATENTES, EL ORDEN PÚBLICO Y LAS BUENAS COSTUMBRES (Segunda parte)


Tras la anterior entrada en la que analizábamos los primeros tiempos de la relación entre las patentes, la moralidad y el orden público, así como la relación entre la moralidad de tipo religioso y las patentes, en esta segunda entrega incluimos otros aspectos de esta relación entre la ciencia y la tecnología y la moral.

La moralidad de las invenciones de tinte sexual

Lo que es moral o no, evoluciona con el tiempo.  Hasta los años setenta del siglo pasado, la jurisprudencia británica relacionada con la exclusión de la patentabilidad de invenciones debido a su “inmoralidad”, se refiere casi exclusivamente a invenciones de tipo “sexual” con especial énfasis en los anticonceptivos. Según se indica en el libro “biotechnological inventions: Moral Restraints and Patent Law”, la Oficina de Patentes británica fue bastante reacia a conceder patentes sobre anticonceptivos durante al menos la primera mitad del siglo XX; como ejemplo, la patente británica de la familia a la que pertenecen los documentos US1995818 y DE599400C  y referida a un pesario fue denegada por considerarse que aun cuando en la descripción sólo se hacía referencia a su utilización para la aplicación de medicamentos, el examinador consideró que era obvio que el dispositivo estaba diseñado para su empleo como anticonceptivo, lo cual fue confirmado por el director de la Oficina Británica de Patentes.

En Francia, donde a comienzos del siglo XX se contaba con un sistema de concesión de patentes de simple depósito, había un comité que estudiaba si las invenciones sobre las que se deseaba obtener una patente atentaban contra la moral y las buenas costumbres. También se conoce el caso de una solicitud de patente sobre un pesario que fue rechazada:

« Le fait que l’inventeur affirme que « [son] invention se reporte à un mode de fermeture rationnel de la partie supérieure des organes sexuels de la femme », ou bien encore que « la disposition du pessaire qui forme l’objet de l’invention assure une bonne fermeture de la matrice », suffit au Comité pour voir « dans ces indications répétées une visée immorale « 

Hoy sería impensable que algo similar ocurriera en una Oficina de Patentes del mundo occidental.

¿Ocurrirá en el futuro que invenciones relativas a la clonación humana o la utilización con fines industriales de embriones humanos, hoy consideradas contrarias a las buenas costumbres, serán patentables?

El precio elevado de un medicamento patentado como contrario al orden público

En un caso muy excepcional, que apareció en todos los medios de comunicación del ámbito de las patentes, un tribunal de la India especializado en patentes, el IPAB, determinó en 2009 que la patente sobre el medicamento oncológico comercializado por Novartis bajo el nombre comercial Gleevec, de nombre genérico Imatinib debía ser invalidada porque el hecho de que el medicamento se vendiera a un precio tan alto, fuera del alcance del paciente medio, suponía que la patente podía ser excluida de la patentabilidad por ir contra el orden público, más concretamente señalaba que podría crear un desorden público.

A continuación, se reproduce un fragmento de dicha sentencia:

“in our view [the drug] is too unaffordable to the poor cancer patients in India. Thus, we also observe that a grant of product patent on this application can create havoc to the lives of poor people and their families affected with the cancer for which this drug is effective. This will have disastrous effect on the society as well. Considering all the circumstances of the appeals before us, we observe that the Appellant’s alleged invention won’t be worthy of a reward of any product patent on the basis of its impugned application for not only for not satisfying the requirement of section 3(d) of the Act, but also for its possible disastrous consequences on such grant as stated above, which also is being attracted by the provisions of section 3(b) of the Act which prohibits grant of patent on inventions, exploitation of which could create public disorder among other things.”

Sin embargo, el Tribunal Supremo de la India, aunque confirmó la denegación de la patente, no consideró ese motivo para analizar la validez de la patente.

El doble uso de las invenciones

En el derecho europeo se distinguen dos situaciones desde el punto de vista de la moralidad y el orden público: invenciones que sin necesidad de estudiar su posible utilización por resultar esta obvia deben ser excluidas de la patentabilidad, como por ejemplo las minas antipersona y por otro lado, aquellas invenciones que tienen usos morales y otros que no lo son. En esa situación cualquier referencia en la solicitud a la utilización de la invención con fines contrarios al orden público y las buenas costumbres deben eliminarse. En las directrices de examen de la Oficina Europea de Patentes se incluyen varios ejemplos:

- Procedimiento para abrir cajas de seguridad sin la llave: Puede utilizarse por un ladrón o por un cerrajero si se ha perdido la llave.

- Fotocopiadora con gran precisión en la reproducción: Podría utilizarse en la falsificación de moneda.

Seguro que al lector se le pueden ocurrir numerosos ejemplos de “tecnología de doble uso”

La utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales

Como se indicó al comienzo del artículo, las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales no son patentables ni en España ni en Europa en general. La patentabilidad también está prohibida en China, a pesar de que en ese país se han establecido líneas de investigación con células madre de origen embrionario que van mucho más allá de lo que se desarrolla en Europa. En la legislación estadounidense en materia de patentes no se excluye su patentabilidad por razones morales.

Por otro lado, volviendo al tema de las leyes de patentes en países donde se aplica la ley islámica o sharía, no se excluye explícitamente la patentabilidad de las invenciones que suponen la utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales. Según expertos en la religión islámica, puesto que, de acuerdo a la doctrina del islam, la vida comienza transcurridos 120 días de embarazo, la patentabilidad de invenciones donde se emplean células madre obtenidas a partir de embriones humanos estaría permitida.

Ya en este blog, se dedicó una entrada a analizar con detalle la situación en España y en Europa con relación a la patentabilidad de las invenciones donde se utilizan células procedentes de embriones humanos. Ésta se podría resumir de la siguiente manera:

La sentencia TJUE C-34/10 (caso “Brüstle”) estableció lo siguiente:

En el caso de la Oficina Europea de Patentes, es posible patentar líneas celulares de origen embrionario humano ya establecidas, basándose en que existe bibliografía desde 2008 que indica que es posible aislar células madre sin destruir el embrión.

A raíz de la sentencia, en el asunto C-364/13, los partenotes ya no están incluidos en la expresión “embriones humanos” del artículo 6.2.c de la Directiva relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, pues no tienen “per se” la capacidad necesaria para convertirse en un ser humano (a menos que fueran manipulados genéticamente para adquirir esa capacidad). Por tanto, los procesos de partenogénesis vuelven a ser patentables.

Los procedimientos de clonación de los seres humanos y la modificación de la identidad genética germinal del ser humano

Este es un asunto respecto al que existe unanimidad, tanto en Europa como en China Estados Unidos y los países en los que rige la sharía, respecto a que se trata de invenciones que deben ser excluidas de la patentabilidad. En el año 2002 este tema se trató en los medios de comunicación, con motivo de la obtención por la Universidad de Missouri de una patente, en concreto la de número  US6211429 que tiene por objeto un procedimiento para la clonación, de aplicación en mamíferos y en la que no se excluye explícitamente su utilización en humanos.  La Universidad de Missouri aclaró que no era su intención la utilización en clonación humana y la Administración estadounidense trató de tranquilizar a la opinión pública afirmando que nunca se financiaría investigación en clonación humana.

La aparición en los últimos años de la tecnología CRISPR de edición genética, a la que ya dedicamos una entrada en el blog, ha creado nuevos dilemas morales y preocupaciones debido a la posibilidad que existe de alterar la genética del ser humano. Independientemente de los aspectos morales, las patentes sobre la tecnología CRISPR han sido protagonistas de artículos de la prensa generalista, debido a una guerra de patentes  entre la Universidad de California (US2016/0138008) y el MIT (US8697359), que merecería protagonizar otra entrada del blog.

Procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales – el “oncomouse”

Este es uno de los tipos de invenciones excluidos, en principio, explícitamente de la patentabilidad en la legislación europea de patentes, y en el artículo 5.1.d de la Ley de patentes 24/2015. En concreto, ese artículo dice:

d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.”

Como se observa de la redacción, es preciso determinar si la invención implica “utilidad médica o veterinaria sustancial” para el hombre o el animal.

Para explicar esta exclusión de la patentabilidad, la patente más representativa es la del llamado “oncomouse” o ratón con cáncer. Se trata de un ratón de laboratorio que se modificó genéticamente para que llevara un gen que aumentaba la susceptibilidad del ratón para desarrollar cáncer. La patente europea es la de número de publicación EP0169672. Inicialmente, la división de examen de la Oficina Europea de Patentes denegó la patente porque se trataba de una patente sobre un animal, lo cual se encuentra excluido por el Convenio de la Patente Europea. Sin embargo, la Cámara de Recursos de la Oficina Europea consideró que lo que está excluido es la patentabilidad de “razas animales” pero no de invenciones que son de aplicaciones a distintos tipos de razas animales, como la introducción de un gen. Una vez concedida la patente se presentaron 17 oposiciones pero la patente se mantuvo en forma modificada.

La Cámara de Recursos de la Oficina Europea en su decisión T0019/90 elaboró un test que permitía examinar si la utilidad de la invención era mayor que el sufrimiento causado al animal; se trata de comparar el peso de la utilidad del “oncomouse” en las investigaciones sobre el cáncer y el sufrimiento causado al animal. En la prueba comparativa también se pueden considerar los riesgos medioambientales, y el malestar público. En este caso, la conclusión de la cámara de recursos fue que el beneficio que la invención suponía para la investigación sobre el cáncer tenía mayor peso que las preocupaciones por el sufrimiento causado al animal.

Resulta interesante la reflexión que la cámara de recursos realiza en otra decisión relacionada con la misma patente, en concreto la decisión de número T0315/03, sobre los límites poco claros de la moralidad:

“The categories of exclusions and exceptions may, depending on one’s moral, social or other point of view, appear acceptable or unacceptable, quixotic or outdated, liberal or conservative. 

Conclusiones

Según se ha podido observar, aunque pudieran parecer temas muy alejados, hay una relación muy estrecha entre la moralidad y las patentes. Como también se ha mostrado, el concepto de lo que es moral o de lo que atenta contra el orden público, evoluciona continuamente y las invenciones relacionadas con determinados campos que hoy son patentadas sin problemas, en el pasado fueron excluidas de la patentabilidad por ser contrarias a la moral. Para los aficionados a la predicción del futuro podría ser un ejercicio interesante tratar de vaticinar qué tipo de invenciones hoy excluidas, serán objeto común de las patentes del futuro. Otro asunto sobre el cual se podría especular es el de cuántos años sobrevivirá el sistema de patentes.

 


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LAS PATENTES, EL ORDEN PÚBLICO Y LAS BUENAS COSTUMBRES (Primera parte)


El Art.5 de la Ley de patentes.

El lector ajeno al mundo de las patentes podría pensar que no existe ninguna relación entre las patentes de invención, que tienen por objeto dispositivos, procedimientos, productos o utilizaciones definidas en función de sus características técnicas y el orden público o las buenas costumbres. Sin embargo, la relación es muy estrecha, pues la inmensa mayoría de las legislaciones en materia de patentes incluyen un artículo equivalente al 5.1 de la Ley de patentes 24/2015 que establece:

“No podrán ser objeto de patente:

Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o las buenas costumbres, sin que pueda considerarse como tal la explotación de una invención por el mero hecho de que este prohibida por una disposición legal o reglamentaria.”

A continuación, la Ley particulariza:

“a) Los procedimientos de clonación de seres humanos.

b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.

c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.

d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.”

Esta disposición está armonizada con el derecho europeo de patentes.

Ratones de laboratorio albinos clonados. De Aaron Logan – CC BY 1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13587

 Asimismo, el art.27.2 del ADPIC o TRIPS establece:

“2.    Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.”

 

¿Qué son el “orden público”, las “buenas costumbres” y la “moralidad”?

Para aplicar correctamente estas disposiciones, es importante tener claro qué son “el orden público”, las “buenas costumbres” y la “moralidad”.

“Orden público”. No hay una única definición, pero, por ejemplo, una enciclopedia jurídica lo define como:

“El conjunto de normas, reglas y principios que regulan el desenvolvimiento armónico de la sociedad”.

Las “buenas costumbres” se suelen identificar con la “moralidad”, que el diccionario de la RAE define como:

“Conformidad de una acción o doctrina con los preceptos de la moral” y “moral” como: “Doctrina del obrar humano que pretende regular el comportamiento individual y colectivo en relación con el bien y el mal y los deberes que implican.”

Ya en los privilegios de invención españoles se evaluaba la moralidad de la invención

La necesidad de que la invención objeto de patente no vaya contra el orden público y las buenas costumbres no es algo reciente, sino que ya se previó en los primeros tiempos del sistema de patentes, y también en España. Por ejemplo, según se indica en el libro “Invención, patentes e innovación en la España Contemporánea” de Patricio Saiz, entre el 27 de marzo de 1826 y el 30 de julio de 1878  se denegó una patente  debido a motivos de inmoralidad pública y otra a causa de la peligrosidad de la invención. Durante ese período se concedieron en España los llamados “privilegios de invención” (Se puede obtener información sobre los mismos en el nº56 de la revista marchamos):

El privilegio denegado por inmoralidad fue el 4860, relativo a un Procedimiento para la disecación de cadáveres que consistía en descomponer rápidamente, por medio del vapor recalentado, las carnes de los cadáveres y calcinar los huesos (reduciéndolos a cenizas) de aquellas personas que al morir así lo expresasen. Estas cenizas podrían ser utilizadas en usos industriales. Esta solicitud se declara inadmisible después de que el director del Conservatorio informe en contra de su concesión. En este informe afirma que, aunque no se permite hacer comentarios sobre la novedad o utilidad de los privilegios, hay casos en que esto se hace conveniente por moralidad pública.

El privilegio denegado por peligrosidad fue el 4569, que se correspondía con unos perfeccionamientos en la fabricación de pólvoras explosivas y su saturación con materia abrasadora o fulminante. Se pide la protección en 1868 y el Conservatorio informa que se trata de un método de fabricación muy peligroso, que puede causar explosiones e incendios en las fábricas con mucha facilidad. Se informa que en el Reino Unido se ha utilizado el líquido fulminante contra edificios públicos, pues con solo meterlo en una botella y estrellarlo contra una pared se inflama.

La utilidad y la moralidad en los Estados Unidos

Aunque estas exclusiones de la patentabilidad son comunes, no son universales; la legislación estadounidense en materia de patentes no las contempla. Sin embargo, desde sus inicios, la legislación estadounidense tiene un requisito adicional de patentabilidad, el de utilidad:

America Invents Act:

“35 U.S.C. 101 Inventions patentable

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.”

En la jurisprudencia estadounidense, tradicionalmente se ha identificado la inmoralidad con la falta de utilidad y en base a ello se han declarado inválidas varias patentes. Así en 1817, en el caso “Lowell v Lewis” donde se juzgaba la validez de una invención, en concreto de un equipo de bombeo, se afirmaba:

“The Word “useful”, therefore, is incorporated into the act in contradistinction to mischievous or immoral. For instance, a new invention to poison people, or to promote debauchery, or to facilitate private assassinations, is not a patentable invention.”

La sentencia dice que una invención para envenenar a personas, o para promover el libertinaje o para facilitar asesinatos no es patentable en cuanto que inmoral, lo cual se contrapone al concepto de utilidad. La utilidad o no de la invención no suele ser objeto de examen en la Oficina de Patentes norteamericana ni siquiera en los tribunales actualmente, pero no fue así en el pasado, cuando basándose en la falta de utilidad se excluía de la patentabilidad a:

- Los dispositivos para el juego: Numerosas patentes sobre máquinas destinadas al juego se invalidaron en el siglo XIX y principios del siglo XX. Incluso se anulaban patentes sobre dispositivos por el hecho de que se podían utilizar para el juego, como invenciones relacionadas con la manipulación de monedas o las carreras de caballos. La situación cambió en la década de los 80 y actualmente las invenciones que tienen que ver con el juego no se excluyen de la patentabilidad por carecer de utilidad. En uno de los primeros casos donde se permitió la patentabilidad de dispositivos para el juego se afirmaba que eran tan inmorales como lo puede ser una pistola, que se puede utilizar para asesinar. Un ejemplo de patente anulada por falta de utilidad lo constituye la de número US410981, que se refería a un dispositivo mecánico que accionado mediante monedas podía reproducir carreras de caballos. El juez la anuló porque la palabra “útil” significa que la invención puede ser empleada para proporcionar algún beneficio a la sociedad. Sin embargo, la invención sólo podía instalarse en bares y otros lugares donde se bebía alcohol y donde se realizarían apuestas sobre cuál de los caballos se pararía en último lugar, lo cual no parece que sea beneficioso para la sociedad.

- Los dispositivos destinados al engaño. El caso más conocido de patente anulada debido a que se trataba de engañar al consumidor es el de unas medias en las que se simulaba que había costuras, que entonces era una indicación de mayor calidad. Sin embargo, esta doctrina desapareció a finales de los años 90 de siglo pasado con el famoso caso Juicy Whip Inc. v Orange Bang Inc, 185 F,3d 1364, 1366-67 (Fed Cir. 1999) donde se juzgaba la supuesta infracción de una máquina de dispensación de bebidas, tipo “vending”. La patente protegía un dispensador de bebidas conocido como “post-mix” pero intentando que el usuario pensara que se trataba de una máquina de tipo “pre-mix”. En las “post-mix” el agua y el “concentrado” se almacenan por separado y se mezclan previamente al dispensado mientras que en las pre-mix la bebida formada por la mezcla del agua y el concentrado se almacena mezclada y a la vista del usuario, lo cual parece que resulta más atractivo para los consumidores. El demandado solicito la nulidad de la patente por falta de utilidad, al intentar engañar al consumidor. El juez sentenció que incluso si tenía una intención de engaño, la invención era patentable, pues corresponde a otras agencias gubernamentales el proteger de posibles fraudes a los consumidores.

 

- Los medicamentos cuya seguridad se encuentra en duda. En el pasado se anularon patentes por este motivo, es decir por falta de utilidad, pero ahora la Oficina de Patentes cede la palabra a la FDA que es la encargada de conceder las autorizaciones de comercialización a los medicamentos.

Figura de la patente US5575405: Se observa que la bebida se mezcla a partir de unos contenedores separados y ocultos, mientras que por encima del grifo dispensador se muestra una bebida ya mezclada

La moralidad de tipo religioso en las patentes

Indudablemente no se entiende lo mismo por orden público o moral en todas las regiones. El concepto de moralidad está íntimamente ligado a la religión. En cierto modo, por ejemplo, si en Europa se excluye la patentabilidad de “las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales” es por influencia de la religión cristiana. La ley de patentes de Indonesia explícitamente excluye la patentabilidad de las invenciones contrarias a la moralidad religiosa:

La Ley de patentes de Arabia Saudí establece que la patente no se concederá si la explotación comercial viola la Sharía:

“Article Four:

(a)          The protection document shall not be granted if its commercial exploitation violates the Shari’ah

 

El artículo 2 de la regulación en materia de patentes del Consejo de Cooperación del Golfo, que concede patentes para Arabia Saudí, Kuwait, Bahrain, EAU, Qatar y Omán establece los requisitos de patentabilidad en su artículo 2;

Y uno de ellos es que la invención no sea contraria a la Sharía o ley islámica. Por ejemplo, entre las invenciones que no podrán ser patentadas en estos Estados, por ser contrarias a la Sharía, se encuentran las relativas al juego (apuestas). También estarían prohibidas las relativas al alcohol o la carne porcina, entre otras.

Un artículo similar se encuentra en la ley de patentes de Irán:

“Those inventions the commercial exploitation of which would be contrary to Sharia Rules, public order or morality shall not be patentable.”

Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24745568

 

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EXPOSICIÓN VIRTUAL “CERVANTES Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL”


Como homenaje a Miguel de Cervantes en la conmemoración del IV Centenario de su fallecimiento (1616-2016), presentamos la exposición virtual sobre Propiedad Industrial e Intelectual desarrollada en el marco de los Convenios de Colaboración entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Universidad Autónoma de Madrid.

La exposición se encuentra estructurada en seis galerías o salas. La primera aborda los orígenes de la Propiedad Intelectual e Industrial, cuyas raíces comunes pueden rastrearse desde el siglo XV y donde la imprenta tuvo un papel capital, tanto en la difusión del conocimiento como en la necesidad de regular las prerrogativas de autores y creadores. El propio Cervantes fue un ejemplo de ello. No solo tuvo que obtener los privilegios de impresión para poder ver publicados sus libros, sino que tuvo que convivir con ediciones pirata de El Quijote y una falsa segunda parte no autorizada.

Las tres siguientes galerías abordan las diversas tecnologías que aparecen en El Quijote: molinos de viento, batanes, aceñas, o autómatas como el caballo Clavileño o la cabeza habladora.  Se ofrece una breve panorámica histórica sobre tecnologías y patentes relacionadas, desde los tiempos de Cervantes hasta el presente.

Las dos últimas galerías tratan sobre motivos cervantinos en las diferentes modalidades de Propiedad Industrial: modelos, diseños y signos distintivos. Juguetes, juegos, recuerdos turísticos, dibujos y marcas para los más variados productos y servicios tienen en común el representar la figura o el nombre de Cervantes y de sus personajes. Ello  da una buena muestra de la pervivencia del universo cervantino en el imaginario cultural español como un vehículo profusamente utilizado por nuestros innovadores y emprendedores.

 

 

 

 

 

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