EL DERECHO DE PRIORIDAD EN LAS PATENTES: EL COMIENZO DE TODO (Segunda Parte)


En la anterior entrada del blog dedicada al derecho de prioridad, nos ocupábamos del nacimiento del derecho, de la prioridad interna, de los requisitos formales para reivindicar el derecho y de la transferencia del mismo. En esta segunda entrada nos vamos a ocupar del plazo para reivindicar el derecho, de la polémica existente en relación con la “prioridad del mismo día”, de las prioridades múltiples, parciales, de la prioridad ambigua y del concepto de “misma invención”.

En relación al plazo durante el cual se puede reivindicar el derecho de prioridad, el art. 4 del Convenio de París, establece claramente un plazo de 12 meses desde el primer depósito para patentes y modelos de utilidad y de 6 meses para diseños y marcas. La Ley de marcas 17/2001, que en su artículo 25 es de aplicación a las patentes, descartaba de manera explícita la posibilidad de solicitar el restablecimiento del derecho. Sin embargo, la entrada en vigor del PLT permite la rehabilitación de dicho derecho, y queda recogido en el artículo 53.1 de la nueva Ley 24/2015, indicándose que el plazo para presentar la solicitud del restablecimiento de derechos es de hasta dos meses desde la expiración del plazo de 12 meses o antes de que concluyan los preparativos de la publicación de la solicitud posterior, aplicándose el plazo que expire antes.

En los últimos años y dentro del Grupo de Trabajo del PCT se viene discutiendo lo que se denomina el asunto de la “prioridad del mismo día”. Respecto a cuándo comienza el plazo de prioridad, el artículo 4.C.2 del Convenio de la Unión de París establece:

“Los plazos comenzarán a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo.”

En España y otros países se interpreta que la prioridad del mismo día no es válida, pero otros estados no lo ven así, aunque pueda parecer sorprendente tras la lectura del artículo anterior. Ello da lugar a un problema: tanto en el PCT como en el PLT y en la Ley 24/2015 cuando en una solicitud faltan páginas, éstas se pueden incorporar por referencia a una solicitud anterior cuya prioridad se reivindique, pero en el caso de dos solicitudes presentadas el mismo día España consideraría que ello no es posible porque no existe una prioridad valida. Dentro del PCT hay una división en la interpretación del asunto entre las distintas oficinas receptoras. Durante la última sesión del Grupo de trabajo del PCT se presentó una propuesta de modificación del reglamento donde se admitiría la “prioridad del mismo día”, aunque los estados miembros podrían presentar una reserva. Está por ver si dicha propuesta de modificación de la regla 26 del reglamento será aprobada.

Propuesta de modificación de la regla 26.a del PCT:

“(a-bis)  The fact that the filing date of the earlier application referred to in Rule 4.10(a)(i) is the same date as the international filing date shall, for the purposes of the procedure under the Treaty, not be considered to be a defect in the priority claim.”

Respecto al plazo para ejercer el derecho de prioridad, conviene hacer referencia al procedimiento regulado en el PCT o Tratado de Cooperación en materia de Patentes, puesto que los profesionales del mundo de las patentes bromean diciendo que en realidad PCT sería el acrónimo de “Para Comprar Tiempo”, pues en la práctica permite extender los 12 meses a unos 30 o 31 meses (dependiendo del estado) para entrar en fase nacional y comenzar el procedimiento para la obtención de la patente en los diversos estados.

Ya hemos visto el tipo de acto que da lugar al nacimiento del derecho, quién lo puede reivindicar y el plazo para reivindicarlo, sin embargo, el aspecto que más polémica y literatura ha generado es el relativo al objeto de las dos solicitudes; la que da lugar al nacimiento del derecho y la que reivindica el derecho.

De acuerdo al Convenio de la Unión de París, (Art. 4.H) no es necesario que los elementos de la invención para los que se reivindica la prioridad se encuentren entre las reivindicaciones del primer depósito, siempre que el conjunto de la solicitud revele dichos elementos.

Asimismo, el artículo 4.F del Convenio establece que ningún país podrá rechazar una prioridad por el hecho de que se reivindiquen prioridades múltiples, aun cuando procedan de países diferentes o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad se reivindica (prioridad parcial). Cuando se reivindican varias reivindicaciones, los plazos se computan a partir de la fecha de prioridad reivindicada más antigua.

En relación con las reivindicaciones parciales, es muy habitual que, cuando se presenta una solicitud de patente, reivindicando la prioridad de un depósito anterior, ya sea de patente o de modelo de utilidad, se añada materia que no estaba en el documento cuya prioridad se reivindica. Ello significa que dentro de la solicitud habrá varias fechas efectivas en relación con el estado de la técnica, las de las prioridades que se reivindiquen para algunas reivindicaciones y en ciertas reivindicaciones la de presentación de esa solicitud.

Un tema polémico es el de la posibilidad o no de reivindicar varias prioridades dentro de una misma reivindicación, es lo que se conoce como reivindicación ambigua. En la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas), ello no se admite en sus directrices de examen. En estos casos, la fecha efectiva en relación con el estado de la técnica es la de la presentación de la solicitud.

Ello sí se permite en el Convenio de la Patente Europea, más concretamente en el artículo 88.2, que establece:

“Where appropriate, multiple priorities may be claimed for any one claim”.

En la práctica se trata de reivindicaciones del tipo “A o B”. Será posible en esa situación reivindicar una prioridad para A y otra para B, independientemente de su fecha y estado.

La interpretación de este artículo 88.2 del Convenio de la Patente Europea no parece estar muy clara y tras la decisión T557/13, se produjo lo que se denomina “referral” o petición de aclaración de una serie de aspectos de la decisión G2/98 a la Alta Cámara de Recursos.

La decisión G2/98 esencialmente dice que se considera que el objeto de una segunda solicitud que reivindica la prioridad de una primera es la misma invención si una persona experta en la materia puede derivar el objeto de la reivindicación de manera directa y no ambigua de la primera solicitud en su conjunto mediante la utilización del conocimiento general del experto en la materia.

La primera de las 5 preguntas que se ha remitido a la Alta Cámara de Recursos es la siguiente:

“Where a claim of a European patent application or patent encompasses alternative subject-matters by virtue of one or more generic expressions or otherwise (generic “OR”-claim), may entitlement to partial priority be refused under the EPC for that claim in respect of alternative subject-matter disclosed (in enabling manner) for the first time, directly, or at least implicitly, and unambiguously, in the priority document”.

La gran duda que subyace en esta “referral” es si se admite la prioridad “ambigua” en el caso de invenciones definidas mediante “reivindicaciones tipo Markush” o similares, donde el número de alternativas puede ser muy elevado. Está previsto que la contestación a la “referral” se publique a lo largo de 2016.

Es este el aspecto más complicado en relación con la evaluación de la prioridad; si el objeto de la segunda solicitud se refiere a la misma invención que la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica. La decisión G2/98 ya mencionada anteriormente trató de responder a esa cuestión indicando que es preciso que el objeto reivindicado en la segunda solicitud se derive de manera directa y no ambigua de la primera solicitud en su conjunto utilizando el conocimiento del experto en la materia.

En relación con el concepto de “misma invención” se pueden destacar una serie de decisiones de las cámaras de recursos de la Oficina Europea de Patentes, las cuales ilustran diversos aspectos del concepto:

 T510/10 En el caso de que la invención reivindicada en la segunda solicitud se trate de una combinación de características técnicas, es preciso, para que la prioridad reivindicada sea válida, que todas esas características se encuentren combinadas en el documento cuya prioridad se reivindica:

La invención reivindicada se refería a un granulado que comprendía las reivindicaciones A y B.

Sin embargo, en el documento cuya prioridad se reivindicaba se divulgaba por un lado un granulado que comprendía A y por otro uno que comprendía B, pero en ningún caso se divulgaba un granulado que combinara A y B, por tanto, en este caso la prioridad no es válida, pues no se trata de la misma invención, en el sentido de la decisión G2/98.

T809/95 Esta decisión ilustra el caso en que características divulgadas en el documento prioritario se encuentran implícitas en la solicitud que reivindica la prioridad.

El documento prioritario divulgaba como característica esencial de la invención el que las botellas de plástico objeto de la invención tenían que ser de paredes de poco espesor. En la primera reivindicación de la segunda solicitud se definían botellas comprimibles fabricadas en plástico y además en la descripción se explica que con el objeto es facilitar la reducción de volumen mediante la aplicación de una presión aplicada manualmente sobre las paredes. Se consideró que la prioridad reivindicada era válida, pues para que se pueda reducir el volumen de una botella mediante presión manual es preciso que dichas paredes sean de escaso espesor y por tanto esa característica esencial de la invención se encontraba de manera implícita en la segunda solicitud.

T107/09 Esta decisión sirve para explicar que es preciso que el documento prioritario cumpla con el requisito de “suficiencia”.

En la solicitud que reivindica la prioridad anterior se reivindicaba la generación de moléculas de inmunoglobulina mediante el anticuerpo MR1. Sin embargo, en el documento prioritario no se mencionaba al anticuerpo MR1 y el depósito de la línea celular necesaria para la obtención del anticuerpo MR1 se produjo después de la presentación de la solicitud prioritaria. Se consideraba que el documento prioritario no cumplía con el requisito de suficiencia y, por tanto, que la prioridad reivindicaba no era válida.

T647/97 En este caso, la decisión ilustra la necesidad de que para que la prioridad reivindicada sea válida, tanto en el documento prioritario como en el documento que reivindica la prioridad, se debe resolver el mismo problema.

En el documento que reivindica la prioridad del depósito anterior se define una composición líquida, semilíquida o sólida, adecuada para su inserción dentro o alrededor de una cavidad periodontal. En el documento prioritario sólo se menciona su utilización en estado sólido y en gel. En el segundo documento se ha introducido la solución a un problema adicional; una composición en estado líquido que permite llegar a áreas difíciles de alcanzar. Es por ello que se considera que la prioridad no es válida, pues no se resuelven los mismos problemas técnicos.

Conclusión

El derecho de prioridad es uno de los componentes fundamentales del derecho de patentes y de la propiedad industrial. Aunque para los que se inician en este mundo, pareciera que es un concepto sencillo, sin mayores complicaciones, según se habrá podido observar en estas dos entradas del blog, posee un gran número de facetas, que pueden transformarlo en la práctica en un tema de cierta complejidad.

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EL DERECHO DE PRIORIDAD EN LAS PATENTES: EL COMIENZO DE TODO (Primera Parte)


El llamado derecho de prioridad se estableció en el Convenio de la Unión de Paris de 1883, el primer tratado internacional en materia de propiedad industrial, es por ello que cuando se habla del derecho de prioridad se habla del nacimiento del derecho de patentes moderno y de los procedimientos de concesión de patentes actuales. Hay que resaltar que España fue uno de los 11 primeros estados en firmarlo y ratificarlo. El derecho de prioridad se estableció en dicho tratado para tratar de solucionar el problema que se estaba viviendo con la proliferación de exposiciones universales que se experimentó en aquellos años (Londres 1851, Viena 1873, Barcelona 1888, París 1889, Chicago 1893….). En aquellos tiempos, el inventor protegía la invención en su país de origen y posteriormente la divulgaba en alguna exposición, que era el método más popular para dar a conocer la invención. Esta divulgación destruía la novedad de posteriores solicitudes de patente sobre la invención presentadas en otros estados. Para tratar de subsanar este problema, el Convenio de la Unión de París define el derecho de prioridad en su artículo 4:

A.

1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.

3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

B.  En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.

Es decir, quién realizó el primer depósito de una solicitud de patente, disfrutará de un período de 12 meses a partir de esa fecha durante los cuales podrá presentar otras solicitudes de patente sobre la misma invención en otros países, de modo que, en esos depósitos posteriores, la fecha relevante a efectos de evaluar la novedad y actividad inventiva del objeto de la invención es la del primer depósito, la llamada fecha de prioridad.

Así, a primera vista, pareciera que el derecho de prioridad fuera de muy fácil aplicación, pero en realidad hay numerosos matices, que vamos a ir viendo:

Respecto al acto que da nacimiento al derecho, dentro de la definición del Convenio de la Unión de París, se habla de “depósito regular”. Por depósito regular se entiende aquel que cumple con los requisitos mínimos para obtener una fecha de presentación, independientemente de cuál sea su suerte posterior.

Desde que el Tratado del Derecho de Patentes o PLT (Patent Law Treaty) entró en vigor en España el 06 de noviembre de 2013, es posible obtener una fecha de presentación, aportando una descripción (en cualquier idioma), una indicación de que se desea una patente, unos datos de contacto de solicitante o una referencia a otra solicitud anterior en lugar de los requisitos anteriores.

Una vez obtenida la fecha de presentación, sería posible abandonar la solicitud, dejando de pagar la tasa de presentación y tendríamos un depósito regular cuya prioridad se podría reivindicar en depósitos posteriores. Una vez que entre en vigor la nueva Ley de Patentes (el 1 de abril de 2017), la Ley 24/2015, será preciso pagar la tasa del Informe sobre el Estado de la Técnica y la de solicitud inicialmente. Si no se hiciera, la solicitud se tendrá por desistida (Art. 33, 3) aunque podría haberse obtenido una fecha de presentación, o depósito regular a efectos de reivindicar el derecho de prioridad.

Todos los profesionales del mundo de las patentes habrán oído hablar alguna vez del concepto de “prioridad de exposición”. En la mayoría de los casos, se trata de una confusión con una de las llamadas “divulgaciones inocuas”, de las que ya se habló en una entrada anterior. Pero realmente, el Convenio de París, en su artículo 11, permite que aquellos estados que así lo deseen, establezcan que la divulgación de la invención dé inicio al período de 12 meses durante el cual se puede reivindicar el derecho de prioridad. Mediante una búsqueda rápida en la recopilación de leyes de patentes nacionales de la OMPI se puede descubrir que ello existe en Bosnia- Herzegovina. La decisión T0382/07 de las Cámaras de recursos de la Oficina Europea de Patentes (EPO) se refiere a un caso en el que se pretendía hace valer ante la EPO el derecho de prioridad de exhibición otorgado por la República de Macedonia. Quizás merece la pena señalar, que en los Estados Unidos y debido al peculiar sistema de “período de gracia” de que disponen y del que ya se habló en otra entrada anterior, se considera que, en la práctica, la divulgación por el solicitante de su invención hace que comience un período de 12 meses hasta que se presente la solicitud de patente y durante el cual no debe preocuparse del estado de la técnica ni del surgimiento de derechos de terceros. Es por ello que, en la práctica, en los EE.UU. el derecho de prioridad se puede extender hasta los 24 meses desde la primera divulgación. Debido a esta regulación, algunos expertos afirman que en lugar de ser del tipo “first to file”, el cual introdujo la “America Invents Act”, el sistema de Patentes norteamericano sería del tipo “first to publish”

Respecto al tipo de depósito que da lugar al nacimiento del derecho, el Convenio de París establece claramente que es posible reivindicar el derecho de un modelo de utilidad en una solicitud de patente y viceversa, también indica que en el caso en que al presentar una solicitud de modelo de utilidad se reivindique la prioridad de un diseño, el plazo a aplicar será el de los diseños, es decir, 6 meses.

Las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes tienen una decisión, la J0015/80 en la que se descarta la posibilidad de reivindicar el derecho de prioridad de un diseño al presentar una solicitud de patente europea, por tratarse de dos figuras distintas (en un caso se protegen creaciones estéticas y en otro invenciones de carácter técnico)

¿Puede un segundo depósito dar lugar al nacimiento del derecho de prioridad? Si una vez presentada una solicitud de patente sobre una invención, se presenta una segunda solicitud sobre la misma invención, sin reivindicar la prioridad del primer depósito, y siempre que la primera solicitud haya sido denegada, retirada o considerada retirada sin haber sido publicada, entonces la segunda solicitud puede dar lugar al nacimiento del derecho de prioridad.

En relación con este asunto resulta interesante la decisión T0400/90 de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes. La solicitud, que reivindicaba una prioridad anterior, se refería a un medidor de flujo eléctrico que comprendía una determinada característica A. Dichas características se encontraban exactamente del mismo modo en el documento prioritario. Sin embargo, existía una solicitud anterior presentada por el mismo solicitante, aunque la característica A sólo se mencionaba cuando se describía el estado de la técnica anterior. Por otro lado, la característica A era conocida en el estado de la técnica y se empleaba con frecuencia. En este caso la decisión afirma que la invención objeto de esta solicitud anterior era distinta y que la prioridad era válida, pues se trataba del primer depósito regular.

La prioridad interna. La ley de patentes 11/1986 no permite la reivindicación de una prioridad interna, de una solicitud presentada anteriormente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), puesto que el artículo 28.1 de la Ley 11/1986 establece que:

Quien hubiere presentado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de certificado de utilidad o de certificado de inventor en alguno de los países de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial o sus causahabientes gozarán, para la presentación de una solicitud de patente en España para la misma invención, del derecho de prioridad establecido en el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Es decir, sólo se puede reivindicar en España la prioridad de un primer depósito efectuado en el extranjero.

Sin embargo, la entrada en vigor de la Ley 24/2015 cambiará la situación, pues el artículo 30 indica:

“…..gozarán, para la presentación de una solicitud de patente en España sobre la misma invención, de un derecho de prioridad de doce meses a partir de la fecha de presentación de dicha primera solicitud nacional o extranjera………”

Es decir, es posible presentar una solicitud nacional que reivindique la prioridad de una solicitud nacional anterior (modelo de utilidad o patente). Esta nueva figura, reemplaza en cierto modo a la figura de las adiciones, que ahora permite la protección de mejoras de una invención, a lo largo de toda la vida de una patente (título X de la Ley 11/1986), de manera que el objeto de la solicitud de adición debe tener novedad respecto a la solicitud principal pero no actividad inventiva. Esto es contradictorio con un procedimiento de concesión con examen obligatorio de patentabilidad, como el establecido en la ley 24/2015 y por ello se ha suprimido. Pero, ahora y durante un período de un año, será posible presentar una solicitud que tenga por objeto el perfeccionamiento del objeto de una solicitud presentada anteriormente, beneficiándose parcialmente de la fecha del primer depósito a efectos del establecimiento del estado de la técnica pertinente.

Para que la reivindicación de un derecho de prioridad sea admitida, es preciso cumplir con una serie de requisitos formales: El pago de una tasa (actualmente el importe en España es de 19,85€), la indicación del número, país y fecha del primer depósito cuya prioridad se reivindica y en determinadas circunstancias el certificado y traducción del primer depósito. Hasta la entrada en vigor del PLT, era preciso presentar en el plazo de 4 meses desde la fecha de presentación tanto un certificado de la primera solicitud como una traducción al castellano de la misma. Sin embargo, actualmente ya sólo es preciso si durante la búsqueda aparecieran documentos publicados entre la fecha de prioridad y de presentación o presentados en ese período y publicados posteriormente (según el artículo 6.3 de la Ley 11/1986 o de la 24/2015), pues en ese caso de la validez o no de la prioridad reivindicada dependerá el que esos documentos pasen o no a formar parte del estado de la técnica o que puedan ser tenidos en cuenta para evaluar la novedad de la invención. Como se puede observar, por tanto, la entrada en vigor del PLT ha reducido significativamente la carga administrativa para los solicitantes que reivindican la prioridad de un depósito anterior,

Otro elemento del derecho de prioridad es quién lo puede reivindicar. El artículo 4 establece que será quien hubiere depositado regularmente una solicitud o su causahabiente. Para que la prioridad reivindicada sea válida, es preciso que coincidan el titular de la primera solicitud y el de la segunda solicitud que reivindica la prioridad de la primera. Si ha habido una transferencia del derecho, en España es preciso presentar un certificado escrito de la misma ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y fechado antes del depósito de la segunda solicitud que reivindica la prioridad.

Por lo que se refiere a la patente europea, según se puede ver en la decisión T1008/96 de las cámaras de recursos, la Oficina Europea se atiene a lo que señale la legislación nacional. Hay países europeos, como Italia y Alemania, donde no es preciso aportar un documento escrito que pruebe la transferencia del derecho.

Respecto a la nacionalidad de los solicitantes que pueden beneficiarse del derecho de prioridad, la creación de la OMC (Organización Mundial del Comercio) extendió la posibilidad de reivindicar el derecho de prioridad además de a los nacionales de estados miembros de la Unión de París, a los nacionales de estados miembros de la Organización Mundial del Comercio. Con ello se solucionó el problema que se les planteaba a ciertos países como Taiwán que no son miembros de las Naciones Unidas, pero sí de la OMC.

Respecto a la Oficina Europea de Patentes, la Organización Europea de Patentes no es parte contratante del Convenio de la Unión de París y por ello regula el derecho de prioridad en sus artículos 87-89. El Convenio de la Patente Europea es un acuerdo especial según el Art. 19 del Convenio de la Unión de París y cumple con dicho Convenio.

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REVISITANDO LA CALIDAD DE LAS PATENTES


El tema de la calidad es uno de esos a los que siempre se vuelve cuando se habla de patentes. Ya en este blog se dedicó una entrada muy comentada e incluso premiada a este asunto. En esta ocasión retornamos aprovechando dos informes que sobre la calidad de las patentes concedidas por la USPTO (Oficina de Patentes de los Estados Unidos) se han publicado recientemente. Se trata de dos informes de la “Government Accountability Office (GAO)” que se refieren a la calidad de las patentes en general y a la calidad de las búsquedas del estado de la técnica.

La “Government Accountability Office” es una organización de la administración estadounidense que trabaja para el congreso y que investiga cómo gasta el gobierno federal los fondos aportados por los contribuyentes. Según se explica, detrás de la realización de estos dos informes sobre la calidad de las patentes, se encuentra la preocupación ante el aumento en los casos judiciales de infracción producido entre los años 2007 y 2015, cuando se pasó de 2000 a 5000. Además, en 2007, el 20% de las demandas se presentaron ante el “Eastern district of Texas” y en 2015 se trató del 50%. Este juzgado de Texas se caracteriza por su tratamiento favorable a los titulares de patentes, lo que da lugar al llamado “forum shopping”. La mayoría de las demandas de infracción se refieren a patentes de software y telecomunicaciones. Asimismo, algunos usuarios apuntan a que es fácil infringir patentes sobre estas tecnologías, ya que las reivindicaciones suelen ser muy amplias y sin claridad, con algunas de las características de las patentes de baja calidad. Existe la sospecha de que este aumento en la litigiosidad en relación con las patentes en Estados Unidos podría estar relacionado con un aumento en el número de patentes de baja calidad concedidas, que también pueden dificultar la innovación.

El informe dedicado a la calidad de las patentes concluye que ciertas políticas y prácticas de la USPTO podrían afectar negativamente a la calidad de las patentes que concede:

- La USPTO no tiene definición de qué es la “calidad de las patentes”. Sin una definición, resulta difícil mejorarla. Curiosamente, esta es una declaración que se ha venido repitiendo por parte de los delegados de los países en vías de desarrollo en las discusiones que sobre este tema se desarrollan en el Comité Permanente de Derecho de Patentes de la OMPI, para justificar su oposición a que se siga tratando el tema en el comité. En el informe de la GAO se admite que gran número de los funcionarios entrevistados afirman que la calidad las patentes está relacionada con el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, pero ninguna definición se encuentra recogida en un documento oficial.

- Desde los años 70, apenas se ha analizado si el tiempo asignado a los examinadores de la USPTO para la elaboración de la búsqueda y el examen resulta suficiente para garantizar una calidad adecuada del trabajo realizado. Asimismo, sería preciso, según la GAO, analizar el impacto que sobre la calidad tienen los incentivos económicos que ahora se ofrecen a los examinadores de patentes para aumentar su producción. Resulta interesante la información que al respecto ofrece dicho informe: La USPTO contaba en mayo de 2015 con 8300 examinadores de patentes. Están clasificados según unos niveles que van del GS-5 and GS-15. Los examinadores con un nivel GS-14 o superior reciben la denominación de “primary examiners” y pueden denegar o conceder una patente sin supervisión. Suponen el 44% del total. Por el contrario, todo el trabajo realizado por los examinadores por debajo de un nivel GS-14 debe ser revisado por un “primary examiner”. Cuando los examinadores “junior” ascienden a “primary”, el tiempo de que disponen para examinar un expediente se ve reducido aproximadamente a la mitad. Se afirma que de media un examinador de patentes estadounidense dispone de 22 horas para realizar el examen completo, oscilando entre las 60 horas que tendría un examinador “junior” en un campo de la técnica “complejo” hasta las 11 horas que tendría un “primary examiner” en los campos de la técnica considerados más sencillos.

- La USPTO no dispone de análisis de los resultados del funcionamiento del PTAB ( Patent Trial and Appeal Board), una especie de cámara de recursos que comenzó a funcionar en 2012 tras la entrada en vigor de la America Invents Act), que además son muy limitados. Un conocimiento exhaustivo de los motivos que llevan a la anulación de patentes concedidas por la USPTO en este procedimiento post-concesión, permitiría diseñar estrategias destinadas a aumentar la calidad de las patentes concedidas por la USPTO.

- La USPTO no ha analizado completamente el impacto que en la calidad de las patentes podrían tener determinadas políticas:

- La llamada “compact prosecution”, que incentiva que los examinadores reduzcan el número de “actions” o cartas de defectos.

- El hecho de que no haya límite en el número de reivindicaciones que se pueden incluir en una solicitud de patente.

- Las llamadas “requests for continued examination”, que permiten reabrir el examen de una solicitud de patente. Esto hace que el solicitante cuente con oportunidades ilimitadas de tratar de obtener una patente. Ello en ocasiones da lugar a que el examinador acabe cediendo y concediendo la patente.

- La posible obligación de incluir un glosario de términos en todas las solicitudes de patentes.

Una vez identificados estos puntos débiles, la GAO recomienda una serie de acciones:

-           Desarrollar una definición consistente de la calidad de las patentes, la cual debe figurar en todos los documentos de la USPTO.

-           Desarrollar nuevos objetivos cuantificables medibles e indicadores de rendimiento relacionados con la calidad de las patentes.

-           Analizar el tiempo que precisan los examinadores de patentes para desarrollar un examen completo.

-           Analizar cómo afectan los incentivos que los examinadores reciben a la calidad del examen de las patentes.

-           Recoger datos de los resultados del PTAB y analizarlos para identificar aspectos en los que sería necesaria formación adicional y otros tipos de actuaciones.

-           Evaluar los efectos de la “tramitación compacta” o “compact prosecution”.

-           Estudiar si se debería exigir a los solicitantes la inclusión en las solicitudes de patentes de elementos que mejoren la claridad de las reivindicaciones, como un glosario de términos o diagramas de dependencia

 

Segundo Informe sobre la búsqueda del estado de la técnica

Este informe pone de manifiesto que la USPTO se ha enfrentado a ciertas dificultades derivadas de la implantación de la CPC (Cooperative Patent Classification), nueva clasificación de patentes elaborada conjuntamente con la Oficina Europea de Patentes (EPO) y que supone un gran cambio para la Oficina Estadounidense. Parece que ha habido cierta inconsistencia en la utilización de la clasificación entre la USPTO y la EPO.

El famoso caso del tebeo del pato Donald citado en un informe de búsqueda

Asimismo, aunque, según afirma el informe, la USPTO está llevando a cabo un gran esfuerzo para desarrollar nuevas herramientas informáticas que favorezcan la búsqueda del estado de la técnica, especialmente incorporando el acceso a fuentes de literatura no patente, algo que tanto la Oficina Europea como la japonesa ya han realizado, la GAO echa de menos una estrategia documentada al respecto.

También se encuentra la GAO con que a semejanza de lo que ocurre con la “calidad”, no se ha definido lo que constituye una búsqueda del estado de la técnica completa en los distintos tipos de tecnología. Tampoco se han encontrado datos en relación a en qué medida se debe realizar la búsqueda en documentos extranjeros y en literatura no patente.

Las recomendaciones que la GAO realiza en relación con las búsquedas del estado de la técnica son:

-           Aumentar la colaboración con la Oficina Europea de Patentes para mejorar la consistencia en la clasificación de acuerdo a la CPC.

-           La USPTO debería desarrollar y actualizar periódicamente una estrategia destinada a identificar las fuentes más relevantes de literatura no patente en cada sector tecnológico, así como evaluar los medios de acceso óptimos para incluirlos en el sistema de búsqueda de la USPTO.

-           Definir por escrito qué es una búsqueda completa en los distintos sectores tecnológicos.

-           Recoger toda la información posible de las búsquedas realizadas, incluyendo con cuanta frecuencia se citan documentos extranjeros y literatura no patente.

-           Utilizar las revisiones y auditorías de las búsquedas para hacer un seguimiento de lo exhaustivas que son.

-           También se debería estudiar si las competencias técnicas de los examinadores son las adecuadas en los distintos campos y desarrollar estrategias para identificar las deficiencias y subsanarlas.

 

Conclusiones

Estos informes ponen de manifiesto la importancia que en los Estados Unidos se otorga a la llamada “calidad de los patentes” y la necesidad de definirla lo antes posible. Si se desea que el sistema de patentes fomente la innovación, es necesario que las patentes concedidas sean de calidad, si entendemos por tal el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad y de suficiencia descriptiva, aunque sea éste sólo uno de los elementos que la constituyen y a la espera de una definición consensuada.

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LEGO ®: JUGUETES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL


Ya en una ocasión anterior, nuestro blog dedicó una entrada al mundo de las patentes y los juguetes, pero esta vez hemos decidido centrarnos en una empresa puntera en el sector de la juguetería y en el que la propiedad industrial ha jugado y sigue jugando un papel muy relevante en su éxito; el grupo LEGO®.

Los orígenes

La empresa fue fundada por el carpintero danés Ole Kirk Christiansen, el cual adquirió en 1916 un taller de carpintería en Billund, sufriendo un incendio en 1926. El taller se reconstruyó, aumentando incluso su tamaño y dedicándose a la fabricación de muebles, pero la crisis mundial de 1929 hizo que cayeran los pedidos de manera importante. Para tratar de aumentar las ventas, realizó modelos en miniatura de sus muebles y acabó especializándose en la construcción de juguetes de madera. El nombre de la compañía se seleccionó en 1934 y el origen es “leg godt” que en danés significa “juega bien”.

Tras la segunda guerra mundial la compañía comenzó a emplear el plástico como materia prima y compró una máquina de inyección de plástico en 1947. Para la invención de sus característicos bloques de construcción, la empresa se “inspiró” en los productos de la compañía británica kiddicraft. Las piezas de construcción de esta compañía, fabricadas en plástico estaban protegidas por las patentes británicas GB529580, GB587206  y GB633055.

A partir de estos antecedentes, LEGO® inventó sus característicos bloques de construcción, los cuales fueron protegidos en los Estados Unidos mediante la patente de número US3005282. Una variante de esos bloques se protegió posteriormente mediante la patente US3034254.

En el mundo de los juguetes, una figura de la propiedad industrial muy ajustada a sus características es la del “diseño industrial”. A continuación se ofrecen los diseños estadounidenses de números USD253711 y USD366076.

Las patentes básicas de LEGO® caducaron hace ya varias décadas y, sin embargo, la compañía sigue en la cumbre. Se trata de la mayor compañía juguetera del mundo, con ingresos en 2015 de 5.000 millones de dólares y alrededor de 12.000 empleados. A pesar de numerosos intentos, no ha surgido ningún competidor capaz de hacerles sombra en el sector de los juguetes de construcción. La marca LEGO® se encuentra muy vinculada a una imagen de gran calidad, lo que permite que sus precios sean más elevados que los de otros juguetes similares.  Un artículo reciente en la prensa ponía de manifiesto que Lego se encuentra entre las marcas más “auténticas” para el consumidor, junto a otras como Disney, Amazon o Apple, por citar sólo algunas de ellas. El valor de la marca LEGO® es por tanto incalculable.

La compañía Lego ha tratado de proteger su marca por todos los medios disponibles. En 1996, Lego presentó una solicitud ante la OAMI (actualmente EUIPO) u Oficina de Marcas y Diseños de la Unión Europea. Inicialmente, fue concedida en 1999, pero el competidor Mega Brands®  presentó una oposición, argumentando que la forma del típico bloque de la marca LEGO® tenía un objetivo claramente técnico, la oposición se aceptó y el registro de la marca se canceló en la OAMI (EUIPO). La compañía recurrió, llegando hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que dictó sentencia el 14 de septiembre de 2010, desestimando el recurso. Entre los argumentos aportados destaca el siguiente:

“Al examinar la funcionalidad de un signo constituido por la forma de un producto, únicamente debe apreciarse, una vez identificadas las características esenciales de ese signo, si tales características responden a la función técnica del producto de que se trate. Este examen debe hacerse evidentemente analizando el signo cuya solicitud de registro como marca se haya presentado y no los signos constituidos por otras formas de producto.”

En su portal web, la compañía afirma que su típico bloque se encuentra protegido como marca en algunos estados.

Sin embargo, la compañía LEGO® sí que ganó su batalla legal para lograr el registro como marca de sus conocidas mini-figuras. En el año 2000 había obtenido el registro de la mini-figura como marca tridimensional ante la OAMI (actual EUIPO). El competidor Best-Lock® presentó una oposición argumentando que se trataba de una combinación de elementos con una función técnica. La oposición fue rechazada por la EUIPO y también se llegó al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que en este caso dio la razón a LEGO® en su sentencia de 16/06/2015. En esta ocasión el principal argumento para confirmar el registro de la marca es que no se había podido demostrar el efecto técnico de la mini-figura. 

 

La empresa entró en pérdidas entre 2001 y 2004. Ello le llevó a cerrar sus fábricas en Suiza y Corea y trasladarlas a la República Checa y Hungría. Actualmente también posee fábricas en México, China y Austria.  Gran parte de su éxito actual se debe a los acuerdos para comercializar productos basados en grandes producciones cinematográficas como “Indiana Jones”, “Star wars”, “Harry Potter”, “Super héroes”, etc, elaborando incluso video-juegos que reproducen esas historias con mini-figuras encarnando a los distintos personajes.

Como el lector habrá podido comprobar, se trata de una empresa que a lo largo de su historia ha utilizado todas las herramientas disponibles en la propiedad industrial e intelectual para rentabilizar todos sus intangibles y no le ha ido nada mal…….

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El PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA – 2016: HUGH HERR, UN EJEMPLO DE SUPERACIÓN.


El biofísico e ingeniero mecánico Hugh Herr ha obtenido el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2016. En este caso, resulta difícil desvincular su vida privada de su carrera científica. Era el menor de los 5 hermanos de una familia menonita de Pensilvania y rápidamente destacó como montañero. Precisamente a consecuencia de uno de sus ascensos en enero de 1982, tras pasar varias noches en la montaña con temperaturas extremas, sus dos piernas tuvieron que ser amputadas por debajo de la rodilla a causa de la congelación.

Lo que es sorprendente y da idea de su fuerza de voluntad es que unos meses después, tras diversas operaciones quirúrgicas y construirse sus propias prótesis ya estaba escalando de nuevo.

A partir de entonces se centró en su carrera académica; obtuvo una licenciatura en ciencias físicas, un master en ingeniería mecánica en el MIT y posteriormente un doctorado en biofísica en la Universidad de Harvard. Desde entonces se ha centrado en el diseño de sistemas robóticos destinados a mejorar las capacidades físicas de personas que han sufrido la amputación de algunos de sus miembros.

Figura de la primera patente de Hugh Herr de nº US4923475

En 2007 creó una empresa llamada iWalk, para comercializar sus prótesis, que luego rebautizó como BiONXMED. Siempre se ha sentido atraído por nuevos retos. El atentado del maratón de 2013 de Bostón dejó varias víctimas con amputaciones. Entre ellas se encontraba la bailarina profesional Adrienne Haslet-Davis, la cual perdió la parte inferior de una de sus piernas. Hugh Herr se propuso diseñar para ella un tobillo biónico que le permitiera volver a bailar. El tobillo biónico se encontraba repleto de microprocesadores y sensores que permitían imitar las funciones de los músculos y los tendones. Se programó para responder a un gran número de tipos de movimientos y, por ejemplo, se rigidiza cuando el bailarín necesita un mayor apoyo.  En este vídeo de “Ted Talks”, Hugh Herr muestra algunas de las prótesis que inicialmente diseñó para poder seguir escalando y explica el funcionamiento de las piernas biónicas que lleva en ese momento. Resulta especialmente sorprendente como el cuerpo se comunica con las prótesis mediante conexiones eléctricas. El vídeo termina con los primeros pasos de baile de Adrienne tras su amputación, todo ello gracias a la prótesis biónica diseñada por Hugh Herr.

Durante dicho vídeo Hugh pronuncia el principio que ha guiado su labor de investigación: “Basic levels of physiological function should be a part of our human rights. Every person should have the right to live life without disability if they so choose.” (Unos niveles básicos de función fisiológica deberían ser parte de los derechos humanos. Todo el mundo debería tener el derecho a llevar una vida sin discapacidad si así lo elige)

En la base de datos Espacenet se encuentran 104 familias de patentes en las que Hugh Herr figura como inventor. A continuación se reproduce la primera página de uno de los últimos documentos de patente de Hugh Herr que se han publicado, el de número US20160067058.

En los últimos años, las Oficinas de Patentes han recibido un gran número de solicitudes de patentes sobre los llamados “exoesqueletos”. Recientemente el CSIC ha divulgado un exoesqueleto que permite caminar a niños con atrofia muscular y que es el objeto de la solicitud de patente internacional WO2016/083650.

Figuras de la solicitud PCT WO2016/083650

Este campo de la tecnología es realmente prometedor y no es necesario realizar ningún esfuerzo para apreciar que se cumple la función social de la patente.

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