Ya me han concedido la patente, ¿Ahora qué?

Nuestro ilusionado y perseverante inventor tras superar el examen formal y técnico, la realización del informe sobre el estado de la técnica, del examen de fondo en su caso y el pago de las correspondientes tasas, ya ha obtenido la patente. Ha recibido una comunicación de la Oficina Española de Patentes y Marcas, donde se le indica que como último obstáculo antes de la recogida del título debe pagar los derechos de concesión. Una vez recogido el título de patente quizás piense el ilusionado inventor que ya todo terminó, pero es todo lo contrario, es ahora cuando comienza lo realmente importante, a no ser que el inventor se contente con colgar el título de la patente en la pared de su despacho o anotarla en su currículum. La decisión de extender la protección al extranjero debió haberse tomado mucho antes, ahora es demasiado tarde, salvo que se trate de una solicitud tramitada mediante el procedimiento CAP que en ocasiones permite la concesión antes del año desde la fecha de presentación.

La vida de una patente tiene una duración de 20 años desde la fecha de presentación. Anteriormente al acuerdo TRIPS o ADPIC (Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio – 15/04/1994) había cierta disparidad en la duración de las patentes. En ciertos países la vida comenzaba con la publicación de la concesión (como en el Estatuto de la Propiedad Industrial español de 1929) y en otros con la presentación de la solicitud.  En todos los países que han ratificado el ADPIC es de aplicación su artículo 33, el cual establece:

“La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

El hecho de que los derechos que confiere la patente tengan una duración limitada es uno de los pilares del sistema de patentes que es un “Quid Pro Quo” o “Do Ut Des”. El inventor obtiene los derechos que confiere la patente sobre una invención que debe cumplir con los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial) pero durante un limitado número de años, de modo que una vez terminan esos 20 o 25 años como máximo en el caso de que se haya otorgado un certificado complementario de protección sobre un producto farmacéutico, la invención pasa al dominio público y cualquier experto en la materia podrá llevarla a la práctica, dado que la patente deberá cumplir con el requisito de suficiencia de la descripción.

Para que la invención no caduque o pase al dominio público antes de los 20 años de vida es necesario llevar a cabo dos acciones fundamentalmente:

-       Pago de las anualidades.

-       Explotación de la invención.

De acuerdo al art.83 de la Ley de Patentes 11/1986 el titular de una patente está obligado a explotar la invención patentada mediante su ejecución en España o en el territorio de un miembro de la OMC (Organización Mundial del Comercio), es decir, mediante importación. Antes de que España se integrara en la OMC, para cumplir con el requisito de explotación era preciso que ésta se efectuara en España. La explotación deberá realizarse en el plazo de cuatro meses desde la fecha de presentación o de tres meses desde la fecha de concesión (el plazo que expire más tarde).

El artículo 116.e de la Ley de Patentes 11/1986 establece que la falta de explotación de la invención provocará la caducidad de la patente.

El importe de las tasas de renovación o anualidades va aumentando progresivamente a lo largo de la vida de la patente, lo cual es lógico. Si se mantiene una patente hasta el último día de su vida será porque se está explotando y resulta rentable.

Las anualidades se pagan por adelantado a lo largo de toda la vida de la patente. La tasa de depósito o de solicitud incluye la primera y segunda anualidades. Se comienzan a pagar desde el momento de la concesión, debiendo pagarse entonces todas las anualidades ya devengadas. Los plazos para pagarlas son muy amplios, con múltiples oportunidades de ponerse al día con los correspondientes recargos. Realmente si no se pagan las anualidades es porque no se quiere o se ha descuidado totalmente el control, dada la amplitud de posibilidades de pago que se otorgan. Incluso si se saltaran todos los plazos, siempre es posible recurrir al “restablecimiento de derechos”, aunque ese es un tema aparte, que merecería su propia entrada. El caso de la Oficina Europea de Patentes es peculiar, ya que por razones obvias las anualidades se van pagando ante la Oficina Europea hasta la concesión y posteriormente, una vez validada en los estados europeos elegidos, las anualidades se pagan ante las diferentes oficinas nacionales.

No en todos los casos es preciso el pago de las tasas. En algunos no se pagarán nunca como en el caso de las universidades públicas y en otros se aplazará el pago.

Por lo que respecta a las universidades públicas, el artículo 80 de la Ley Orgánica 6/2001 establece que “…..Los bienes afectos al cumplimiento de sus fines y los actos que para el desarrollo inmediato de tales fines realicen, así como sus rendimientos, disfrutarán de exención tributaria,……”. Por tanto, las universidades públicas españolas están exentas del pago de tasas en el procedimiento de concesión de patentes. En el caso de que haya más de un solicitante y sólo uno de ellos sea una universidad pública, la tasa deberá pagarse.

Los solicitantes que puedan demostrar que sus ingresos no superan el doble del salario mínimo o cuatro veces si concurren determinadas circunstancias familiares, pueden solicitar un aplazamiento del pago de las tasas. Si se concede el aplazamiento, el solicitante no pagará ninguna tasa durante los tres primeros años. Con el pago de la cuarta y quinta anualidades el solicitante se pondrá al día en cuanto a las tasas atrasadas. El anteproyecto de Ley de patentes aprobado por el Consejo de ministros el pasado 11 de abril prevé la eliminación de esta figura y la introducción de un descuento del 50% en la tasa de depósito y del Informe de Búsqueda para las PYME’s y emprendedores.

Indudablemente el objetivo de todo titular de una patente es su explotación, ya sea por él mismo o por un licenciatario. Una forma conocida de explotar las patentes cuya titularidad ostenta la Universidad es la constitución de empresas basadas en esas empresas y denominadas “Spin-off”. Sólo mediante la explotación comercial se podrá rentabilizar la inversión que la obtención de una patente y su mantenimiento suponen.

La Legislación española y la OEPM facilitan al titular de una patente su explotación mediante la figura denominada “licencia de pleno derecho” . Sólo por el hecho de inscribir ante la OEPM el ofrecimiento de licencias sobre su patente, el titular obtiene una reducción del 50% en las anualidades.  La Oficina de Patentes publica y actualiza periódicamente una lista de las patentes que se encuentran en esta situación de ofrecimiento de licencias.

Para concluir podemos decir que la obtención de una patente no debe considerarse el final del camino, sino más bien el paso a otra etapa, la más importante, su explotación.

Título de patente de invención concedida sin examen previo

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Comentarios

Creo que el importe de las tasas de mantenimiento de las patentes, sobre todo en lo que se refiere a sus últimos años es escandalosamente bajo. Más aún si hablamos de los certificados complementarios de protección.La obtención de los derechos exclusivos de explotación no debería salir tan barata.

Desconocía la figura de las “licencias de pleno derecho”. Me parece muy interesante. Debería publicitarse más por parte de la OEPM.

No conozco ningún caso de una patente que haya sido caducada por falta de explotación. Es absurdo que haya artículos de la ley que no se aplican. En tal caso , mejor eliminarlos. De cualquier modo ¿alguien conoce un caso de patente caducads por falta de explotación?. Sería interesante compartirlo.

La exención de tasas por parte de las universidades da lugar a la concesión de patentes inútiles, destinadas a aumentar el currículum de los profesores universitarios. La propuesta de una nueva Ley de patentes sería una oportunidad para solucionar ese problema.

Si un inventor espera a tener concedida la patente para iniciar su explotación más le vale retirarse antes de empezar. Para empezar, como bien dice el artículo, ya no puede hacer ninguna extensión internacional, fundamental hoy en día. Pero además habrá perdido las ventajas proporcionadas por el período de oscuridad y habrá tenido que poner de su bolsillo todos los costes asociados a la patente, y sólo tiene 3 meses para comenzar su explotación sin correr riesgos de verse obligado a conceder licencias obligatorias. Si los derechos que proporciona la patente se obtienen desde la presentación, ¿por qué no iniciar la explotación desde ese momento? Si no se está seguro de que se vaya a conceder se puede hacer previo a la solicitud un ITP para hacernos una idea de por dónde van los tiros. En mi opinión la concesión es más un trámite burocrático que un hito en el camino. Si acaso, el verdadero hito será un IET o un ISR que nos diga que nuestra patente cumple todos los requisitos. Ahí ya contamos con una opinión de una Oficina de Patentes que nos dice que nuestra patente es buena.

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