El período de gracia en los procedimientos de concesión de patentes

En este blog ya se dedicó una entrada al estado de la técnica y su citación en el informe de la técnica. Como se explicaba entonces, el estado de la técnica juega un papel fundamental en la evaluación de dos de los requisitos de patentabilidad; el de novedad y el de actividad inventiva. Su definición es muy similar en todas las legislaciones. Así en la Ley de patentes 11/1986, el artículo 6.2 establece:

“El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.”

Pero hay unas excepciones a esta definición del estado de la técnica. Por lo que se refiere a España y al derecho europeo en general, para evaluar la novedad también se consideran incluido en el estado de la técnica lo indicado en el artículo 6.3 dedicado a los documentos que se denominan ”interferencias”, aquellos documentos españoles que a pesar de publicarse en o después de la fecha de presentación de la solicitud de patente, se incluyen en el estado de la técnica con el fin de evitar la doble patentabilidad.

También otra excepción la constituye el artículo 7 de la Ley de patentes 11/1986 dedicado a las denominadas “divulgaciones inocuas” o “plazo de gracia”, según el cual  no se toma en consideración para determinar el estado de la técnica, una divulgación acaecida en los 6 meses anteriores a la fecha de presentación (no de la fecha de prioridad) que haya sido consecuencia directa o indirecta:

a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.

b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieran exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.

c) De los ensayos efectuados por el solicitante o por sus causantes, siempre que no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial del invento.

En otras legislaciones en materia de patentes, como la estadounidense, la japonesa y las de la mayoría de los países iberoamericanos se cuenta con un “período de gracia” que excluye del estado de la técnica y con diversas matizaciones, las divulgaciones de la invención realizadas por el propio inventor durante un período previo a la fecha de presentación o de prioridad. A continuación se examina este asunto con algo más de detalle.

En Estados Unidos, el período de gracia con el que cuentan excluye del Estado de la Técnica todas las divulgaciones de la invención que hayan tenido lugar durante los 12 meses anteriores a la fecha de presentación o de prioridad si ésta se reivindica. Se excluyen tanto las divulgaciones realizadas por el mismo inventor como por terceros que hayan derivado la invención del inventor o hayan llegado a ella de manera independiente. No es preciso presentar declaración alguna sobre dicha divulgación. Algunos expertos afirman que aunque se dice que en Estados Unidos con la AIA (America Invents Act – 2011) se implantó el “First to file”, en realidad se debería denominar “First To publish”. Además los derechos de uso previo sólo pueden surgir hasta 12 meses antes de la fecha de la publicación previa a la fecha de presentación o de prioridad.

En Japón, cuya legislación se modificó en 2012 precisamente para entre otras cosas ampliar el número de divulgaciones amparada por el periodo de gracia, se excluyen del estado de la técnica las divulgaciones realizadas por el inventor o por terceros que hayan derivado su invención de dicha divulgación en el plazo de 6 meses desde la fecha de presentación. Es preciso presentar una declaración y los derechos de uso previo pueden surgir hasta la fecha de presentación o de prioridad si ésta se reivindica.

Gráfico comparativo de los diferentes períodos de gracia elaborado por la Oficina Japonesa de Patentes (JPO)

En China el período de gracia es muy similar al existente en Europa, aunque incluye también las divulgaciones realizadas por el propio inventor en algunos encuentros de tipo académico.

Analizando los períodos de gracia  existentes en las grandes economías del mundo, no es difícil comprender las distorsiones que ello provoca. El hecho de que una divulgación realizada por el propio inventor antes de la fecha de presentación en Japón o en Estados Unidos, siempre que no se encuentre entre los limitados casos contemplados en Europa, suponga que ello se incluye en el estado de la técnica considerado por las Oficinas de Patentes de Europa y de China, hace que los empresarios japoneses y estadounidenses deban abstenerse de hacer uso de ese período de gracia si tienen alguna intención de extender la protección al extranjero, para evitar lo que le ocurrió a Apple con su patente EP2059868B1 que fue anulada por los tribunales en Alemania al haber sido divulgada la invención con anterioridad al primer depósito.  Tras esta explicación, es fácilmente comprensible que haya una gran presión por parte de los Estados Unidos y de Japón para que un período de gracia similar al suyo se adopte en Europa y en China. Los Estados Unidos consideran que tras su adopción del “first to file”, aunque en realidad más parece un “first to publish”, la pelota está en el tejado de Europa para adoptar un período de gracia más amplio que el actualmente existente en el derecho europeo.

Es por ello que este asunto fue objeto de estudio en el denominado “Proceso de Tegernsee” y sigue siendo discutido en el seno del subgrupo de armonización del grupo B+ (Grupo de Oficinas de Patentes de Países desarrollados), subgrupo en el que participa la OEPM junto a las Oficinas de EE.UU, Japón, Corea, Canadá, Hungría, Reino Unido, Alemania, Dinamarca y la Oficina Europea de Patentes. En relación con el trabajo de este subgrupo, se han publicado unos principios y objetivos a alcanzar en relación con este y otros puntos, así como los aspectos en los que hay acuerdo y desacuerdo. Aunque no hay acuerdo aún respecto a la ampliación de los casos incluidos en el período de gracia en Europa, sí hay consenso respecto a que:

-       Deberá ser simple.

-       Debería ser “transparente”, aunque la imposición de una declaración supondría una carga adicional para el solicitante.

-       La duración del período deberá estar armonizada y ser calculada desde la fecha de prioridad.

Dadas las características de la economía española, con un porcentaje muy elevado de pequeñas empresas y un gran porcentaje de solicitudes presentadas por PYME’s, inventores particulares y universidades, un período de gracia sería deseable en España. Muchas PYME’s y la mayor parte de los inventores particulares desconocen el sistema de patentes y tienden a publicar sus inventos lo antes posible (ver nº48 de la revista MARCHAMOS – página 18). Lo mismo ocurre en el sector de la investigación, aunque quizás no tanto por desconocimiento sino por la gran importancia que se da a la publicación científica por encima de la patente. Un período de gracia impediría la pérdida de un gran número de patentes en España, aunque debería ser del tipo “safety-net” o de “red de seguridad”, similar al existente en Japón, de modo que su utilización llevara asociados riesgos (por ejemplo el surgimiento de derechos de uso previo) y no se utilizara de manera sistemática. En la comparecencia de expertos ante la Comisión de Industria del Congreso (página 49) en relación con la tramitación del proyecto de Ley de Patentes que tuvo lugar el pasado 03 de marzo, Felipe Romera, presidente de la asociación de parques científicos y tecnológicos de España, señaló que la adopción en España de un período de gracia similar al existente en los EE.UU sería positivo para la investigación universitaria y pública en general de nuestro país.

Es un tema sobre el que se han elaborado numerosos estudios en los últimos tiempos. Entre ellos se puede destacar el denominado “ESAB statement on the possible introduction of a grace period in Europe” elaborado por el “Economic and Scientific Advisory Board” de la Oficina Europea de Patentes. En dicho estudio se afirma que si Europa llegara a considerar la introducción de un período de gracia más amplio que el actual, sería vital que se dieran dos condiciones:

-       Que éste fuera del tipo “safety-net”

-       Que debería estar armonizado internacionalmente.

Que un período de gracia del tipo “safety-net” sería aquel que reuniera las siguientes características:

-       Duración de seis meses desde la fecha de prioridad.

-       Declaración obligatoria.

-       Derechos de uso previo que pudieran surgir hasta la fecha de presentación.

-       Que las divulgaciones de la invención realizadas independientemente del inventor se consideren incluidas en el estado de la técnica.

Según el mismo estudio, las ventajas para Europa derivadas de la adopción de un período de gracia serían:

-       Reducción del riesgo de romper la novedad por accidente.

-       Divulgación más temprana de los resultados de la investigación.

-       Posibilidad de seleccionar aquellos resultados de la investigación que se van a patentar.

-       Armonización internacional.

Pero asimismo, las desventajas serían:

-       Aumento en la incertidumbre legal.

-       Complicación del sistema de patentes.

-       Aumento del riesgo de infracción no intencional.

-       Aumento en los costes para obtener opiniones sobre riesgo de infracción y en los costes judiciales.

De cualquier modo, parece que la decisión no será inminente. En los próximos años el “período de gracia” estará sobre el tapete en el mundo de las patentes y los Estados Unidos  y Japón esperan que Europa dé algún paso al respecto.

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Comentarios

La verdad es que no entiendo por qué deberíamos modificar el sistema de patentes europeo, cuando funciona correctamente, sólo para agradar a los solicitantes norteamericanos y japoneses y ¿Qué ganamos nosotros? pues nada.

No estoy de acuerdo con Carlos. Este cambio nos conviene: Estoy muy involucrado en la investigación universitaria y les aseguro que si tuviéramos un “período de gracia” como ese del que se habla, se presentarían muchas patentes. Aquí la prioridad es la publicación y la patente es algo secundario, pero si se pudiera presentar una solicitud de patente unos meses después de la primera publicación, las solicitudes de patente procedentes de la Universidad serían mucho mayores.

[...] durante el rescate. Dicha divulgación daría en ciertos estados (no en Europa) comienzo al llamado período de gracia, que permite la presentación de una solicitud de patente en el plazo de 6 o 12 meses dependiendo [...]

[...] grupo B+ ya se le ha mencionado en una entrada anterior dedicada al “período de gracia”, el cual constituye el asunto estrella en toda negociación en materia de armonización de derecho [...]

[...] en el subgrupo de armonización del Grupo B+, fundamentalmente con la esperanza de que el llamado período de gracia fuera adoptado en Europa. Asimismo, la Administración norteamericana ha negociado dos grandes [...]

[...] una película o es poco respetuosa con la terminología aceptada por el resto del universo, porque en España nunca ha habido periodo de gracia.  Lo que ha eliminado la ley es un supuesto de las llamadas divulgaciones inocuas, el de los [...]

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